河北同力自控阀门制造有限公司等与北京市知识产权局一审行政判决书

北京知识产权法院

行政判决书

（2016）京73行初3162号

原告：河北同力自控阀门制造有限公司，住所地河北省泊头市四营乡工业开发区。

法定代表人：马景岗，董事长。

委托诉讼代理人：李晓冬，男，1983年1月21日出生，河北同力自控阀门制造有限公司员工，住天津市南开区。

委托诉讼代理人：闫巨昆，天津巨昆律师事务所律师。

原告：北京同力平衡阀门有限公司，住所地北京市丰台区小屯路9号综合商业楼2号楼8305室。

法定代表人：马余良，董事长。

委托诉讼代理人：闫巨昆，天津巨昆律师事务所律师。

被告：北京市知识产权局，住所地北京市西城区德胜门东大街8号东联大厦2层。

法定代表人：汪洪，局长。

委托诉讼代理人：陈健，北京市知识产权局干部。

委托诉讼代理人：郑晶晶，北京市知识产权局干部。

第三人：朱大同，男，汉族，1946年10月4日出生，住天津市河西区。

原告河北同力自控阀门制造有限公司（简称河北同力公司）、原告北京同力平衡阀门有限公司（简称北京同力公司）不服被告北京市知识产权局（简称北知局）于2016年6月6日作出的京知执字（2016）856-08号《专利侵权纠纷处理决定书》（简称被诉决定），在法定期限内向本院提起行政诉讼。本院受理后，依法组成合议庭，并通知与本案存在利害关系的朱大同作为第三人参加诉讼,公开开庭进行了审理。原告河北同力公司的委托诉讼代理人李晓冬，二原告的共同委托诉讼代理人闫巨昆，被告北知局的委托诉讼代理人郑晶晶到庭参加了诉讼。第三人朱大同经本院依法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

朱大同拥有ZL201030109889.X号、名称为“流量控制阀（差压）”的外观设计专利（简称涉案专利），其认为由河北同力公司与北京同力公司生产销售的电动动态平衡阀（简称被控侵权产品）侵犯了其涉案专利权，故向北知局提出处理请求。北知局在被诉决定中认为：

本案争议的焦点一是职务发明是否成立；二是实施许可是否成立；三是现有设计抗辩是否成立；四是被控侵权产品与涉案专利外观设计产品是否相同近似。

关于焦点一，北知局对职务发明专利权属纠纷仅有调解权，并无处理权，朱大同对涉案专利为职务发明不予认可，对此河北同力公司应当根据法律规定的途径解决。

关于焦点二，河北同力公司提交的外观设计专利证书、模具开发照片、证人证言等证据，不能证明朱大同许可河北同力公司制造、销售、许诺销售涉案产品；朱大同本人亦不认可存在上述实施许可。综上，河北同力公司提出的是在朱大同的许可中生产涉案产品的抗辩主张，北知局不予支持。

关于焦点三，涉案专利“流量控制阀（差压）”（专利号：ZL201030109889.X）的外观设计专利申请日为2010年2月24日，河北同力公司提交的证据《暖通空调》2010年第2期副刊，该杂志出版日期为每月15日，早于涉案专利申请日。《中华人民共和国专利法》（简称《专利法》）第二十四条第一款第（三）项规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”由于该杂志公开日期并未在涉案专利申请日之前六个月，且河北同力公司不能证明其公开取得了专利权人朱大同的同意，因此涉案专利应当享受新颖性宽限期。依据《国家知识产权局关于印发〈专利侵权判定和假冒专利行为认定指南（试行）〉的通知》中2.1部分的规定：“如果涉案专利享有新颖性宽限期，则符合新颖性宽限期要求的现有设计不属于《专利法》第六十二条所述的现有设计。”因此，《暖通空调》2010年第2期副刊所公开的现有设计为符合新颖性宽限期要求的现有设计，不适用《专利法》第六十二条的规定，故对河北同力公司提出的现有设计的抗辩主张，被告不予支持。

关于焦点四，被控侵权产品与涉案专利外观设计产品属于相同种类产品。《专利法》第五十九条第二款规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或照片中的该产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”将被控侵权产品的外观设计与请求人的涉案专利外观设计对比，两者整体形状相同，被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。

《专利法》第十一条第二款规定：“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”朱大同是涉案专利外观设计专利权人，该外观设计专利处于合法有效状态，朱大同有权禁止他人在未经许可的情况下实施其外现设计专利。

综上，北京同力公司为生产经营目的销售电动动态平衡阀的行为侵犯了朱大同的涉案外观设计专利权。河北同力公司为生产经营目的制造、许诺销售、销售电动动态平衡阀的行为侵犯了朱大同的涉案外观设计专利权。根据《专利法》第六十条之规定，北知局作出被诉决定，责令北京同力公司停止销售侵犯涉案专利的电动动态平衡阀，责令河北同力公司停止制造、许诺销售、销售侵犯涉案专利的电动动态平衡阀。

河北同力公司、北京同力公司不服被诉决定，向本院提起行政诉讼称：1、河北同力公司与朱大同之间是专利实施许可合同争议，不存在侵权问题。被控侵权产品的模具、铸件制造都是由河北同力公司提供的费用，在此过程中朱大同不仅知情而且是直接参与者；自朱大同于2010年2月24日以个人名义申请涉案专利后，以口头方式许可河北同力公司实施涉案专利，该口头合同已经成立；2011年4月朱大同向北知局提起浙江沃尔达暖通科技有限公司（简称沃尔达公司）侵犯其涉案专利权纠纷处理请求，此时朱大同尚在河北同力公司工作，其当时明知河北同力公司在使用其专利，但未向河北同力公司提出主张，恰可证明朱大同与河北同力公司之间存在涉案专利的默示实施许可。2、朱大同的涉案专利在其申请日前已公开，已成为现有设计，不具备新颖性。在案证据《暖通空调》杂志可以证明朱大同对于涉案专利在该杂志上的广告刊发是明知且默许的。3、被诉决定的作出程序违法。根据《专利行政执法办法》第二十一条第一款规定，北知局针对涉案争议作出的处理决定书远远超出其审限，故属于程序违法，被诉决定应当认定为无效。综上，请求法院撤销被诉决定，并判令北知局重新作出决定。

北知局辩称：1、河北同力公司提交的在案证据，不能证明朱大同许可河北同力公司制造、销售、许诺销售涉案产品，朱大同亦不认可存在实施许可；2、涉案专利未丧失新颖性；3、被告在行政阶段多次居中调解，双方有调解意愿，故审限未超期。综上，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

朱大同提交书面意见陈述称：被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

本院经审理查明:

一、关于涉案专利的基本事实

涉案专利系专利号为ZL201030109889.X，名称为“流量控制阀（差压）”的外观设计专利，其申请日为2010年2月24日，授权公告日为2010年11月17日，专利权人为朱大同。目前涉案专利权处于合法有效状态。

涉案专利授权公告文本包括主视图、后视图、左视图、右视图、俯视图、仰视图及立体图。涉案专利简要说明中记载了本外观设计产品用于供暖、供热技术领域；设计要点在于产品的外形；指定主视图用于出版专利公报。

上述事实，有外观设计专利证书、授权公告文本、专利登记薄副本等在案佐证。

二、关于朱大同提出专利侵权处理请求及北知局作出被诉决定过程的事实

2010年7月28日，北京同力公司向沃尔达公司出售河北同力公司制造的型号为DN40、DN65、DN80、DN100电动动态平衡阀各一台。河北同力公司在杂志《暖通空调》2010年第2期副刊、2011年第10期副刊、2012年第六期副刊中刊登有被控侵权产品广告图片。2013年河北同力公司在北京参加了中国北京供热节能与新能源应用产业博览会，并在展会现场发放了宣传页，宣传页上印有被控侵权产品图样。河北同力公司库房存有被控侵权产品毛坯件。

北知局于2015年1月21日受理了朱大同提出的处理请求，向河北同力公司、北京同力公司发出答辩通知书及请求书副本，河北同力公司、北京同力公司在指定期间内提交了答辩书。北知局于2015年4月1日进行了口头审理，朱大同与河北同力公司的委托代理人李晓东，河北同力公司、北京同力公司的共同委托代理人闫巨昆出席了本次口头审理。

基于上述程序，北知局于2016年6月6日作出被诉决定。

本案审理过程中，河北同力公司、北京同力公司向本院提交专利侵权纠纷案件调解协议书作为证据，用以证明根据朱大同的行为可以推知朱大同许可其使用涉案专利。此外，河北同力公司、北京同力公司认可被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。

上述事实，有被控侵权产品销售收据复印件、被控侵权产品、《暖通空调》杂志副刊、宣传彩页、被控侵权产品毛坯照片、口审笔录等在案佐证。

本院认为：

本案的争议焦点为：一是河北同力公司就涉案专利是否取得了朱大同的实施许可；二是涉案专利是否已丧失新颖性；三是被诉决定的作出是否存在超期限办理的程序违法的情形。

一、河北同力公司就涉案专利是否取得了朱大同的实施许可

首先，河北同力公司主张取得了朱大同的口头实施许可，但并未提交任何证据，而朱大同对此予以否认；其次，河北同力公司主张其提交的证据能够证明其获得了朱大同对于涉案专利的默示许可使用。对此，本院认为，默示的意思表示，指通过特定行为间接推知行为人的意思表示，一方当事人向对方当事人提出民事权利的要求，对方未用语言或者文字明确表示意见，但其行为表明已接受的，可以认定为默示；不作为的默示只有在法律有规定或者当事人双方有约定的情况下，才可以视为意思表示。在本案中，河北同力公司、北京同力公司提交的现有证据无法证明朱大同对于涉案专利存在默示许可使用的意思表示，河北同力公司未取得朱大同关于涉案专利的实施许可，故本院对该项主张不予支持。

二、涉案专利是否已丧失新颖性

《专利法》第二十四条规定：申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

本案中，涉案专利的申请日为2010年2月24日，而河北同力公司在2010年2月15日出版发行的2010年第2期《暖通空调》副刊上刊登了与涉案专利相同的被控侵权产品的广告，且河北同力公司未能提交证据证明其上述行为得到了朱大同的同意，故针对申请日以前六个月内的上述发表行为，涉案专利享有新颖性宽限期，因而涉案专利具备新颖性，不属于现有设计。

三、被诉决定的作出是否存在超期限办理的程序违法的情形

关于超期限办理问题，北知局于2015年1月受理了朱大同提出的专利侵权纠纷处理申请，2016年6月才作出被诉决定。本院认为，虽然北知局主张其在处理案件过程中因双方当事人有调解意愿而多次居中做调解工作，调解期限不应计入案件办理期限，但其未能提交相关证据予以佐证，故对北知局在案件处理过程中出现的超期问题，本院予以指正，但该行为未对河北同力公司、北京同力公司的相关权益造成实际损害，应属程序瑕疵，不宜认定为违法。

综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，虽在案件办理期限上存在不当之处，但考虑到并未实质上影响当事人的权利及本案的结果，故本院对被诉决定的结果予以维持。河北同力公司、北京同力公司的诉讼请求无事实和法律依据，本院不予支持。依照《最高人民法院关于执行<中华人民共和国行政诉讼法>若干问题的解释》第五十六条第（四）项之规定，判决如下：

驳回原告河北同力自控阀门制造有限公司、原告北京同力平衡阀门有限公司的诉讼请求。

案件受理费一百元，由原告河北同力自控阀门制造有限公司负担（已交纳）。

如不服本判决，各方当事人可在本判决书送达之日起十五日内向本院提交上诉状及副本，并交纳上诉案件受理费一百元，上诉于最高人民法院。

审　　判　　长　　　李志峰
人 民 陪 审 员　　　周　华
人 民 陪 审 员　　　丁　敏

二〇一九年三月二十七日

法　官　助　理　　　刘　琳
书　　记　　员　　　项　童