兰州西脉记忆合金股份有限公司、杭州中电天恒电力科技有限公司确认不侵害专利权纠纷二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2020）最高法知民终46号

上诉人（原审被告）：兰州西脉记忆合金股份有限公司。住所地：甘肃省兰州市城关区雁南路14号。

法定代表人：苏春光，该公司董事长。

委托诉讼代理人：宋昱，北京市盈科（兰州）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：任慧栋，北京市盈科（兰州）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：杭州中电天恒电力科技有限公司。住所地：浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢205室。

法定代表人：过福兴，该公司总经理。

委托诉讼代理人：陈磊，北京大成（杭州）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：刘杰，北京大成（杭州）律师事务所律师。

上诉人兰州西脉记忆合金股份有限公司（以下简称西脉公司）因与被上诉人杭州中电天恒电力科技有限公司（以下简称中电公司）确认不侵害专利权纠纷一案，不服浙江省杭州市中级人民法院于2019年10月10日作出的（2018）浙01民初198号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年1月6日立案后，依法组成合议庭,对本案进行了审理。本案现已审理终结。

西脉公司上诉请求：依法撤销原审判决，改判驳回中电公司的起诉。主要事实和理由：一、中电公司所发出的律师函不能作为人民法院受理案件条件成就的证据，本案受理条件不具备，原审判决予以受理显然错误。中电公司的律师函并未明确催告西脉公司行使诉权，其起诉不符合《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条的规定。该律师函于第二段段首清晰表述“如贵司认为存在侵权情况，可以依法向有关机关主张权利”，同时在详细阐述部分又进一步称“贵司如认为委托人上述产品存在侵权情况，需要主张权利，应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”。该律师函中明确了关于纠纷处理的途径或方式为两种，即向有关机关主张权利或者向有权处理知识产权纠纷的法院主张。而根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条“权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。”之规定，被警告人或者利害关系人需要经书面催告权利人行使诉权，这里的诉权行使应当是以向人民法院提起诉讼为唯一解释。而在本案涉及的律师函中，并未将行使诉权作为唯一纠纷解决方式，而是提出了“可以依法向有关机关主张权利”“应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”的多元化的解决方式。由此可见，中电公司的起诉不符合“被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权”这样的限制性的案件受理条件。而原审判决将该律师函中“应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”的内容直接等同于司法解释中的“被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权”，至司法解释的限制性规定于不顾，显属错误。二、原审判决中关于“此外，权利人收到催告后未在合理期限内向人民法院起诉或请求行政执法部门处理”的认定，与客观案件事实不符。西脉公司作为权利人，早在催告作出前，就已经请求专利行政执法部门处理了。因中电公司持有专利号为ZL2016XXXXXX.0的“一种垫圈”实用新型专利权，西脉公司无法直接追究其侵犯涉案专利权。故西脉公司只能向国家知识产权局提出对该项专利宣告无效。《中华人民共和国专利法》以下（简称专利法）第四十五条规定：“自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。”专利法第四十六条规定：“专利复审委员会对宣告专利权无效的请求应当及时审查和作出决定，并通知请求人和专利权人。宣告专利权无效的决定，由国务院专利行政部门登记和公告。对专利复审委员会宣告专利权无效或者维持专利权的决定不服的，可以自收到通知之日起三个月内向人民法院起诉。人民法院应当通知无效宣告请求程序的对方当事人作为第三人参加诉讼。”2017年2月24日，国家知识产权局受理了西脉公司针对中电公司持有的专利号为ZL2016XXXXXX.0的“一种垫圈”实用新型专利权提出的无效宣告请求。2017年4月11日，西脉公司向浙江火炬科技评估中心发出律师函，要求该中心撤销对中电公司“自愈式智能记忆合金垫圈”的科技成果鉴定。2017年5月10日，中电公司发出律师函，明确陈述“委托人为专利号为ZL201620521473.0的“一种垫圈”实用新型专利权的权利人，其生产的“自愈式智能记忆合金垫圈”为该专利产品”。由上述法律事实发生的时间顺序可以看出，西脉公司在委托律师向浙江火炬科技评估中心发出律师函之前，已经向国家知识产权局提出了专利无效申请，即向专利行政执法部门寻求解决。中电公司在向西脉公司发出律师函之时，应当明知关于其专利权宣告无效的争议，国家知识产权局正在审查当中。由此可见，原审判决关于“此外，权利人收到催告后未在合理期限内向人民法院起诉或请求行政执法部门处理”的认定，完全是与客观事实相冲突的。原审判决关于“西脉公司向国家知识产权局专利复审委员会提出专利无效宣告申请，并不能阻却中电公司提起确认不侵权之诉”的认定，显然是错误的。三、中电公司在本案民事起诉状中所述产品依托的专利权已经被国务院专利行政部门宣告无效，国务院专利行政主管部门对该起专利权纠纷已经处理完毕。其起诉所依据的权利来源及法律事实已经不存在，人民法院应当驳回起诉。2018年12月5日，国家知识产权局作出第37965号无效宣告请求审查决定，对中电公司所持有的专利号为ZL2016XXXXXX.0的“一种垫圈”实用新型专利宣告全部无效。依据中电公司在民事起诉状中的自述，该实用新型专利权是其产品“自愈式智能记忆合金垫圈”重要权利来源，也是中电公司向浙江火炬科技评估中心申请科技成果鉴定的重要依据，同时也是中电公司委托北京大成（杭州）律师事务所发出律师函的重要权利依据。专利法第四十七条规定：“宣告无效的专利权视为自始即不存在。”由此可见，该项实用新型专利权被宣告无效，对民事起诉状中阐述的诸多法律事实存在重大影响，其起诉时所依据的事实已经明显改变、不复存在，人民法院应当驳回其起诉。而原审判决既然已经确认了上述专利权在诉讼进行期间已经被宣告无效的事实，就应当认定，中电公司所发律师函中关于“应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”，西脉公司已经向有权处理知识产权纠纷的有关部门主张了权利，不存在“既不起诉也不撤回警告”的情形。四、中电公司在原审中并未提供证据证明其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品真实客观存在，没有证据证明该法律意义上的“产品”真实存在。其一，原审判决关于中电公司产品究竟为何物没有尽到审慎的核查责任，中电公司向法庭提交了中国（浙江）知识产权维权援助中心出具的《专利侵权判定咨询意见》中，其所提供的产品图片是在产品上有雕刻编号的。但在原审庭审中，中电公司提交法庭的产品实物上没有任何标识，根本无法识别为该垫圈系中电公司生产。由此可见，中电公司提交给鉴定机构的所谓“产品”与提交给法庭的产品实物，是根本不一致的。其二，在原审过程中，中电公司没有向法庭提交任何关于其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品生产、销售、市场实际使用的证据。所谓“产品”，经百度词条查询，产品是指能够供给市场，被人们使用和消费，并能满足人们某种需求的任何东西，包括有形的物品、无形的服务、组织、观念或它们的组合。《中华人民共和国产品质量法》第二条规定：“在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动，必须遵守本法。本法所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品”，同时，该法第二十七条规定：“产品或者其包装上的标识必须真实，并符合下列要求：(一)有产品质量检验合格证明；(二)有中文标明的产品名称、生产厂厂名和厂址；(三)根据产品的特点和使用要求，需要标明产品规格、等级、所含主要成份的名称和含量的，用中文相应予以标明；需要事先让消费者知晓的，应当在外包装上标明，或者预先向消费者提供有关资料；(四)限期使用的产品，应当在显著位置清晰地标明生产日期和安全使用期或者失效日期；(五)使用不当，容易造成产品本身损坏或者可能危及人身、财产安全的产品，应当有警示标志或者中文警示说明。由此可见，本案中电公司就其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品，仅在技术比对中，向原审法院提交了一个没有任何产品包装、标识、规格的垫圈，其关于“生产者”的产品质量责任和义务都没有尽到。其作为诉讼原告的举证责任完全没有尽到，应当承担举证不能的法律后果。

被上诉人中电公司答辩称：一、本案具备确认不侵权之诉的法定起诉条件。首先，双方当事人就原审判决认定的以下事实并无争议：西脉公司向浙江火炬科技评估中心发函警告中电公司“自愈式智能记忆合金垫圈”产品侵犯其“自加压弹性垫圈”实用新型专利权，要求撤销中电公司产品科技成果鉴定，试图阻止中电公司产品正常上市。中电公司发函催告西脉公司行使诉权后，西脉公司未在合理期限内撤回警告也未提起专利侵权诉讼。西脉公司在上诉中仅就《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条在本案的具体适用问题提出异议，但均不能成立：其一，西脉公司认为中电公司向其发送的催告函中应当将行使诉权作为唯一的纠纷解决方式。事实上，这是对前述司法解释第十八条规定的错误解读。该条款明确被警告人应当在提起确认不侵权诉讼前履行书面催告义务，并未就具体催告内容进行严格的限制性规定，只要书面催告中包含督促对方正当行使诉权的内容，即依法完成了诉前催告义务。其二，西脉公司认为其在催告作出前已就中电公司的案外专利提出无效申请，不存在合理期限内怠于行使专利权的情形。西脉公司显然未认识到该司法解释第十八条明确规定了侵权警告、催告、怠于行权系列行为之间的因果关系及时间先后顺序。西脉公司在发出侵权警告函之前，已就中电公司的案外专利提出无效宣告申请，并非是基于中电公司在后催告行为而为，不能作为其未怠于行权的抗辩理由，而针对中电公司案外专利的无效异议程序，与西脉公司对涉案产品提出对其专利的侵权警告、进而应当依法行使正当诉讼权利程序无关。综上，西脉公司关于本案不符合确认不侵权诉讼起诉条件的主张没有任何法律依据。二、中电公司涉案产品未落入西脉公司专利保护范围。根据原审庭审当场比对，中电公司的涉案产品与西脉公司涉案专利的技术特征区别明显，中电公司的涉案产品没有包含涉案专利权利要求1、2记载的全部技术特征，也不存在技术特征等同的情形。因此，中电公司的涉案产品未落入西脉公司涉案专利权的保护范围。进一步的，西脉公司关于中电公司产品的诸多质疑与事实不符且于法无据。西脉公司在原审庭审中已明确认可中电公司提交法庭的涉案产品是其发送侵权警告函的对象，而现在又以涉案产品是否有雕刻编号、包装、标识等理由否认。涉案产品的包装、标识等，并不是用于实现技术功能的技术特征，不会影响其与涉案专利的侵权对比结果，因此也就不存在西脉公司所谓的证据链缺失问题。进一步的，西脉公司主张涉案产品存在专利侵权事实，提供涉案产品、确定专利侵权警告对象的举证义务本就在西脉公司，西脉公司没有依法履行举证义务，不能以此否定原审判决已查明事实。三、中电公司的涉案产品所涉专利是否有效，与本案无关。西脉公司向中电公司发出的侵权警告明确针对的是中电公司的涉案产品，而不是中电公司的涉案产品所涉专利。本案系确认不侵权纠纷，应就中电公司的涉案产品是否侵犯西脉公司专利进行审查，中电公司的专利是否无效与涉案争议无关。因此，西脉公司关于中电公司专利无效而无权提起确认产品不侵权诉讼的说法是不成立的，没有任何法律依据。综上所述，西脉公司以专利侵权指控方式阻挠中电公司的涉案产品科技成果鉴定、影响产品正常上市销售流程，且拒不自行纠正错误的专利侵权警告，已经严重侵犯中电公司的合法权益，存在明显的不正当竞争恶意，有必要通过司法判决方式理清争议事实。西脉公司关于本案不符合受理条件、证据链缺失等上诉主张显然不能成立，应当予以驳回。

中电公司向原审法院提出诉讼，原审法院于2018年1月24日立案受理，其诉讼请求：1.确认中电公司“自愈式智能记忆合金垫圈”产品不侵犯西脉公司名称为“自加压弹性垫圈”、专利号为ZL2011XXXXXX.0的实用新型专利权；2.判令西脉公司承担本案诉讼费用。事实与理由：中电公司系专业从事电力产品设计研发、生产和销售的高新技术企业，自行研发生产了“自愈式智能记忆合金垫圈”产品，并于2016年5月31日向国家知识产权局申请了实用新型专利，2017年3月向浙江火炬科技评估中心申请科技成果鉴定，2017年4月将鉴定结果等材料报送至杭州市科技局申请办理该产品的科技成果登记。在办理科技成果登记过程中，中电公司接到浙江火炬科技评估中心的公函及转送西脉公司委托律师发送的律师函（落款日期2017年4月11日），该律师函称中电公司委托鉴定的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品侵犯了西脉公司的“自加压弹性垫圈”实用新型专利（专利号：ZL20112XXXXXX.0），并要求撤销中电公司产品的鉴定认证。收到西脉公司律师函后，中电公司比对了西脉公司专利文件与中电公司产品，确认产品并未落入西脉公司专利保护范围，于2017年5月10日委托律师回函给西脉公司，明确要求西脉公司撤回错误的侵权警告函，但至今西脉公司既未撤回侵权警告亦未提出专利侵权诉讼。西脉公司作为从事与中电公司涉案同类产品生产、销售的竞争单位，明知涉案产品并不侵犯其专利权并具有良好的市场前景与竞争力，却恶意发送产品侵权通知并拒不通过合法途径解决，导致中电公司产品认证与后续市场推广、销售被延后，并在市场上形成不良影响，给中电公司造成严重经济损失。

原审法院认定事实：

1、本案所涉专利情况

2011年12月6日，西脉公司向国家知识产权局申请了一种“自加压弹性垫圈”的实用新型专利，2012年9月5日公告授权，专利号为ZL2011XXXXXX.0。该专利至今有效。本案中西脉公司确认其专利保护范围为权利要求1、2。该专利权利要求载明：1.一种自加压弹性垫圈，垫圈本体为环状，其特征在于所述垫圈本体（1）以中轴线对称呈“V”形对折状，对折边为加压部位（3），张开边为支撑部位（2）。2.根据权利要求1所述的自加压弹性垫圈，其特征在于所述垫圈本体（1）的“V”形圆弧角度a为140°-160°，圆弧半径R为10-30mm。

2016年5月31日，中电公司向国家知识产权局申请了“一种垫圈”的实用新型专利，2016年12月7日公告授权，专利号为ZL2016XXXXXX.0。2017年2月24日，西脉公司向国家知识产权局原专利复审委员会就该专利提出无效宣告请求。2018年12月5日，国家知识产权局原专利复审委员会作出第37965号无效宣告请求审查决定书，认为涉案专利权利要求所保护的技术方案与最接近的现有技术相比存在区别特征，其中，部分区别特征已经被公知常识性证据公开，其余区别特征则体现在夹角数值范围的选择，而该选择对于本领域技术人员而言，是无需花费创造性劳动即可得到的，并且涉案专利说明书也没有披露其相对于其他角度所具有的技术效果。因此，上述区别不能使权利要求的技术方案具有实质性特点和进步，涉案专利权利要求不具备创造性。遂宣告该专利权全部无效。

2、本案的侵权警告及双方协商的事实

2017年4月11日，甘肃中天律师事务所受西脉公司委托“就浙江火炬科技评估中心于2017年3月25日为中电公司产品‘自愈式智能记忆合金垫圈’进行科技成果鉴定一事”向浙江火炬科技评估中心发送律师函，律师函中载明：中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”所采用的技术、材料、设计等均为西脉公司已实施多年的“记忆合金智能垫片”产品所具备的要素。中电公司已严重侵犯西脉公司专利号为ZL201120502292.0“自加压弹性垫圈”实用新型专利权。浙江火炬科技评估中心通过该科技成果鉴定的行为……，无任何事实及法律依据，亦涉嫌严重侵犯西脉公司的专利权。律师函中还载明，西脉公司要求浙江火炬科技评估中心尽快撤销对中电公司产品“自愈式智能记忆合金垫圈”的错误科技成果鉴定。否则，将依法向浙江省行政主管部门进行投诉或依法提起诉讼。

2017年4月25日，浙江火炬科技评估中心向中电公司发送公函，就其收到西脉公司的律师函的情况予以告知，并要求中电公司及时与西脉公司协商处理知识产权纠纷，并附西脉公司发送给浙江火炬科技评估中心的律师函。

2017年5月10日，北京大成（杭州）律师事务所受中电公司委托向西脉公司发送律师函，就西脉公司向浙江火炬科技评估中心发送律师函的情况予以回复，认为中电公司根据其专利号为ZL2016XXXXXX.0“一种垫圈”实用新型专利而生产的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品，不存在侵权行为，如西脉公司“认为存在侵权情况，应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”，并要求西脉公司“在收函之日起十五个工作日内撤回侵权警告内容”。

2017年6月19日，中国（浙江）知识产权维权援助中心根据中电公司提供的其产品的实物，产品专利证书、产品科学技术成果鉴定证书以及西脉公司的涉案专利证书出具了《专利侵权判定咨询意见》，结论为中电公司的委托产品未落入西脉公司的涉案专利保护范围。

2018年1月24日，中电公司向原审法院起诉西脉公司请求确认不侵害专利权。

3、双方庭审比对情况

经原审法院庭审比对，西脉公司表明以其一种“自加压弹性垫圈”的实用新型专利权的权利要求1、2作为专利保护范围。中电公司对此亦予以认可。西脉公司认为中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品落入其专利权利要求1、2的保护范围，构成等同侵权。中电公司认为其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品未落入西脉公司涉案专利权的保护范围。

原审法院认为：

本案争议焦点在于：1.中电公司的起诉是否符合确认不侵权诉讼的起诉条件；2.中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”是否落入涉案专利权保护范围。

关于争议焦点一。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零八条规定，起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。因此，判断原告的起诉是否符合确认不侵权诉讼的起诉条件，应当考虑其起诉是否符合民事诉讼法关于起诉的一般要件及提起确认不侵权诉讼的特别条件。本案中，西脉公司认为中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品因其专利号为ZL2016XXXXXX.0“一种垫圈”实用新型专利被无效而丧失事实基础，不符合起诉的条件。对此，原审法院认为，西脉公司为明确的被告，中电公司与西脉公司之间的是知识产权纠纷，中电公司系知识产权纠纷的利害关系人，对西脉公司提出了明确的诉讼请求，且本案属于原审法院受理案件范围，原审法院对该案具有管辖权，中电公司的起诉符合民事诉讼法的相关规定。中电公司的请求权基础明确为其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品而非专利号为ZL2016XXXXXX.0的“一种垫圈”实用新型专利，故西脉公司的相关抗辩不成立，原审法院不予采纳。本案中，西脉公司认为其向浙江火炬科技评估中心发送律师函，而浙江火炬科技中心并非企业也并非中电公司的上下游企业，对中电公司无影响；且西脉公司在向浙江火炬科技评估中心发出律师函前，已经向国家知识产权局原专利复审委员会提出专利无效宣告的申请，不存在“权利人不撤回警告也不提起诉讼”的情形；中电公司在律师函中亦未明确催告西脉公司行使相关的诉权，故中电公司的起诉不符合确认不侵权案件的起诉条件。对此，原审法院认为，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条关于提起确认不侵权诉讼的要件包含几个要件，包括：权利人向他人发出明确的侵权警告或声明，使原告的权利处于不稳定或危险的境地，从而危及或可能危及其商业利益；发出侵权警告或声明系有知识产权的权利人所为；权利人收到催告后未在合理期限内向人民法院起诉或请求行政执法部门处理。向“他人”发出侵权警告或声明中的“他人”包括特定人或非特定人，并未要求系企业或者系原告的上下游企业，且浙江火炬科技评估中心此前就中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”进行了科技成果评估，西脉公司所发侵权警告显然已经使中电公司的商业利益受到影响。因此，西脉公司关于其向浙江火炬科技评估中心发送律师函并不影响中电公司的抗辩不成立。对于被警告人或者利害关系人书面催告权利人行使诉权所强调的是被警告人或其利害关系人的书面催告义务。结合本案中电公司向西脉公司发送的律师函中“如西脉公司认为存在侵权情况，应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张”，并要求西脉公司“在收函之日起十五个工作日内撤回侵权警告内容”的情形，应当认定中电公司已经履行了书面催告西脉公司行使诉权或撤回警告的义务，西脉公司的相关抗辩不成立，原审法院不予采纳。此外，权利人收到催告后未在合理期限内向人民法院起诉或请求行政执法部门处理。本案中，西脉公司就“自愈式智能记忆合金垫圈”产品向浙江火炬科技评估中心发出了侵权警告，并非针对中电公司专利号为ZL2016XXXXXX.0“一种垫圈”实用新型专利。因此其向国家知识产权局原专利复审委员会提出专利无效宣告申请，并不能阻却中电公司提起确认不侵权之诉。西脉公司在书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内亦未能提起诉讼或撤回警告，中电公司提起确认不侵权诉讼符合起诉条件。西脉公司的相关抗辩不成立，原审法院不予采纳。

关于争议焦点二。原审法院认为，根据《专利法》第五十九条第一款规定：“发明或实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条第二款规定，被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。

经原审庭审对比，中电公司认为其涉案产品“自愈式智能记忆合金垫圈”相比于涉案专利存在如下区别点：1.产品垫圈不呈“Ｖ”形对折状，不存在对折边和张开边；2.产品垫圈不存在Ｖ形圆弧角度，不存在圆弧半径；其余技术特征双方无异议。西脉公司认为中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品以基本相同的技术手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，构成等同，落入了其专利权保护范围。

结合双方的意见，本案的技术争议焦点在于：1.中电公司的涉案产品“自愈式智能记忆合金垫圈”是否具备与涉案专利权利要求1中“垫圈本体以中轴线对称呈V形对折状”相同或等同的技术特征。2.中电公司的涉案产品“自愈式智能记忆合金垫圈”是否具备与涉案专利权利要求1中“对折边为加压部位，张开边为支撑部位”相同或等同的技术特征。

关于技术争议焦点1。根据《专利法》第五十九条的规定，发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书和附图可以用于解释权利要求。在确定一项权利要求保护的技术范围时，需要以本领域技术人员所应具备的知识水平、设计能力、认知能力、逻辑思维能力等，综合考虑权利要求中出现的文字的技术含义、权利要求整体上的逻辑关系、说明书及其附图对权利要求技术方案的说明解释、权利要求中技术术语的通用含义等因素，确定本领域技术人员能够合理理解的技术方案的保护范围。

对于涉案专利权利要求1中限定的“垫圈本体（1）以中轴线对称呈“V”形对折状”应当作以下理解：首先，“对折”本身的含义为“相对折叠起来”；其次，说明书第[0012]段中明确记载“垫圈本体设计成以中轴线对称呈V形对折状的结构，对折边为加压部位3，张开边为支撑部位2”，附图１中明确示出了对折边3和张开边的具体位置及垫圈本体呈“V”形对折状的整体结构，附图2中也示出了对折边3和张开边2的具体位置。因而，本领域技术人员可以确定权利要求1中限定的“垫圈本体（1）以中轴线对称呈V形对折状”的具体含义是指以中轴线为基准，将其两侧的结构整体的相对折叠，从而保证中轴线两侧的整体结构形成具有一定圆弧角度的“V”形。

中电公司提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品本体为环状，整体结构为从环状内壁到环状外壁为向下延伸的斜面。该产品并未呈现以某一中轴线为基准，将其两侧的整体结构相对折叠起来，故“自愈式智能记忆合金垫圈”产品本体不呈“V”形对折状，不具备与涉案专利权利要求1中“垫圈本体以中轴线对称呈V形对折状”相同的技术特征。

对于涉案专利权利要求1中限定的“垫圈本体以中轴线对称呈V形对折状”是否与该产品的相应技术特征构成等同：

从技术手段上来看，涉案专利是以中轴线为基准，将其两侧的结构整体的沿对折边相对折叠呈“V”形的结构，而“自愈式智能记忆合金垫圈”产品的整体结构为从环状内壁到环状外壁为向下延伸的斜面，不存在某一中轴线两侧结构的相对折叠，两者的技术手段不同。

涉案专利和“自愈式智能记忆合金垫圈”产品安装后，变形部位将被压平，依靠记忆合金的记忆恢复力使得变形部位的记忆恢复实施加压，使得被紧固件可靠连接不松动，两者均可以实现防止被紧固件松动的功能。但从效果上来看，涉案专利的整体呈“V”形结构的垫圈安装后，经由螺母将变形部位压平时受力不均匀。而“自愈式智能记忆合金垫圈”产品安装后，鉴于其结构为整体延伸的斜面，故在其被压平过程中受力均匀。可见，二者所实现的效果存在实质不同。综上所述，“自愈式智能记忆合金垫圈”产品不具备与涉案专利权利要求1中“垫圈本体以中轴线对称呈V形对折状”等同的技术特征。

关于技术争议焦点2。涉案专利中的垫圈沿对折边相对折叠，对折边为加压部位，张开边为支撑部位，且说明书附图中明确示出了对折边和张开边的具体位置。而“自愈式智能记忆合金垫圈”产品整体结构为从环状内壁到环状外壁为向下延伸的斜面，并未沿某一中轴线为基准使其两侧结构整体相对折叠，因而不存在对折边和张开边。该“自愈式智能记忆合金垫圈”产品的加压部位仅仅为未施压时整个内环与螺母接触的部位，支撑部位为垫圈整个外环区域，其与涉案专利中的加压部位和支撑部位不同。从效果来看，其被压平过程中具有受力均匀的效果。故“自愈式智能记忆合金垫圈”产品不具备与涉案专利权利要求1中限定的“对折边为加压部位，张开边为支撑部位”相同或等同的技术特征。

综上，“自愈式智能记忆合金垫圈”产品没有包含涉案专利权利要求1、2记载的全部技术特征相同或等同的技术特征，没有落入涉案专利权利要求1、2的保护范围。西脉公司的相关抗辩不成立，原审法院不予采纳。

原审法院判决：确认中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品未侵犯西脉公司享有的专利号为ZL2011XXXXXX.0的“自加压弹性垫圈”实用新型专利。一审案件受理费900元，由西脉公司负担。

本院二审中，当事人没有提交新证据。

本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为：

根据已查明的事实，结合当事人诉辩意见可知，本案二审的争议焦点问题是：一、中电公司的起诉是否符合确认不侵权诉讼的起诉条件；二、中电公司案外专利被宣告无效及其提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品是否符合要求对本案的影响。

本院认为，权利人主张相对方侵权，但又不通过法定程序予以解决，使相对方处于不确定状态，确认不侵权诉讼的制度目的在于赋予相对方诉权，使其有途径消除这种不确定状态。确认不侵害专利权之诉，其审理范围在于确定被警告方所实施的技术方案是否落入警告方专利权的保护范围，其目的也在于消除被警告方对其所实施的技术方案是否落入他人专利权保护范围不确定的状态，以利于其经营决策。在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，但无论该纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，关键均在于确定被诉侵权产品或方法是否落入涉案专利权的保护范围。

一、中电公司的起诉是否符合确认不侵权诉讼的起诉条件

本案中，西脉公司认为，首先，中电公司向其发送的催告函中未将行使诉权作为唯一的纠纷解决方式。其次，西脉公司在中电公司催告作出前已就中电公司的案外专利提出了无效申请，不存在合理期限内怠于行使专利权的情形。再次，中电公司在民事起诉状中所述产品依托的专利权已经被国务院专利行政部门宣告无效。因此，中电公司不符合确认不侵权诉讼的起诉条件。

对此，本院认为，关于中电公司所发催告函是否需要确定唯一纠纷解决方式一节，根据查明的事实可知，西脉公司向浙江火炬科技评估中心发送律师函，警告中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品侵犯其“自加压弹性垫圈”实用新型专利权。为此，中电公司向西脉公司发送的律师函，要求西脉公司如其认为存在侵权情况，应向有权处理知识产权纠纷的法院或有关部门主张，否则应在收函之日起十五个工作日内撤回侵权警告内容。根据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定：权利人向他人发出侵犯专利权的警告，被警告人或者利害关系人经书面催告权利人行使诉权，自权利人收到该书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内，权利人不撤回警告也不提起诉讼，被警告人或者利害关系人向人民法院提起请求确认其行为不侵犯专利权的诉讼的，人民法院应当受理。由此可见，该规定明确被警告人应当在提起确认不侵权诉讼前履行书面催告义务，但并未就具体催告内容进行严格的限制性规定，只要书面催告中包含督促对方正当行使诉权的内容，即依法完成了诉前催告义务，不存在催告内容必须明确对方行使诉权的具体方式的规定，毕竟，在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，催告人无法限定。因此，通过以上论述可知，中电公司已经履行了书面催告西脉公司行使诉权或撤回警告的义务，西脉公司就此的相关上诉理由不成立，本院不予采信。

关于西脉公司是否存在合理期限内怠于行使专利权的情形一节，根据查明的事实可知，西脉公司在发出侵权警告函之前已针对中电公司名称为“一种垫圈”、专利号为ZL2016XXXXXX.0的实用新型专利向国家知识产权局提出专利无效宣告申请；而且，西脉公司收到中电公司的催告后未在合理期限内向人民法院起诉或请求行政执法部门处理。根据确认不侵害专利权之诉的制度目的，被警告人请求确认的范围不应超出权利人侵权警告的范围，否则其将是无本之木。同时，警告人针对被警告人的催告在合理期限内是否行使专利权亦应针对侵权警告所指产品是否侵害侵权警告所依专利权进行，否则其同样将是无源之水。即专利权人的侵权警告是相对方提起确认不侵害专利权之诉的基本前提。凡相对方超出专利权人侵权警告范围的诉讼请求，均不应纳入确认不侵害专利权之诉的审理范围。同理，即专利权人的侵权警告是专利权人针对被警告人的催告在合理期限内是否行使专利权的前提基础。凡与侵权警告所指产品是否侵害侵权警告所依专利权无关的行为，均不应视为其针对催告在合理期限内积极行使权利。因此，本案西脉公司在发出侵权警告函之前就中电公司的专利所提出的无效宣告申请，并非是针对中电公司在后的催告行为而为，不能作为其未怠于行使权利的抗辩理由，而针对中电公司案外专利的无效宣告程序，与西脉公司对“自愈式智能记忆合金垫圈”产品提出对其专利的侵权警告、进而应当依法行使正当诉讼权利程序并无关联关系。因此，西脉公司就此的相关上诉理由不成立，本院亦不予采信。

综上，本案中西脉公司为明确的被告，中电公司与西脉公司之间的是知识产权纠纷，中电公司系知识产权纠纷的利害关系人，对西脉公司提出了明确的诉讼请求，中电公司的起诉符合民事诉讼法的相关规定。同时，西脉公司在书面催告之日起一个月内或者自书面催告发出之日起二个月内亦未能提起诉讼或撤回警告，中电公司提起确认不侵权诉讼符合起诉条件。因此，本案中电公司的起诉既符合民事诉讼法关于起诉的一般要件，又符合提起确认不侵权诉讼的特别条件。故西脉公司的相关上诉理由均不能成立，本院不予采信。

二、中电公司案外专利被宣告无效以及其提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品是否符合要求对本案的影响

本案中，西脉公司认为，中电公司所享有的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品的专利权已被国家知识产权局宣告无效，且中电公司在原审时并未提供证据证明其“自愈式智能记忆合金垫圈”产品真实客观存在，没有证据证明该法律意义上的“产品”真实存在。故中电公司起诉所依据的权利来源及法律事实已经不存在，应当驳回其起诉。

对此，本院认为，关于中电公司所享有的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品的专利权已被国家知识产权局宣告无效一节，西脉公司向中电公司发出的侵权警告明确针对的是中电公司的涉案产品，而不是中电公司的涉案产品所涉专利。本案系确认不侵权纠纷，中电公司的请求权基础明确为针对西脉公司在涉案侵权警告中所指的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品，而非中电公司所享有名称为“一种垫圈”、专利号为ZL2016XXXXXX.0的实用新型专利，本案应就中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品是否侵犯西脉公司的涉案专利进行审查，中电公司享有的案外专利是否无效与本案争议并无关联关系。因此，其向国家知识产权局原专利复审委员会提出中电公司享有的案外专利的专利无效宣告申请，并不能阻却中电公司提起确认不侵权之诉。因此，西脉公司关于中电公司的案外专利无效而无权提起确认产品不侵权诉讼的说法是不成立的，没有任何法律依据，本院不予支持。

关于中电公司原审时提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品是否符合要求一节，根据比对可知，中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品所呈现的技术特征与西脉公司的涉案专利的技术特征存在明显区别，中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品本体不呈“V”形对折状，不具备与涉案专利权利要求1中“垫圈本体以中轴线对称呈V形对折状”相同的技术特征或等同的技术特征，不具备与涉案专利权利要求1中限定的“对折边为加压部位，张开边为支撑部位”相同或等同的技术特征，因此，中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品没有包含涉案专利权利要求1、2记载的全部技术特征，也不存在技术特征等同的情形。因此，中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品未落入西脉公司的涉案专利权的保护范围。为此，西脉公司现提出中电公司原审时提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品为没有任何产品包装、标识、规格的垫圈，其关于“生产者”的产品质量责任和义务都没有尽到，且其作为诉讼原告的举证责任完全没有尽到，应当承担举证不能的法律后果。就此，本院认为，确认不侵害专利权之诉与专利侵权之诉一样，实质上均处理被诉侵权行为人所实施的技术方案是否落入涉案专利权保护范围的问题，与其是否尽到“生产者”的产品质量责任和义务无必然关联，亦与涉案产品是否具备符合规定的包装、标识等并无必然关联。根据本案已查明的事实可知，西脉公司在原审庭审中已明确认可中电公司提交法庭的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品是其发送侵权警告函的对象，并未就该产品的产品包装、标识等提出任何异议。也即中电公司原审时提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品系中电公司与西脉公司本案诉争所涉之产品，与该产品是否已经在市场上销售或市场实际使用并无关联。而且，中电公司原审时提交的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品的包装、标识等，不是用于实现技术功能的技术特征，并不会影响其与涉案专利的侵权对比结果。由上论述可知，中电公司提交了西脉公司发送侵权警告函所指的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品，且能够进行技术特征的比对，同时，根据原审庭审当场比对结果可知，中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品未落入西脉公司的涉案专利权的保护范围。因此，西脉公司前述主张，缺乏事实基础和法律依据，本院不予支持。

综上所述，西脉公司的上诉请求不能成立，本院不予支持。原审判决认定事实清楚、适用法律正确、判决结果正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条之规定，判决如下：

驳回上诉、维持原判。

二审案件受理费900元，由兰州西脉记忆合金股份有限公司负担。

本判决为终审判决。

审判长　　徐卓斌

审判员　　邓　卓

审判员　　雷艳珍

二〇二〇年五月十九日

法官助理罗瑞雪

书记员郭云飞

裁判要点

案　　号

（2020）最高法知民终46号

案　　由

确认不侵害专利权纠纷

合 议 庭

审判长：徐卓斌

审判员：邓卓、雷艳珍

法官助理：罗瑞雪

书记员：郭云飞

裁判日期

2020年5月19日

涉案专利

“自加压弹性垫圈”（ZL2011XXXXXX.0）实用新型专利

关 键 词

侵害实用新型专利权；保护范围；确认不侵权纠纷

当 事 人

上诉人（原审被告）：兰州西脉记忆合金股份有限公司；

被上诉人（原审原告）：杭州中电天恒电力科技有限公司。

裁判结果

驳回上诉、维持原判。

原判主文：确认中电公司的“自愈式智能记忆合金垫圈”产品未侵犯西脉公司享有的专利号为ZL2011XXXXXX.0的“自加压弹性垫圈”实用新型专利。

涉案法条

《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条

法律问题

1、被警告人所发催告函是否需要确定唯一纠纷解决方式；

2、警告人合理期限内怠于行使专利权的认定。

裁判观点

1.《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定明确了被警告人应当在提起确认不侵权诉讼前履行书面催告义务，但并未就具体催告内容进行严格的限制性规定，只要书面催告中包含督促对方正当行使诉权的内容，即依法完成了诉前催告义务，不存在催告内容必须明确对方行使诉权的具体方式的规定，毕竟，在专利侵权纠纷中，对于纠纷由专利行政部门处理还是由人民法院审理，专利权人有一定的选择权，催告人无法限定。

2.根据确认不侵害专利权之诉的制度目的，被警告人请求确认的范围不应超出权利人侵权警告的范围，否则其将是无本之木。同时，警告人针对被警告人的催告在合理期限内是否行使专利权亦应针对侵权警告所指产品是否侵害侵权警告所依专利权进行，否则其同样将是无源之水。即专利权人的侵权警告是相对方提起确认不侵害专利权之诉的基本前提。凡相对方超出专利权人侵权警告范围的诉讼请求，均不应纳入确认不侵害专利权之诉的审理范围。同理，专利权人的侵权警告所依据的专利权是专利权人针对被警告人的催告在合理期限内是否行使专利权的前提基础。凡与侵权警告所指产品是否侵害侵权警告所依专利权无关的行为，均不应视为其针对催告在合理期限内积极行使权利。

注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。