上海国之鼎铁路机电有限公司、某某发明专利实施许可合同纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

（2021）最高法知民终1619号

上诉人（原审被告）：上海国之鼎铁路机电有限公司。住所地:上海市嘉定区嘉美路318号。

法定代表人：蔡国丁，该公司执行董事。

委托诉讼代理人：郭舸源，北京市中闻（上海）律师事务所律师。

委托诉讼代理人：傅兵，北京市中闻（上海）律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：***，男，1940年8月19日出生，汉族，住上海市普陀区。

委托诉讼代理人：浦云彪，男，1949年7月13日出生，汉族，住上海市普陀区，系***妻弟。

上诉人上海国之鼎铁路机电有限公司（以下简称国之鼎公司）因与被上诉人***发明专利实施许可合同纠纷一案，不服上海知识产权法院于2021年5月10日作出的（2020）沪73知民初563号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年8月30日立案后，依法组成合议庭，并于2021年11月3日询问当事人，国之鼎公司的委托诉讼代理人郭舸源、傅兵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

国之鼎公司上诉请求：1.撤销原审判决；2.依法驳回***的全部诉讼请求；3.诉讼费由***负担。事实和理由：（一）原审判决关于《专利实施许可合同》（以下简称许可合同）未赋予国之鼎公司合同解除权的认定错误。首先，国之鼎公司事前已经考虑到推广实施专利号ZL2011102xxxxx4、名称为“多用途陶瓷密封型气动刮水器”的发明专利（以下简称涉案专利）技术将面临的风险，因此在许可合同中加入兜底性终止条款，以便给企业预留一个及时止损的退出通道。许可合同并未对合同解除事由预设任何前提，不需要取得***的认可。其次，许可合同终止的原因是国之鼎公司市场推广前景不利，而不是国之鼎公司拒绝支付补偿款。（二）原审判决认为《专利实施许可合同（补充协议）》（以下简称补充协议）和许可合同互相独立的观点错误。首先，补充协议需要在许可合同有效的基础上才能保持其完整性和可操作性。其次，许可合同终止将导致补充协议缺少必要内容和前置条件，并将进一步导致无法实现补充协议的目的，故当许可合同终止，则补充协议缺乏履行的基础，也应当解除。

***辩称：（一）***已履行许可合同和补充协议中各项义务，不存在违约行为。国之鼎公司也已确认许可合同产品开发成功并取得了铁道部检验，并不存在推广前景不利的事实。（二）补充协议第二条约定，***自愿不再另行许可第三人实施涉案专利，国之鼎公司为此愿意补偿***90万元，共分三期支付。国之鼎公司已支付第一期20万元，但拒付第二、三期共70万元，违反合同约定。

***向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年5月11日立案受理。***起诉请求：国之鼎公司向***支付第二期补偿损失费30万元、第三期补偿损失费40万元，共计70万元。事实和理由：***与他人共有涉案专利权。国之鼎公司是生产经营铁路机车机电产品的企业，熟知涉案专利产品的技术优势。双方经协商，于2015年9月9日签订许可合同和补充协议。***完成许可合同所规定的各项考核要求后，国之鼎公司以合同产品没有销路为由，单方面宣布终止合同，且拒付第二期、第三期专利实施补偿损失费。

国之鼎公司原审辩称：（一）国之鼎公司已于2015年9月18日向***支付许可合同中约定的50万元，国之鼎公司不存在违约行为。（二）许可合同于2018年8月28日终止，故补充协议作为附件也予以终止。（三）根据许可合同第十条约定，即便国之鼎公司有拒付使用费的违约行为，***有权解除合同并要求国之鼎根据实际损失支付违约金。（四）国之鼎公司按照约定支付了费用，积极履行合同。实施专利过程中各种技术问题都是未想到和未发现的，最终产品虽设计出来，但产品性能不尽如人意，没有销路，故2018年8月4日国之鼎公司法定代表人蔡国丁向***陈述了合同履行情况，表示不准备继续进行该项目，并发函通知***终止履行合同。

原审法院认定事实：

（一）涉案专利的相关情况

***系涉案专利的专利权人，该专利申请日为2011年9月5日，授权公告日为2014年4月30日，该专利至今有效。

2015年4月底，国之鼎公司的律师傅兵向***邮寄了有关将涉案专利权遗赠给国之鼎公司法定代表人蔡国丁的遗嘱拟稿。2015年9月11日，国之鼎公司工作人员白艳就公证遗嘱的相关材料清单联系了***。

2005年4月1日，***与案外人陆丕贤共同申请了另一实用新型专利，专利号为ZL200520xxxxx.9，名称为“陶瓷密封型机车气动刮水器”（以下简称0607专利）。

2011年9月5日，***与案外人陆丕贤向国家知识产权局提交针对涉案专利的《放弃专利权声明》。2014年5月19日，国家知识产权局对此发出了《视为未提出通知书》。

（二）许可合同及补充协议的履行情况

2015年9月9日，***与国之鼎公司就涉案专利签订的许可合同记载：***作为涉案专利权人之一（另一专利权人为陆丕贤）拥有涉案专利和实施该专利所涉及技术的权利；国之鼎公司拥有实施该专利所需的厂房、设备、人员及其他条件，并对***的专利技术有所了解，希望获得许可而实施专利技术；***同意向国之鼎公司授予所请求的许可。第二条约定许可方式为普通许可、许可范围为中国大陆地区制造、使用、销售专利产品；实施期限：在涉案专利权有效期限内从2015年9月9日到2031年9月4日终止；第三条约定***向国之鼎公司提供涉案专利的全部专利文件及专利证书文本说明书附图中的产品设计图；第四条约定合同生效日起15日内，***向国之鼎公司交付合同第三条所述全部技术资料；第五条约定专利使用费总额为不含税价50万元，在合同签字生效后10天内支付；第六条约定验收的标准与方法为，国之鼎公司在***指导下，生产完成合同产品20件，须符合铁道部TB/T3265-2011标准；如因***的技术缺陷，造成验收不合格的，***应负责提出措施，消除缺陷。第二次验收仍不合格，***没有能力消除设计上缺陷的，国之鼎公司有权终止合同，***返还使用费，并赔偿国之鼎公司的损失；合同产品经验收以原铁道部产品质量监督检验中心机车车辆检验站出具的检测报告为合同产品验收合格证明。第十条约定违约及索赔：对于***为1.***拒不提供合同所规定的技术资料，技术服务及培训，国之鼎公司有权解除合同，要求***返还使用费，并支付违约金10万元；2.***无正当理由逾期向国之鼎公司交付技术资料，提供技术服务与培训的，逾期超过15天，国之鼎公司有权终止合同，并要求返还使用费；3.***违反本合同第十二条约定，应当支付国之鼎公司违约金10万元并赔偿损失。对于国之鼎公司为1.国之鼎公司拒付使用费的，***有权解除合同，要求返还全部技术资料，并要求赔偿其实际损失，并支付违约金10万元；2.国之鼎公司延期支付使用费的，逾期超过15天，***有权终止合同，并要求支付违约金10万元。第十五条第2款约定，由于国之鼎公司的原因，致使本合同不能正常履行的，本合同即告终止。

同日，***与国之鼎公司签订补充协议，内容为：1.在合同期内，如果***将涉案专利许可第三人实施，则需预先书面告知国之鼎公司，***应当退还已收取的全额使用费，国之鼎公司有权按照许可合同的内容免费继续实施该专利。2.***自愿不再另行许可第三人实施涉案专利，则国之鼎公司愿意补偿***的损失90万元，共分三期支付，第一期20万元在本协议及许可合同签字生效后10日内支付，第二期30万元在2018年9月1日前支付，第三期40万元在2020年9月1日前支付；若***许可第三人实施涉案专利，则***收取的补偿费用全部退还给国之鼎公司。3.***自愿将自己在涉案专利的全部权益通过公证的方式遗赠给国之鼎公司的法定代表人蔡国丁，遗赠公证应当在协议生效后2个月内完成，若***违反此约定则应当支付20万元违约金。4.补充协议与许可合同具有同等的法律效力，若有不一致之处，以补充协议为准。

2015年9月18日，***收到50万元专利许可费。原审审理中，双方确认补充协议项下第一期20万元已支付完毕。本案争议款项为补充协议项下第二期及第三期补偿款合计70万元。

2016年1月至2016年7月，国之鼎公司就涉案专利产品开发事宜在内部组织了多次工作。

2018年8月28日，傅兵律师向***发出终止合同函，告知自即日起终止许可合同、补充协议、开发协议的履行。

（三）与案件相关的其他事实

国之鼎公司的陶瓷分配体、控制活塞、控制阀体、主阀体、导向套、φ50直操型气动刮雨器以及图纸遥控式陶瓷密封型气动刮雨器、带喷淋气动刮雨器控制系统图、带喷淋同步式气动刮雨器控制系统图等技术图纸载明的设计人为***。

2015年6月29日，***起诉陆丕贤请求确认涉案专利权人归***一人所有，上海知识产权法院于2016年8月31日作出（2015）沪知民初字第435号判决，驳回***全部诉讼请求。***不服该判决，提出上诉。上海市高级人民法院于2017年4月17日作出（2016）沪民终436号民事判决，驳回上诉，维持原判。

原审法院认为，本案系专利实施合同许可纠纷。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》，民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案应适用《中华人民共和国民法典》（以下简称民法典）。本案中，国之鼎公司已付清许可合同项下50万元专利使用费以及补充协议项下第一期补偿款20万元。***在国之鼎公司相关技术图纸上作为设计人签字，国之鼎公司承认产品已经开发出来，可初步认定***已履行了许可合同项下的义务，国之鼎公司在本案中以许可合同已于2018年8月终止为由拒绝支付第二期、第三期补偿款，故本案争议焦点在于：许可合同第十五条第二款是否赋予了国之鼎公司任意解除许可合同及补充协议的权利以及国之鼎公司是否有权拒付补充协议项下的补偿款。

首先，根据补充协议第二条的约定，***自愿不再另行许可第三人实施涉案专利，则国之鼎公司自愿补偿***损失90万元。***不另行许可第三方实施涉案专利，构成了补充协议的对价。已依法成立的合同自成立时生效，具有对价的合同具有强制履行的效力，当事人应当按照约定全面履行自己的义务，任何当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。其次，许可合同第十五条约定，由于国之鼎公司的原因，致使本合同不能正常履行的，本合同即告终止。上述约定不能直接解释为国之鼎公司拥有任意解除权，不能将国之鼎公司拒绝支付补偿款作为“国之鼎公司原因”。本案中，国之鼎公司未提供证据证明其基于何种原因导致许可合同、补充协议无法正常履行，应承担举证不力的不利后果。再次，补充协议第四条约定，补充协议与许可合同具有同等效力，而非许可合同的附件，二者不是主从合同关系，国之鼎公司引用许可合同第十五条第2款终止补充协议，依法无据。最后，国之鼎公司向***发出的终止合同函中并未明确合同终止的理由，国之鼎公司辩称已在***家当面陈述了合同履行情况，缺乏证据支持。综上，国之鼎公司没有单方任意解除权，其于2018年8月发出终止合同函不产生合同终止履行的效力，***要求继续履行合同，国之鼎公司应继续履行。国之鼎公司未能举证证明***存在违约行为，***请求国之鼎公司继续支付剩余两笔补偿款，具有合同依据，应予支持。国之鼎公司拒付补偿款，即构成了***可预见的合同利益损失。国之鼎公司以许可合同第十条“国之鼎公司违约责任的处理”第1项为由拒付第二期、第三期补偿款，于法无据，不予支持。

2008年修正的《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十五条规定，专利申请权或者专利权的共有人对权利的行使有约定的，从其约定。没有约定的，共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利。***系涉案专利的共有权利人，有权与国之鼎公司签订专利普通实施许可协议，国之鼎公司没有证据证明***在与国之鼎公司签订了许可合同、补充协议之后另行许可他人实施涉案专利，国之鼎公司关于补充协议第二条违反专利法第十五条之规定的主张，不予采纳。

***系涉案专利权的共有人，有权按照补充协议第三条的约定通过公证的方式遗赠专利权的权益，而非在国家知识产权局办理专利权权属变更，国之鼎公司关于补充协议的目的是***获得涉案专利权的完整权利之后、再将专利权转让给国之鼎公司的抗辩，无事实依据，不予采纳。

国之鼎公司认为，涉案专利与***于2005年4月1日申请的0607专利一致，***在与国之鼎公司合作期间未告知该实用新型专利情况，涉案专利无技术性，实施涉案专利无市场。***称实用新型在涉案专利授权之后已放弃，因此未告知国之鼎公司。原审法院认为，国之鼎公司据此拒付补偿款的抗辩缺乏事实依据，不予采纳。

原审法院判决：国之鼎公司于判决生效之日起十日内向***支付700000元补偿款。案件受理费9400元，由国之鼎公司负担。

本院审理期间，双方当事人均未提交新证据。

原审查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院另查明：

关于涉案专利产品开发情况。国之鼎公司于2016年1月签发《新产品开发建议书》，载明的项目名称为陶瓷密封机车气动刮雨器，项目开发地点为常州恒鼎轨道科技有限公司（以下简称恒鼎公司）。2016年4月，国之鼎公司签发产品（项目）名称为“陶瓷密封机车气动刮雨器”的新产品开发通知单。2016年7月，国之鼎公司签发项目名称为“HXN5型陶瓷密封气动刮雨器”的项目人力资源计划。2018年10月25日，恒鼎公司项目办下发的《关于HXD3D气动刮雨器和大连所蝶阀项目暂停开发的通知》载明：“通过对开发成本和市场前景的综合考量，公司决定暂停开发HXD3D气动刮雨器项目和大连所蝶阀项目。”该通知由国之鼎公司法定代表人蔡国丁批准。

2018年8月4日，国之鼎公司法定代表人蔡国丁及其律师傅兵等人曾到***家中，蔡国丁以产品没有销路为由提出解除合同。***称其当时不同意解除。

本院认为：本案为发明专利实施许可合同纠纷。根据《最高人民法院关于适用时间效力的若干规定》第二十条的规定，民法典施行前成立的合同，依照法律规定或者当事人约定该合同的履行持续至民法典施行后，因民法典施行前履行合同发生争议的，适用当时的法律、司法解释的规定；因民法典施行后履行合同发生争议的，适用民法典第三编第四章和第五章的相关规定。本案中，许可合同及补充协议成立于民法典施行前，约定的许可履行期限持续至民法典施行后，因国之鼎公司通知解除合同、双方产生争议的时间在民法典施行前，应适用当时的法律、司法解释的规定，故本案适用《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）及相关法律、司法解释的规定，原审判决适用民法典有误，本院予以指出并纠正。综合双方当事人的诉辩意见及案件事实，本案二审争议焦点为：许可合同及补充协议是否已经解除，以及国之鼎公司应否向***支付剩余70万元补偿费。

本案中，国之鼎公司于2018年8月28日向***发出终止履行许可合同及补充协议的函。关于通知解除权的行使，合同法第九十六条规定：“当事人一方依照本法第九十三条第二款、第九十四条的规定主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力。”《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释(二)》第二十四条规定：“当事人对合同法第九十六条、第九十九条规定的合同解除或者债务抵销虽有异议，但在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持；当事人没有约定异议期间，在解除合同或者债务抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。”根据上述法律、司法解释的规定，国之鼎公司向***发出的解除通知能否产生合同解除的效力，取决于当事人是否约定了一方解除合同的条件以及该解除合同的条件是否成就。关于解除合同的条件，国之鼎公司主张依据许可合同第十五条第2款“由于被许可方的原因，致使本合同不能正常履行的，本合同即告终止”的约定，因市场推广前景不利，故通知解除合同，终止许可合同及补充协议的履行。对此，本院认为，首先，国之鼎公司作为市场主体，基于规避市场风险的考虑，在合同中作出上述约定，不违反法律规定。其次，关于解除合同的条件是否成就，国之鼎公司提交的恒鼎公司项目办通知能够佐证其基于开发成本及市场前景考虑，暂停开发涉案专利产品项目的事实。基于国之鼎公司已停止涉案专利产品的继续开发，并与***协商解除合同时说明了原因，应当认为许可合同约定的解除条件成就。且国之鼎公司发出解除合同的通知后，***并未在规定期限内提起诉讼，请求确认解除合同的效力，故本案中许可合同已于解除通知到达***之日起解除。

关于补充协议是否解除以及解除后的处理。首先，关于许可合同与补充协议的关系问题。国之鼎公司与***签订许可合同当日，另行签订该许可合同的补充协议。根据补充协议约定，***自愿不再另行许可第三人实施涉案专利，则国之鼎公司自愿补偿***90万元。故补充协议系专门就许可合同中涉及的涉案专利的使用及财产性利益归属作出的进一步约定。其中，国之鼎公司自愿补偿90万元构成***不再另行许可第三人实施涉案专利的对价。该补充协议是以许可合同的履行为前提的，如果许可合同终止，补充协议的继续履行即失去意义。国之鼎公司发出的解除合同通知中明确要求解除许可合同与补充协议，故该通知产生的解除效力也及于补充协议。其次，根据合同法第九十七条规定，合同解除后，尚未履行的，终止履行；已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施，并有权要求赔偿损失。本案中，许可合同及补充协议于2018年8月28日解除后，***收回涉案专利实施权，有权另行许可他人实施涉案专利，国之鼎公司因不再享有涉案专利实施权，故未向***支付的剩余补偿费，属于尚未履行的部分，终止履行。

综上，国之鼎公司的上诉理由于法有据，应予支持。原审判决认定事实基本清楚，适用法律错误，应予改判。依照《中华人民共和国合同法》第九十三条、第九十六条、第九十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国合同法＞若干问题的解释(二)》第二十四条之规定，判决如下：

一、撤销上海知识产权法院（2020）沪73知民初563号民事判决；

二、驳回***的诉讼请求。

一审案件受理费10800元，二审案件受理费10800元，均由***负担。

本判决为终审判决。

审 判 长　钱建国

审 判 员　颜　峰

审 判 员　陈瑞子

二〇二二年三月二十五日

法官助理　廖　恋

书 记 员　孙静仪

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