博乐市建明建筑安装工程有限责任公司
博乐市建明建筑安装工程有限责任公司、齐河承泽照明金属涂装有限公司等侵害外观设计专利权纠纷民事二审民事判决书
来源：中国裁判文书网
新疆维吾尔自治区高级人民法院
民事判决书
（2021）新民终313号
上诉人（原审被告）：博乐市建明建筑安装工程有限责任公司，住所地新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州博乐市联通路现代中心城1幢14-004-006号。
法定代表人：谭光俊，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：周平，新疆宋楠律师事务所律师。
被上诉人（原审原告）：****照明金属涂装有限公司，住所地山东省济南市齐河经济开发区金能大道。
法定代表人：李嗣金，该公司执行董事。
委托诉讼代理人：张晓康，新疆长信合律师事务所律师。
委托诉讼代理人：李晓涛，新疆长信合律师事务所律师。
原审被告：温泉县住房和城乡建设局，住所地新疆维吾尔自治区博尔塔拉蒙古自治州温泉县博格达尔镇三峡西路。
负责人：善包尔，该单位局长。
委托诉讼代理人：安新华，男，该单位党组成员。
委托诉讼代理人：黄超，男，该单位市政办公室主任。
上诉人博乐市建明建筑安装工程有限责任公司（以下简称建明公司）因与被上诉人****照明金属涂装有限公司（以下简称承泽照明公司）、原审被告温泉县住房和城乡建设局（以下简称温泉县住建局）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2021）新01民初133号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年11月12日立案后，依法组成合议庭，于2021年11月27日以视频方式公开开庭进行了审理。上诉人建明公司委托诉讼代理人周平，被上诉人承泽照明公司委托诉讼代理人张晓康，原审被告温泉县住建局委托诉讼代理人黄超到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
建明公司上诉请求：1．撤销一审判决，改判驳回承泽照明公司的一审诉讼请求；2．由承泽照明公司承担一、二审案件受理费。事实及理由：1．一审法院认定建明公司存在侵权行为系认定事实错误。建明公司的产品在2014年12月已经生产，而承泽照明公司的专利获得时间为2015年7月1日，建明公司在涉案专利申请日之前已经使用相同或相似产品，已经做好使用的必要准备，有权在原有范围内继续使用，不视为侵权。且建明公司的产品与承泽照明公司的产品存在明显差异，故一审认定建明公司构成侵权明显错误。2．一审认定判赔100，000元损失法律依据不足。一审确定赔偿数额时未引用专利法及相关司法解释的规定，且建明公司因被控侵权产品所获利益不足16，000元，一审判赔数额过高。
承泽照明公司辩称，一审法院认定事实清楚，适用法律正确，建明公司的上诉请求无事实和法律依据，应予驳回。1．一审法院认定建明公司存在侵权行为事实正确。承泽照明公司认为涉案侵权产品为其2014年12月生产制造，但并未提供任何有效证据。其提供的所谓《产品质量出厂合格证书》及《设计图》均为其单方出具，仅加盖了建明公司自己的公章，无任何第三方单位的审核，不能够证实涉案侵权产品系2014年12月制造生产。2．一审法院认定侵权数额合理。根据相关法律规定，人民法院可以在实际损失无法确认的情况下，根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素进行酌定。承泽照明公司认为建明公司提出的16，000元“利润”并无任何合理依据。一审人民法院适用法律正确，认定损失数额合理。
温泉县住建局述称，同意建明公司的上诉请求，二者产品差异较大，不构成侵权。
承泽照明公司向一审法院起诉请求：1．判令建明公司、温泉县住建局立即停止使用侵犯涉案外观设计专利产品；2．判令建明公司立即停止制造、销售、许诺销售、安装侵犯涉案外观设计专利产品；3．判令建明公司、温泉县住建局共同赔偿承泽照明公司经济损失256，000元；4．判令建明公司、温泉县住建局共同承担承泽照明公司合理支出费用共计70，000元；上述费用合计326，000元整；5．本案涉诉费用由建明公司、温泉县住建局承担。
一审法院认定事实：承泽照明公司系专利号为ZL201530015881．X、名称为“景观路灯（D155）”的外观设计专利的专利权人，该专利的申请日为2015年1月20日，授权公告日为2015年7月1日。该专利现处于有效期内。2018年9月7日，国家知识产权局作出《外观设计专利权评价报告》，报告初步结论为：本专利与对比设计1以及其他现有设计相比均具有显著差异。此外，未发现本专利存在其他不符合专利法有关外观设计授权条件的缺陷。该外观设计专利产品的用途为室外照明，设计要点在于整个产品的外形，其中最能表明设计要点的图片是设计1主视图。图中显示：路灯由灯头、灯柱和底座三部分组成；灯头部分有分别向外侧四个方向伸出中间镂空的四个大椭圆叶状灯具，在其下方与镂空位置对称的有向外且略偏下方向伸出的四个小椭圆叶状灯具，每个小叶片灯具上有三个照明灯，大、小椭圆叶状灯具及镂空结构呈盛开的莲花形状。灯柱为四条加强筋结构，加强筋间为镂空设计，灯柱上、中、下三处有连接片连接，整体宽度一致。路灯底座为正方形实体结构。2015年11月24日，温泉县住建局通过新疆建设工程信息网发布“温泉县孟克特街改造建设项目”招标公告，项目的建设地点：温泉县博格达尔镇。工程规模：改造道路长3620米，非机动车道面积16，538.16平方米，绿化面积24，528.41平方米，铺设面积41，391.96平方米，建设垃圾箱190个，座椅80个，综合管廊11座，路灯115盏。采购路灯115盏。建明公司在该项目的招标中位居第一。2020年12月16日，新疆长信合律师事务所的委托代理人张晓康向新疆维吾尔自治区博乐市公证处申请对温泉县大桥附近的道路两侧的景观灯形状涉嫌侵犯该公司的外观设计专利权的行为进行保全证据公证。当日，该公证处的公证员前往上述地点，该景观灯支柱为四柱镂空组成，顶部有四个灯头，形状呈“花瓣”状。经现场清点共计32套景观灯，并出具（2020）新博乐证民字第2144号《公证书》。一审庭审中，建明公司认可上述取证路段的路灯系其施工的工程项目。2020年6月9日，国家知识产权局向承泽照明公司发出《专利实施许可合同备案证明》，其中载明的被许可人为新疆乐亭照明工程有限公司，使用费总计500，000元，支付方式为入门费＋提成（提成比例）。一审庭审中承泽照明公司提交了其与新疆乐亭照明工程有限公司于2019年5月22日签订的《专利实施许可合同》，其中约定新疆乐亭照明工程有限公司应于2019年5月25日支付基础许可使用费500，000元和按实际实施被许可专利四头灯每盏8000元支付许可使用费，但承泽照明公司未提交被许可人已支付使用费的相关证据。
一审法院认为：承泽照明公司系名称为“景观路灯（D155）”（专利号为ZL201530015881．X）的外观设计专利权人，承泽照明公司按时缴纳年费，该专利权现处于合法有效的法律状态，故其专利权应受法律保护。就涉案侵权产品外观设计是否与承泽照明公司享有外观设计专利权的设计相同或近似的问题，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第八条、第十条、第十一条规定，外观设计专利侵权与否的判定，首先应当根据外观设计产品用途认定被诉侵权产品与专利产品是否属相同或相近种类产品。在与外观设计相同或者相近种类产品上，采用与外观设计相同或近似的外观设计的，人民法院应当认定被诉侵权设计落入外观设计专利权的保护范围。同时应当以一般消费者的知识水平和认知能力，根据授权外观设计、被诉侵权设计的设计特征，以外观设计的整体视觉效果进行综合判断。被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上无差异的，应当认定两者相同；在整体视觉效果上无实质性差异的，应当认定两者近似。本案中，被诉侵权产品与本案专利均为用于室外照明的路灯，属于相同种类产品。将被诉侵权产品与本案专利进行对比，二者的相同点在于：均由灯头、灯柱、底座组成；灯头部均由四个大叶片与四个小叶片组合，样式、数量、角度、整体造型均相同；灯柱部分均采用四条加强筯结构，中间镂空设计，在灯柱上、中、下三处均有连接片连接；底座均呈正方形。按照一般消费者施以一般注意力整体观察，被诉侵权产品的外观与本案专利在整体视觉效果上没有实质性差异，两者构成近似，被诉侵权设计落入本案专利的保护范围。建明公司销售的产品侵犯了承泽照明公司外观设计专利权，应承担侵权赔偿责任。关于温泉县住建局应否承担本案民事责任问题。《中华人民共和国专利法》第十一条规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”，据此法律规定可知，实施外观设计专利的行为，包括制造、销售、许诺销售、进口行为，并不包括使用外观设计专利产品的行为。温泉县住建局通过招标方式就景观路灯的采购向社会公开招标，承泽照明公司要求其承担赔偿责任无事实及法律依据。同时，因承泽照明公司、建明公司均未提交证据证明温泉县住建局接管运营该项目用于生产经营并受益，故对承泽照明公司该项诉讼请求，一审法院不予支持。另，承泽照明公司要求温泉县住建局停止使用侵犯其专利权的产品，因停止使用必然导致将侵权的路灯全部拆除，考虑到被控侵权产品已安装使用，物权已发生转移，拆除将造成公共资源的浪费，故对承泽照明公司的此项诉讼请求，一审法院不予支持。关于赔偿数额。承泽照明公司提交的证据不能证明其所遭受的损失或侵权人的侵权获利，故一审法院综合考虑涉案专利类型、侵权产品数量、侵权范围、权利人合理费用等因素确定被告赔偿承泽照明公司经济损失及合理开支共计100，000元。判决：一、建明公司于判决生效之日起十日内赔偿承泽照明公司经济损失及为制止侵权行为支付的合理费用共计100，000元；二、驳回承泽照明公司的其他诉讼请求。
二审期间，各方当事人均未提交新的证据。
本院二审查明的事实与一审法院查明的事实一致。
本院认为，本案被控侵权产品生产、销售行为发生于2015年，故本案的侵权行为认定应当适用侵权行为发生时的相关法律规定即应当适用《中华人民共和国专利法》（2008年修正）。本案的争议焦点为：1．建明公司是否侵犯承泽照明公司的外观设计专利权；2．如建明公司构成侵权，一审判决认定的赔偿数额是否适当。
一、建明公司是否侵犯承泽照明公司的外观设计专利权
首先，关于建明公司的生产行为是否构成在先使用的问题。建明公司上诉提出，2014年被控侵权产品已经生产，承泽照明公司获取外观设计专利权的时间为2015年，建明公司的行为构成在先使用。对此本院认为，根据《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十九条第（二）款规定，在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权。本案中，建明公司在一审中提交的《产品质量出厂合格证书》及《设计图》均为建明公司单方制作，在建明公司未提交其他证据予以佐证的情况下，其关于2014年已经使用被控侵权产品，构成在先使用的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。
其次，关于被控侵权产品是否落入本案专利的保护范围的问题。建明公司上诉主张其生产的产品与承泽照明公司的产品存在明显差异，其不构成侵权。对此本院认为，承泽照明公司的专利产品为路灯，涉案侵权产品亦为路灯，与涉案专利用途相同，属于相同种类的产品。关于被控侵权设计是否落入本案外观设计专利保护范围，应以一般消费者的知识水平和认知能力，判断外观设计是否相同或近似。本案外观设计专利的设计要点是以“设计1主视图”为基础的整体产品外形。作为路灯类产品，在现有设计中已经形成基本确定的组成部分，一般均包含灯柱和灯头结构，灯柱与灯头呈钝角相连接的设计较为常见，对整体视觉效果通常不产生显著影响，该类产品的外观设计主要体现在各部分的具体形状上。经比对，二者灯头均由四个大叶片与四个小叶片组成，样式、方向、数量、角度所呈现的整体造型无明显差异，灯柱均采用四条加强筋结构，中间镂空设计，在灯柱上、中、下三处具有连接片连接，底座呈正方形。不同之处在于本案外观设计灯头叶片顶端弧度较尖，带拉文，被控侵权产品灯头较圆，不带拉文；本案外观设计主杆为两个恒条1个，底座外包，被控侵权产品主杆为两个恒条2个，底座外包。以一般消费者注意程度，该差异细微，二者在整体视觉效果上无实质性差异，应当认定两者近似，建明公司关于其产品与承泽照明公司的产品存在明显差异的主张不能成立。因此，一审认定被控侵权产品外观设计落入承泽照明公司外观设计专利权的保护范围并无不当，本院予以确认。
二、一审判决认定赔偿数额是否适当
建明公司上诉主张其因被控侵权产品所获利益不足16，000元，一审判赔数额过高。对此本院认为，根据《中华人民共和国专利法》（2008年修正）第六十五条规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。”本案中，建明公司主张其所获利润不足16，000元，但其在一审、二审中均未提交任何证据证明其获利情况。一审法院在承泽照明公司未提交证据证明因侵权所造成的损失及建明公司因侵权所获得的利益的情况下，根据涉案专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，酌情确定建明公司应当赔偿承泽照明公司的经济损失及为制止侵权行为所支付的合理费用并无不当，本院予以维持。建明公司主张一审确定的赔偿数额过高无事实依据，本院不予支持。
综上所述，建明公司的上诉请求不能成立，应予驳回；一审认定事实清楚，适用法律正确，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项、第一百七十五条规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费2300元（上诉人博乐市建明建筑安装工程有限责任公司已预交），由上诉人博乐市建明建筑安装工程有限责任公司负担。
本判决为终审判决。
审判长 周亚卉
审判员 孙祎
审判员 贾佳佳
二〇二一年十一月二十九日
法官助理 王继芬
书记员 白国慧
