江苏神马电力股份有限公司与国家知识产权局一审行政判决书

北京知识产权法院 行 政 判 决 书 （2018）京73行初1721号 原告：江苏神马电力股份有限公司，住所地江苏省南通市苏通科技产业园江成路**江成研发园内**楼**。 法定代表人：**，董事长。 委托诉讼代理人：***，北京华朗律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，男，1987年5月3日出生，北京华朗律师事务所实习律师，住河北省承德市丰宁满族自治县。 被告：国家知识产权局，住所地北京，住所地北京市海淀区蓟门桥西土城路**> 法定代表人：***，局长。 委托诉讼代理人：***，国家知识产权局审查员。 委托诉讼代理人：**，国家知识产权局审查员。 原告江苏神马电力股份有限公司（简称神马公司）因发明专利申请驳回复审行政纠纷一案，不服原国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）于2017年12月1日作出的第134294号复审决定（简称被诉决定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2018年2月10日受理本案后，依法组成合议庭，于2019年10月23日公开开庭进行了审理。原告神马公司的委托诉讼代理人***、***，被告国家知识产权局的委托诉讼代理人***、**到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 被诉决定系专利复审委员会针对原告所申请的申请号为201310321466．7、名称为“绝缘套管”的发明专利申请（简称本申请）所提复审请求而作出的，该决定认定：本申请权利要求1、2、5不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第二款的规定，本申请权利要求3、4不符合专利法第二十二条第三款的规定，据此，维持国家知识产权局于2016年10月10日对本申请作出的驳回决定。 原告诉称：一、被告程序违法。被告在复审过程中变更了对比文件。驳回决定引用的是对比文件2、3，但在原告提出复审请求之后，被告发出的复审通知书和被诉决定中使用的却是对比文件1。二、被诉决定认定权利要求1、2、5不具有新颖性是错误的。1、被诉决定认定对比文件1说***开了本申请权利要求1技术特征属于事实认定错误。相对于对比文件1中公开的技术内容，本申请不采用其他部件，仅通过第一法兰对绝缘管进行密封，属于完全不同的技术手段。同时，本申请权利要求1所保护的技术方案同时还减少了因使用密封圈密封所需的密封表面处理工序，取得了预料不到的技术效果。因此，被诉决定认定权利要求1不具有新颖性的结论不能成立。本申请权利要求2、5是对权利要求1所述技术方案的进一步限定，在权利要求1具有新颖性的基础上，本申请的权利要求2、5亦具有新颖性。三、被诉决定认定权利要求3、4相对于对比文件1和公知常识的结合不具有创造性是错误的。权利要求3、4的附加技术特征并非公知常识，被告对此未进行举证或充分说理。本申请导电体和第一法兰连接部位采用突起和凹陷卡接这一特殊结构，明显增加了导电体和第一法兰连接的牢固性，取得了预料不到的技术效果，能够带来创造性，不应当被简单认定为公知常识。综上，请求人民法院依法判决撤销被诉决定，并判令被告重新作出决定。 被告辩称：被诉决定认定事实清楚，适用法律法规正确，审查程序合法，审查结论正确。原告的诉讼理由不能成立，请求人民法院驳回其诉讼请求。 本院经审理查明： 本申请系申请号为201310321466．7、名称为“绝缘套管”的发明专利申请。本申请的申请日为2013年7月26日，公开日为2013年11月27日，申请人为神马公司。 经实质审查，国家知识产权局实质审查部门（简称原审查部门）分别于2015年4月30日、2015年11月16日发出了两次审查意见通知书，指出：权利要求1-2相对于对比文件1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求3-5相对于对比文件1和公知常识的结合不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。上述通知书引用了如下对比文件： 对比文件1：CN101582315A，公开日为2009年11月18日。对比文件1公开了一种特高压硅橡胶套管：包括上法兰201、硅橡胶外套204、导电杆205、套管206、接头208和下法兰210，套管206外表面套有硅橡胶外套204，所述硅橡胶外套204的外表面设有伞裙，上法兰201位于套管206的上端，下法兰210位于套管206的下端；上法兰201和下法兰210与所述套管206之间采用槽形密封结构；导电杆205位于硅橡胶外套204的轴心位置，导电杆205通过螺栓固定在套管206的上法兰201上。对比文件1还公开了所述特高压套管的上端还设有接线板，接线板与上法兰201相连接；导电杆205通过螺栓固定在上法兰201上。 后原审查部门于2016年5月5日发出了第三次审查意见通知书，通知书指出：权利要求1相对于对比文件2不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性，权利要求2-5相对于对比文件2、3或再结合公知常识不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。该通知书引用了如下对比文件： 对比文件2：JP***5-282944A，公开日为1993年10月29日； 对比文件3：CN202524008U，公告日为2012年11月7日。 在此过程中，神马公司均未对原申请文件进行任何修改。 2016年10月10日，原审查部门发出驳回决定，具体理由为：权利要求1的技术方案被对比文件2完全公开，因此权利要求1不具备专利法第二十二条第三款规定的新颖性；从属权利要求2、4的附加技术特征被对比文件3公开且作用相同，从属权利要求3、5的附加技术特征属于本领域的公知常识，因此权利要求2-5不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 神马公司对上述驳回决定不服，于2017年1月6日向专利复审委员会提出了复审请求，并提交了权利要求书的全文修改替换页。修改后的权利要求1-5为： “1．一种绝缘套管，包括绝缘管、包覆在所述绝缘管上的伞裙、分别连接在所述绝缘管两端的第一法兰和第二法兰，以及导电体，其特征在于：所述第一法兰由一个构件构成，密封其所固定的所述绝缘管端头，所述导电体为柱状物，所述导电体直接连接在所述第一法兰上并和所述第一法兰共同封闭所述绝缘管。 2．如权利要求1所述的绝缘套管，其特征在于：所述绝缘套管还包括接线端子，所述接线端子直接连接在所述第一法兰上。 3．如权利要求1所述的绝缘套管，其特征在于：所述导电体和所述第一法兰连接的部位设置有突起和凹陷进行配合连接。 4．如权利要求1所述的绝缘套管，其特征在于：所述导电体和所述第一法兰以焊接的方式连接。 5．如权利要求1所述的绝缘套管，其特征在于：所述导电体和所述第一法兰通过螺纹的方式连接。” 经形式审查合格，专利复审委员会依法受理了该复审请求，并将案卷转送至原审查部门进行前置审查。原审查部门在前置审查意见书中坚持驳回决定意见。随后，专利复审委员会成立合议组对本案进行审理。 专利复审委员会于2017年6月9日向神马公司发出复审通知书。复审通知书中使用了实质审查阶段引用过的对比文件1。该复审通知书中指出：权利要求1、2、5不具备新颖性，权利要求3、4不具备创造性，具体理由为：权利要求1的技术方案被对比文件1公开，从属权利要求2、5的附加技术特征被对比文件1公开，从属权利要求3、4的附加技术特征属于本领域的公知常识。因此权利要求1、2、5相对于对比文件1不具备新颖性，权利要求3、4相对于对比文件1和公知常识的结合不具备创造性。 神马公司于2017年7月21日提交了意见***，未修改申请文件。 2017年12月1日，专利复审委员会作出被诉决定。 在本案庭审过程中，神马公司明确表示：1、被诉决定中对权利要求1与对比文件1具有的区别技术特征有遗漏；2、如果权利要求1不具有新颖性，则不再坚持权利要求2、5具有新颖性以及权利要求4具有创造性的主张。 另查，根据中央机构改革部署，原国家知识产权局专利复审委员会的相关职责由国家知识产权局统一行使。 上述事实，有神马公司于2017年1月6日提出复审请求时提交的权利要求第1-5项，申请日2013年7月26日提交的说明书第1-3页、说明书附图第1-2页、说明书摘要及摘要附图，对比文件1及当事人**等证据在案佐证。 本院认为： 一、关于被诉决定引入对比文件1是否存在程序违法 原告认为：关于本申请相对于对比文件1的新颖性和创造性，早在答复第一、二次审查意见时已经充分**过理由，前审审查员在第三次审查意见通知书时进行了二次检索，才找到了对比文件2和对比文件3，并以此为依据发出了驳回通知。被告引用的对比文件和审查意见的改变，明显是接受原告的意见**之后的无言的承认。原告在提出复审请求时修改了权利要求书，对于新的权利要求书已经克服了相对于对比文件2、3的新颖性和创造性问题的基础上，理应回到实审阶段继续接受实质审查，若修改后的权利要求因被认定相对于对比文件1缺乏新颖性和创造性而被驳回，则还应有再次启动复审程序的救济机会，但若如复审通知书所述，在复审阶段因对比文件1而被判定缺乏新颖性、创造性，则原告失去了一道维护自身权益的救济程序，显然损害了原告的权益。 对此，本院认为：《专利审查指南》第四部分第二章规定：复审程序是因申请人对驳回决定不服而启动的救济程序，同时也是专利审批程序的延续。因此，一方面，专利复审委员会一般仅针对驳回决定所依据的理由和证据进行审查，不承担对专利申请全面审查的义务；另一方面，为了提高专利授权的质量，避免不合理地延长审批程序，专利复审委员会可以依职权对驳回决定未提及的明显实质性缺陷等进行审查。该章第2．4节指出，专利复审委员会可以对所审查的案件依职权进行审查，而不受当事人请求的范围和提出的理由、证据的限制。并在第4．1节中规定了两种除驳回决定所依据的理由和证据外，合议组若发现审查文本中存在的缺陷，可以对与之相关的理由及其证据作出维持驳回决定的审查决定：（1）足以用在驳回决定作出前已告知过复审请求人的其他理由及其证据予以驳回的缺陷。（2）驳回决定未指出的明显实质性缺陷或者与驳回决定所指出缺陷性质相同的缺陷。 根据第（1）种情形的规定，在复审程序中，前审审查员在审查意见通知书中评述过的对比文件及理由属于在驳回决定作出前已告知过复审请求人的其他理由及其证据，为避免不必要的程序震荡，合理考虑行政成本，复审委员会可以依职权引入前审使用过的对比文件作为现有技术使用，而且本案在复审通知书中引入了对比文件1，并向原告说明了理由，同样是不具有新颖性、创造性，在复审阶段已经给予了原告**意见的机会，原告也在2017年7月21日的意见***中就此发表了意见。 因此，被诉认定引入第一、二次审查意见通知书的对比文件1符合《专利审查指南》的相关规定，被告的审查程序并不违反法律规定。 二、关于本申请权利要求1的新颖性 专利法第二十二条第二款规定：新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。 原告认为：被诉决定中对权利要求1与对比文件1区别技术特征的认定遗漏了“第一法兰是由一个构件构成，密封所固定的绝缘管的端头”、“所述导电体直接连接在所述第一法兰上并和所述第一法兰共同封闭所述绝缘管”。上述两个区别技术特征均与“法兰是由一个构件构成”相关。 对此，本院认为：首先，对比文件1说明书第4页第5段记载“上法兰201和下法兰210与所述套管206之间采用槽形密封结构”。“槽型密封结构”是指在一侧开槽的密封结构，并不一定与密封圈相配合使用。部分现有技术显示，槽形密封结构除了与密封圈相配合使用，也可以和其他具有与槽形结构相适应结构的部件配对使用。因此，原告在起诉状中声称的“本领域技术人员能够毫无疑义地获知，所述槽形密封结构是指在密封接触面（在上法兰、下法兰或者套管上）开设密封圈槽，须配以密封圈进行密封，即对比文件1中上、下法兰与套管之间的密封实际是通过密封圈实现的”并不成立，由此其声称的对比文件1与本申请的密封构思不同也不成立。其次，权利要求1中“所述第一法兰由一个构件构成，密封其所固定的所述绝缘管端头”，仅限定了第一法兰自身为一体结构，并未限定第一法兰与盖板合二为一从而构成一个构件，其功能也仅限定为密封绝缘管端头。对比文件1说明书第2页倒数第1段记载“上法兰201位于所述套管206的上端”，说明书文字部分并未记载上法兰为分体式结构，而图2可以看出上法兰201为一体式结构，即由一个构件组成。而且对比文件1说明书第4页第5段记载“上法兰201和下法兰210与所述套管206之间采用槽形密封结构”，图2也可以看出套管206上端封闭，即该上法兰201必然具备密封绝缘套管206上端头的功能。另外，对比文件1说明书第3页第1段记载：所述导电杆205通过螺栓固定在所述套管206的上法兰201上。可见，对比文件1无论从结构上还是功能上均已公开了“第一法兰是由一个构件构成，密封所固定的绝缘管的端头”，“所述导电体直接连接在所述第一法兰上并和所述第一法兰共同封闭所述绝缘管”的特征。 由此可见，权利要求1的技术方案被对比文件1公开，两者技术领域相同，能够解决相同的技术问题，并取得相同的技术效果，因此权利要求1不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。 三、关于本申请权利要求3的创造性 专利法第二十二条第三款规定：创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。 原告认为：被诉决定有关权利要求3附加技术特征的评述中，未进行任何举证或充分说理，仅在对比文件1公开了螺栓固定的基础上，就武断地认定采用突起和凹陷卡接和焊接的固定方式均为本领域的公知常识，缺少事实依据。权利要求3所述“导电体和所述第一法兰连接的部位设置有突起和凹陷进行配合连接”这一附加技术特征，并不是本领域的常规技术手段。本申请采用导电体和第一法兰连接部位采用突起和凹陷卡接这一特殊结构，明显增加了导电体和第一法兰连接的牢固性，取得了预料不到的技术效果，显然是能够带来创造性的，不应当被简单认定为公知常识。因此，从属权利要求3具有创造性。 对此，本院认为：权利要求3引用权利要求1，是对导电体和第一法兰的具体连接固定方式的限定。权利要求3的连接固定方式为“设置突起和凹陷”，该连接固定方式为一种并列的技术方案，是常规的连接固定方式。“设置突起和凹陷”和“焊接”与权利要求5通过“螺纹”的连接固定方式作用相同，同样是为了导电体和第一法兰连接稳定、固定牢固，而“设置突起和凹陷”带来的安装方便的技术效果也是本领域技术人员可以预期的，并未取得预料不到的技术效果。因此，在对比文件1的基础上结合本领域常规技术手段得到权利要求3的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，权利要求3的技术方案不具有突出的实质性特点，故不具备专利法第二十二条第三款规定的创造性。 四、关于本申请其他从属权利要求 鉴于原告明确表示，如果权利要求1不具备新颖性，其不再坚持权利要求2、5具有新颖性以及权利要求4具有创造性的主张。在本院已认定权利要求1不具备新颖性的情况下，本院对此予以确认。 综上所述，被诉决定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，本院应予支持。原告的诉讼理由缺乏事实及法律依据，其诉讼请求本院不予支持。据此，依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下： 驳回原告江苏神马电力股份有限公司的诉讼请求。 案件受理费一百元，由原告江苏神马电力股份有限公司负担（已交纳）。 如不服本判决，本案各当事人可于本判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，预交上诉案件受理费一百元，上诉于中华人民共和国最高人民法院。 审　判　长　赵　明 人民陪审员　郝　萍 人民陪审员　*** 二〇二〇年七月二十八日 法官　助理　栾　羚 技术调查官王东 书记员***