广东省人民医院与苏州东瑞制药有限公司专利权转让合同纠纷一审民事判决书

广州知识产权法院

民 事 判 决 书

(2018)粤73民初2692号

原告：广东省人民医院，住所地广东省广州市。

法定代表人：余学清，该医院院长。

委托诉讼代理人：黄奕，广东品泓律师事务所律师。

委托诉讼代理人：卢楚晓，广东品泓律师事务所律师。

被告：苏州东瑞制药有限公司，住所地江苏省苏州市吴中经济开发区。

法定代表人：李其玲，该公司董事长。

委托诉讼代理人：高均科，广东金桥百信律师事务所律师。

委托诉讼代理人：陈叠，广东金桥百信律师事务所实习律师。

原告广东省人民医院因与被告苏州东瑞制药有限公司专利权转让合同纠纷一案,本院受理后依法组成合议庭,适用普通程序公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人黄奕、卢楚晓，被告委托诉讼代理人陈叠、高均科到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

原告原诉讼请求：1.解除双方签订的《中国专利ＺＬ20051005××××.4转让合同》；2.被告返还全部专利权及相关专利权属资料，包括专利证书、专利申请受理通知书等，以双方签订的合同附件1清单为准；3.被告支付未付专利转让费320万元及利息109040元（自2017年6月22日起算，暂计至2018年3月31日），及违约金320万元，共计6509040元；4.被告承担本案的诉讼费。事实和理由：原告是ＺＬ20051005××××.4号发明专利的原专利权人。2009年12月22日,原告与被告签订《中国专利ＺＬ20051005××××.4转让合同》,约定原告将该专利以400万元转让给被告,被告着手启动该专利的药品上市研发工作。合同签订后,原告履行了合同义务,然被告仅向原告支付80万元,剩余320万元至今未支付。根据合同第八条第2款第（四）项的约定，被告最迟应在2017年6月22日前支付剩余专利转让款320万元。该专利至今有效,被告却仍未按合同约定对该专利进行研发生产,也未支付剩余专利转让款。根据双方合同第十条约定,“对方逾期两个月支付转让费,视为拒付,原告有权解除合同并要求被告返回全部资料,除要求对方支付未付款项外,并可要求对方支付与未付款项等额的违约金。”该专利作为一种新型针对高血压的复方药物,无论是对高血压降压，还是在有效保护心脑靶器官、降低副作用方面,都远优于市面上正在生产销售的单方药物,也是目前国内配方最好,效率最高的药物,如用于临床研究工作进行生产,对广大高血压患者降压,预防、减少因高血压意外的突然死亡具有重要意义。被告也正考虑到该专利药效的优越性,特意前来与原告协商要求取得该专利权,拟将药品生产上市。原告作为医疗机构,无法对该专利进行生产,因此才将该专利转让给被告,希望被告能积极进行临床研究工作,使新药早日上市,为广大高血压患者谋福祉。然被告为了不影响自己正在生产的用于治疗高血压的单方药物,在受让该专利后,将该专利束之高阁,不仅违背了双方签订合同时的初衷,还严重干扰科研成果的转化,阻碍了我国医疗健康行业的进步。综上,被告既不生产该专利,也不向原告支付转让款，已构成严重违约。

诉讼过程中，原告自愿撤回原诉讼请求第1、2项，本院已予准许。即原告最终诉讼请求为：被告支付专利转让费320万元及利息109040元（自2017年6月22日起算，暂计至2018年3月31日），违约金320万元，共计6509040元，并承担本案诉讼费。

被告辩称：一、原告未完全履行合同义务。双方合同第七条、第八条第2项第(3)款、第十条、第十二条约定:1.合同不能显失公平,原告不能有意给被告造成损失;2.原告在项目的研究申报过程中有义务提供可能的技术支持;3.专利转让费余款320万元应在被告取得复方氨氯地平替米沙坦片的生产批件后一次性支付;4.双方联系人的变更,双方均有书面告知义务。合同签订后,被告履行合同义务,支付了首期转让款80万元并积极向国家药品审评中心报批。因质量问题在2015年9月被不予以批准，被告至今还在进行研发活动。在此过程中,原告未履行提供技术支持的义务；未履行保证专利有效性的义务；在其联系人蔡毅锋变更后也未履行书面告知义务,使得被告无法与原告联系并协商余款的支付及其他问题；也未向被告履行催告支付余款的义务。二、双方合同仍在继续履行中,依据《中华人民共和国合同法》（以下简称《合同法》）第九十七条的规定,若合同解除,原告应返还被告所支付的80万元专利转让费并不得要求被告支付所谓余款320万元。三、被告不应承担违约责任。被告未表示拒绝付款，也愿意按合同约定付款,被告多次打电话联系原告指定联系人蔡毅锋,均未能联系上。原告不催款(如发函催款等),被告何来拒付、何谈违约?另外,对于合同对价款及支付方式的约定,因原告是提供格式合同的一方,应依《合同法》第四十一条规定,作出对其不利的解释，余款按合同第八条第2项第(3)款约定履行,即余款320万元的支付应以生产批件的取得为前提。被告至今未取得相关生产批件,付款条件尚未成熟,暂未履行付款义务不构成违约。四、合同对违约责任的约定违反公平原则,且原告有意给被告造成损失。《合同法》第一百一十九条规定(即减损规则)“当事人一方违约后,对方应当采取适当措施防止损失的扩大:没有采取适当措施致使损失扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。”原告在其自认为被告违约后,既不催告,也未采取其他适当措施防止损失的扩大,而是坐等所谓条件成熟而向被告索要巨额“违约金”,已违反了该规定。另，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释(二)》第二十九条规定违约金不应超过造成损失的30%。原告事实上没有产生实际损失，合同约定的违约金过高，显失公平。五、原告的行为有违诚实信用原则。该专利权实际存在缺陷，原告本应与被告积极合作改进,以求早日实现新药开发上市让其造福人类。可惜原告只是不闻不问,恶意坐等所谓条件成熟，以收取被告高额违约金。综上所述,被告不存在违约行为，请求依法驳回原告所有诉讼请求。

本院经审理认定以下事实：

第1涉案专利权的权利归属及法律状态

原告于2005年1月18日申请名称为“一种含替米沙坦和钙离子拮抗剂的复方降压制剂及其应用”的发明专利，于2007年2月7日获公告授权，专利号为ＺＬ20051005××××.4，专利权人为原告。2010年6月8日，被告申请涉案专利所有权转移。经同年8月4日公告，涉案专利的权利人变更为被告。该专利权目前处于有效状态。

二、涉案合同订立及履行情况

2009年12月22日，被告（合同甲方）与原告（合同乙方，转让方）签订《中国专利ＺＬ20051005××××.4转让合同》（以下简称涉案合同），约定乙方将涉案专利权转让给甲方，甲方受让并支付相应的转让款项。双方约定：

“……第四条。（一）为保证甲方有效拥有本项专利权，乙方应向甲方提交以下技术资料：详见附件1、2。（二）交付资料的时间。合同生效后，乙方收到甲方支付给乙方的第一期转让费人民币80万元后7个工作日内，乙方向甲方交付合同第五条第一款中所述的全部资料。（三）交付资料的方式和地点。转让方将上述资料制作资料清单一式两份，双方约定在乙方所在地为资料交付地点，以双方在资料清单上签字盖章视为全部资料交付完毕，资料清单双方各执一份。……

第七条。1、如果本合同的签订明显违反公平原则，或乙方有意给甲方造成损失的，乙方应返还转让费。2、在本合同签字生效后，若他人向专利局提出请求撤销专利权，或请求专利复审委员会对该专利权宣告无效或对复审委员会的决定（对发明专利）不服向人民法院起诉的，由甲、乙双方负责答辩，甲方承担由此发生的请求或诉讼费用。3、如在取得生产批件前或本合同签订之后7.5年之内（以先到的时间为准），因乙方本来所持有的专利存在权利上的瑕疵并因第三方申请而导致本专利被撤销、宣告无效的（以专利局的撤销、宣告无效公告或者法院生效判决、裁决为准），则甲方不再支付后续转让费。4、甲方保证取得该专利的目的是开发上市新药而非仅仅是为了获得该专利技术，同时甲方保证己方不会有恶意向专利局提出请求撤销专利权，或请求专利复审委员会对该专利权宣告无效的行为，如乙方有证据发现因甲方上述行为造成专利无效的，甲方必须支付后续款项。5、若甲方取得本专利权后有再转让或再许可的行为，并不影响甲方根据本合同支付转让费的义务。

第八条。甲方向乙方支付该项专利权转让的价款及支付方式如下：1.专利权的转让价款总额为：人民币肆佰万元；2.专利权的转让价款由甲方分期支付乙方。具体支付方式和时间如下：（1）在合同签订之日起7个工作日内，甲方将首期转让费捌拾万元汇至乙方账号。（2）甲方在取得合同所述的全部资料后，须在本合同签订后一年内向国家知识产权局提出专利转让申请，在此过程中乙方须全力加以配合，提供便利。在本合同签订后，甲方应立即着手启动复方氨氯地平替米沙坦片的相关研究申报工作。（3）在甲方完成申报，取得复方氨氯地平替米沙坦片的生产批件后，如届时本专利继续有效（除本合同第七条第4款所约定的情形外），甲方应在收到生产批件的七个工作日内将转让费支付至100%。（4）本合同签订之后六年内,甲方应积极组织专利实施,完成复方氨氯地平替米沙坦片的临床研究工作,乙方有权检查甲方的研发工作进度,在此期限内甲方未如期完成临床研究工作,甲方应向乙方支付专利转让费至本合同总金额的50%。在本合同签订后柒年陆个月内,除本合同第七条第4款所约定的情形外,如届时本专利继续有效,无论甲方是否获得生产批文,均应向乙方支付至本合同总金额的100%。无论甲方是否在六年内完成临床研究工作,届时如发生本合同第七条第3款所约定的情形，则甲方无须支付合同余款；无论甲方是否在本合同签订后柒年陆个月内取得生产批件,届时如发生本合同第七条第3款所约定的情形，则甲方无须支付合同余款。……乙方开户银行名称、地址和账号为：开户银行：广州市工商行白云路支行，地址：广州市白云路11号，账号：36×××70……

第十条违约责任。对乙方：1.乙方无正当理由，逾期向甲方交付资料，不配合甲方办理专利权转让手续（包括向专利局做著录事项变更），每逾期一周，按首期转让费的5%支付违约金，逾期两个月，甲方有权终止合同，并要求返还转让费。2.乙方拒不交付合同规定的全部资料，且不配合甲方办理专利权转让手续的，甲方有权解除合同，要求乙方返还转让费，并支付已收取的转让费等额的违约金。对甲方：1.甲方拒付转让费（除本合同第七条第3款所约定的情形外）,乙方有权解除合同并要求返回全部资料,除要求甲方支付未付款项外,并要求甲方向乙方支付与未付款项等额的违约金。2.甲方逾期支付转让费，每逾期一周，按同期转让费的5%加付违约金，逾期两个月支付转让费,视为甲方拒付转让费，按上述对甲方违约责任第1项处理……

第十二条。双方确定，在本合同有效期内，甲方指定陈建东为甲方项目联系人，乙方指定蔡毅锋为乙方项目联系人。一方变更项目联系人的，应及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任……”

合同附件1包括以下资料：1.专利申请受理通知书（复印件）；2.缴纳申请费通知书（复印件）；3.专利收费收据（复印件）；4.专利公告资料（说明书摘要、权利要求书、书面书）（复印件）；5.专利证书（原件）。附件2包括以下资料：1.营业执照副本复印件（加盖公章）；2.法定代表人给予签字代表的授权委托书；3.转让方签字代表身份复印件或扫描件。

三、合同的履行及其他

庭审中，双方均确认：1.被告已付首笔转让费80万元，未付尾款320万元；2.涉案专利权仍处有效状态且被告为该专利现专利权人；3.被告至今未取得合同所列的“复方氨氯地平替米沙坦片的生产批件”（以下简称批文）。

为证明合同约定的违约金并未过高，被告怠于研发专利技术的行为严重违背了合同目的，原告举证如下：1.《缬沙坦或替米沙坦联合氨氯地平在高血压治疗中的效果评价》、《替米沙坦联合氨氯地平改善原发性高血压合并2型糖尿病患者的血压变异性》、《氨氯地平联合替米沙坦治疗高血压效果的Meta分析》、苯磺酸氨氯地平百度百科，证明苯磺酸氨氯地平属于一种钙离子拮抗剂，而涉案专利作为治疗高血压的复方药，经众多临床文献报道，联合替米沙坦和钙离子拮抗剂用药，比市面上单一的降压药对治疗高血压效果更为显著，具有实用性。2.被告2014-2018年报及被告公司网页关于药品安内真介绍、安内真药品说明书、专科药销售量的介绍。原告拟据此证明被告自2009年受让涉案专利至今，就高血压“安”系列保守计算毛利超过12亿元，可见合同约定的违约金并未过高；且在如此可观收益之下，被告受让涉案专利完全是为了保护“安”系列生产线及销售，根本没有依照合同约定积极将该专利转化为成品药，最终导致涉案专利有效期空置将近10年时间，错过最佳研发上市时机。被告对原告上述证据的真实性、合法性均予以确认，但认为与本案没有关联性，辩称其并非恶意取得涉案专利权。

以上事实，有涉案合同、专利权证书及庭审笔录等证据为证。

本院认为：本案系专利权转让合同纠纷。涉案合同是双方真实意思表示，并未违反法律禁止性规定，为有效合同，双方均应严格遵守。根据双方诉辩意见，本案争议焦点为：1.被告未付尾款的行为性质；2.如违约，被告法律责任的承担。

第1被告未付尾款的行为性质

本院认为，判定被告未付尾款的行为性质为原告所诉之“拒付”或被告所辩之“暂未支付”，应以款项支付条件是否成就为前提。根据涉案合同第八条第2点的内容，在涉案专利权仍有效的前提下，以下任一条件成就被告即应支付合同尾款：一是取得批文后的七个工作日内；二是合同签订后柒年陆个月内（即便没有取得批文）。被告一直未取得批文，故适用上述条件二，从双方2009年12月22日签订涉案合同之日起算，被告最迟应在2017年6月22日前向原告全额支付合同款。

被告辩称未付余款原因有二：一是原告没有催收款；二是原告联系人蔡毅锋变更但原告没有履行告知义务，致其无法与原告联系支付余款事宜。经审查，被告该答辩意见不能成立，理由如下：第一，合同未施予收款人（原告）催告付款人（被告）支付尾款的义务；第二，涉案合同第八条清晰列明收款人（原告）的开户银行名称、地址和账号等。付款人若履行支付义务不存在任何疑问或障碍，无需任何协助。换言之，原告未告知被告其联系人变更不妨碍被告如期履行约定的支付义务；第三，根据涉案合同第十二条的内容，双方设定“联系人”仅出于沟通联系之便，联系人发生变化时及时告知对方的义务也仅属辅助性义务。若被告认为正因原告没有先履行该告知义务致其无法依约付款，属于合同约定的“未及时通知并影响本合同履行或造成损失的”情形，被告应就此举证。但就现有证据而言，难以认定被告未能联系原告指定的项目联系人，与被告未按合同约定支付尾款两者之间存在因果关系。综上，被告上述两点答辩意见均不能成立。

被告是否还存在其他迟延付款的合理事由？第一，涉案专利权目前处于有效状态的事实，说明合同第七条第3款约定的被告可免除履行后续付款义务的情形并未发生；第二，被告系涉案专利现专利权人的事实，说明原告已履行涉案合同第四条约定的义务。另，被告未举证证明其在项目研究申报过程中请求原告提供技术支持而原告拒不配合。即本案不存在原告未履行合同义务，被告得以行使不安抗辩权、迟延履行合同义务的合法事由；第三，关于合同条款有否违反公平原则的问题。其一，无证据显示原告在合同拟定过程中处于强势地位，为提供格式条款的一方。被告称涉案合同应适用“格式合同”的相关规定理据不足；其二，根据合同的内容，双方基本的权利义务对等，未见“显失公平”；其三，被告将原告未主动催告收款的行为称为“放任损失的扩大”，违反诚信原则，没有法律依据。综上，由于未出现涉案合同第七条第1-3点约定的原告应当返还转让费或被告无需支付后续转让费的情形，原告作为守约方诉称被告未支付合同尾款的行为属于合同第十条约定的“拒付转让费”的行为，认为被告的行为构成违约事实和法律依据充分，应予采纳。被告的抗辩意见不能成立，不予采纳。

二、如违约，被告法律责任的承担

根据涉案合同第十条约定，被告拒付转让费的,原告有权要求被告支付未付款项及与未付款项等额的违约金。

合同尾款部分，基于前述对被告未付该款的行为构成违约的事实认定，原告诉请被告支付320万元合同尾款合法有据，应予支持。

利息及违约金部分，《合同法》第一百一十四条规定：“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条规定：“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”本案中，被告无正当合法事由拒付合同尾款，客观上造成原告合法占有该款本可获得的利息收入的减少，应承担赔偿原告损失的违约责任。但基于赔偿守约方利息损失和违约金都是违约方承担违约责任的一种形式，而本案为专利权转让合同纠纷，利息给付并非合同根本目的，且合同本身并未约定逾期付款方在违约金之外还应同时支付守约方逾期付款的利息，故不宜对原告主张的利息损失予以单独支持，而应将之作为原告的实际损失纳入被告应付的违约金一并考虑。至于违约金的具体数额，法律关于违约方承担违约责任的规定旨在修复或补偿受损的合同关系或合同利益，违约金的计算应以弥补守约方的实际损失为基础。原告未举证证明其因被告违约行为引致的实际损失达320万元，其仅以被告因违约获利丰厚为由请求被告按原约定足额支付320万违约金事实和法律依据均不充分。被告辩称双方原约定的违约金“过分高于造成的损失”成立，应予适当考虑。经综合权衡原告因被告违约行为已经造成的实际损失及合理预期内还将继续发生的损失（利息收益）、合同的履行程度、被告的过错等因素，本院认为违约金应以被告未付款项320万元本金的30%即96万元为宜，对原告诉请超出部分予以驳回。

综上所述，原告的主要起诉意见成立。依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国合同法>若干问题的解释（二）》第二十九条的规定，判决如下：

一、被告苏州东瑞制药有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告广东省人民医院转让费3200000元；

二、被告苏州东瑞制药有限公司于本判决发生法律效力之日起十日内，支付原告广东省人民医院违约金960000元；

三、驳回原告广东省人民医院的其他诉讼请求。

如未按本判决指定的期限履行金钱给付义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费57363.28元，由原告负担20650.78元，被告负担36712.5元（上述费用已由原告预缴，本院不作退回，其中应由被告负担部分由被告于本判决发生法律效力之日起十日内向原告迳付）。

根据《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十四条和《最高人民法院关于知识产权法院案件管辖等有关问题的通知》第六条的规定，本案需要强制执行的，由广州市中级人民法院或者被执行的财产所在地中级人民法院执行。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于最高人民法院。

审判长　　郭小玲

审判员　　程方伟

审判员　　丁　丽

二〇一九年六月十九日

法官助理赖俊

法官助理李慧婷

书记员**