来源:中国裁判文书网
中华人民共和国最高人民法院
民 事 判 决 书
(2021)最高法知民终872号
上诉人(原审原告):辛根塔参与股份公司(SyngentaParticipationsAG)。住所地:瑞士联邦巴塞尔。
法定代表人:菲利普•德•科特,作物保护知识产权负责人。
法定代表人:***-***•阿鲁纳萨兰,高级专利律师。
委托诉讼代理人:**,北京市安伦律师事务所律师。
委托诉讼代理人:***,北京市安伦律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):江西邦浦医药化工有限公司。住所地:中华人民共和国江西省吉安市新干县盐化城。
法定代表人:***,该公司执行董事兼总经理。
委托诉讼代理人:**,浙江六和律师事务所律师。
被上诉人(原审被告):海利尔药业集团股份有限公司。住所地:中华人民共和国山东省青岛市城阳区城东工业园内。
法定代表人:***,该公司总经理。
委托诉讼代理人:***,男,该公司员工。
委托诉讼代理人:**,女,该公司员工。
被上诉人(原审被告):山东海利尔化工有限公司。住所地:中华人民共和国山东省潍坊市滨海经济开发区临港工业园。
法定代表人:***,该公司总经理。
委托诉讼代理人:***,男,海利尔药业集团股份有限公司员工。
委托诉讼代理人:**,女,海利尔药业集团股份有限公司员工。
上诉人辛根塔参与股份公司(以下简称辛根塔公司)因与被上诉人江西邦浦医药化工有限公司(以下简称江西邦浦公司)、海利尔药业集团股份有限公司(以下简称海利尔药业公司)、山东海利尔化工有限公司(以下简称海利尔化工公司)侵害发明专利权纠纷一案,不服中华人民共和国山东省青岛市中级人民法院于2020年12月28日作出的(2020)鲁02知民初40号民事判决,向本院提起上诉。本院于2021年4月26日立案后,依法组成合议庭,并于2021年6月18日询问当事人,上诉人辛根塔公司的委托诉讼代理人**、***,被上诉人江西邦浦公司委托诉讼代理人**,被上诉人海利尔药业公司、海利尔化工公司共同委托诉讼代理人***、**到庭参加询问。本案现已审理终结。
辛根塔公司上诉请求:1.撤销山东省青岛市中级人民法院作出的(2020)鲁02知民初40号民事判决(以下简称原审判决);2.依法改判支持辛根塔公司全部诉讼请求,或发回重审;3.江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司承担一审、二审诉讼费用。事实和理由:原审判决事实认定不清、法律适用错误。(一)原审判决未能查清法院现场调查结果与被诉侵权方法之间的关联性、现场调查结果存在疏漏和自相矛盾之处,事实认定不清,在此基础上得出的不侵权认定缺乏事实依据。1.原审法院在现场调查活动中进行了录像、取样并接收了江西邦浦公司提供的书面资料,但原审法院未能对现场取得的样品进行检测、更没有将该样品的成分与涉案产品的成分进行比对分析。考虑到专利号为ZL01817985.1、名称为“具有杀虫活性的噻唑衍生物的制备方法”的发明专利(以下简称涉案专利)系化工产品的生产方法,如不进行检测分析,根本无法确定现场取得的样品、生产工艺信息与被诉侵权方法之间具有关联性,不应当作为侵权比对的基础。2.原审法院现场调查结果存在疏漏和自相矛盾之处,不应当被予以采信。其一,正如案专利、辛根塔公司提交的专家意见以及科学论文(证据27)所述,现有的2-氯-5氯-甲基噻唑的工业合成路线中不可避免地产生杂质2,5,5-三氯-5,6-二氢-4H-[1,3]噻嗪(即专家意见中所称的“EZA14304”、科学论文中所称的“杂质A”),该杂质与目标产品2-氯-5氯-甲基噻唑具有相似的蒸馏特性而难以通过蒸馏方式去除。在原审法院现场调查结果显示的工艺中(无论是现场勘验的描述、还是《安全设施竣工验收评价报告》的相关描述),邦浦公司仅进行了常规的蒸馏操作,所获产品必然含有大量可检测的对应杂质,然而根据涉案产品的检测报告,涉案产品却基本不含有该杂质,清楚地说明原审法院现场调查的结果不可能是涉案产品真实、完整的生产工艺。其二,原审法院现场勘验有关**蒸馏的描述与《安全设施竣工验收评价报告》有关**蒸馏的描述并不一致。根据现场勘验的描述,邦浦公司使用了**脱气釜和蒸馏釜两个设备进行相关操作,而《安全设施竣工验收评价报告》中却描述了使用**脱气釜、粗蒸釜和二蒸馏釜等三个设备进行蒸馏操作,相应的工艺描述也不一致,存在矛盾之处。其三,《安全设施竣工验收评价报告》中显示“粗蒸釜夹套蒸汽升温至130℃,常压下按馏分沸点不同分别蒸馏出:氯乙烷和粗成品分别放入接收罐,至无馏分时粗蒸结束”。然而,考虑到产品的相关蒸馏特性,上述过程明显在技术上难以实现。综上,由于原审法院未能查清其现场调查结果与被诉侵权方法之间的关联性、现场调查结果存在疏漏和自相矛盾之处,事实认定明显不清,在此基础上得出的不侵权认定缺乏事实依据。(二)涉案产品所含杂质EXC9164是使用涉案专利方法的关键标志,原审判决相关事实认定错误。为了证明涉案产品所含杂质EXC9164是使用涉案专利方法的关键标志,辛根塔公司提交了专家辅助人***教授(瑞士洛桑联邦理工学院化学系教授)出具的专家意见,并且提交了山东省农药科学研究院和先正达植物保护公司共同发表的论文。上述意见及论文均包含使用和不使用涉案专利酸洗处理工艺的实例,比较了在两种工艺分别获得的2-氯-5氯-甲基噻唑产品中所含杂质EXC9164产生情况,即使用涉案专利酸洗工艺则产生杂质EXC9164、而不使用涉案专利酸洗工艺的实例中则不产生杂质EXC9164。更进一步,上述意见及论文还从化学原理出发分析了涉案专利酸洗工艺下生成EXC9164的特定成因。在此基础上,上述意见和论文得出了EXC9164是使用涉案专利方法的关键标志的结论。然而,原审判决却认为“专家辅助人或者论文作者均没有认定在生产2-氯-5氯-甲基噻唑工艺中,如果不使用酸洗处理工艺则在产品中不会含有EXC9164杂质”“原告没有提供证据证明如果在生产2-氯-5氯甲基噻唑工艺中,不使用酸洗处理工艺则在产品中不会含有EXC9164杂质。”原审判决的上述认定显然是对专家意见和论文的错误解读,进而作出了错误的事实认定。(三)原审判决举证责任分配不当、不予准许检测鉴定的裁量显失公正,导致侵权认定结论错误。本案系方法专利侵权,根据最高人民法院发布的《关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》以及《关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》,对于不属于新产品的制造方法发明专利的案件,当权利人举证满足下列条件:(一)被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品;(二)被诉侵权人制造的产品经由专利方法制造的可能性较大;(三)权利人为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力,人民法院可以要求被诉侵权人举证证明其产品制造方法不同于专利方法。本案中,辛根塔公司已围绕上述事实进行了大量举证,包括对涉案产品进行了检测、提交了专家辅助人***教授出具的专家声明、提交了相关公开发表的科研论文。除此之外,还向原审法院申请证据保全、申请由法院委托对涉案产品的成分以及成分与涉案专利方法之间的对应关系进行检测和鉴定、申请由法院委托对法院现场调查所获样品与涉案产品检测和比对鉴定。辛根塔公司已尽到一切合理努力完成了上述举证义务。因此,根据相关规定和司法精神,根据公平原则,原审法院应要求江西邦浦公司举证证明其产品制造方法不同于涉案专利方法,并判令其承担举证不能的不利后果。然而,原审法院一方面认为辛根塔公司提交的检测报告、专家声明、科研论文等系辛根塔公司自行检测、自行委托或发表而不予考虑,但同时却毫无理由拒绝辛根塔公司提出的相关司法检测及鉴定申请,另一方面,原审法院却没有要求江西邦浦公司提供相关证据,甚至在辛根塔公司针对法院现场调查所取得的样品、生产工艺信息与被诉侵权方法之间的关联性提出合理质疑时,仍然没有要求江西邦浦公司提供证明,反而认定辛根塔公司的质疑缺乏证据支持。原审判决关于举证责任的分配明显不公正,对于辛根塔公司的举证责任要求畸高,而对江西邦浦公司的要求畸轻,不符合相应的司法解释规定。(四)原审判决关于海利尔药业公司和海利尔化工公司的侵权认定错误。鉴于原审判决对江西邦浦公司侵权认定结论错误,在此基础上原审判决对于海利尔药业公司和海利尔化工公司的侵权认定结论同样错误。
江西邦浦公司辩称:(一)原审判决认定事实清楚,现场勘验程序合法。辛根塔公司的怀疑不具合理性和专业性,辛根塔公司在中国南通设有工厂,作为同类产品的生产企业,明知涉案产品作为杀虫剂中间体是易制毒化学品,其生产工艺的变更、生产线的改造、危废品种及回收方式均需通过国家环境部门、安全部门的行政许可或备案,不是几个月时间可以做得到的。(二)杂质EXC9164与本案认定侵权事实无关。辛根塔公司以不确定如何产生、何种工艺条件下产生的所谓标志物主张制备方法侵权无任何事实及法律依据。(三)原审判决举证责任分配得当,侵权认定正确。首先,原审法院基于辛根塔公司申请,对被诉侵权方法进行了现场勘验并取证,江西邦浦公司积极配合法院取证工作,为查明事实已履行了积极的配合义务,符合辛根塔公司极力主张应由江西邦浦公司举证证明其产品制造方法不同于涉案专利方法的要求,原审法院举证责任分配并无不当,程序合法;其次,基于原审法院对江西邦浦公司生产工艺现场进行勘验确定的事实以及江西邦浦公司安全评价验收报告等文件,足以判断被诉侵权方法未落入涉案专利保护范围,在此前提下,对涉案产品进行检测,对未经科学证实、非必然关联的副产物进行逆推制造方法是对司法资源的浪费。辛根塔公司主张的鉴定申请于法无据,原审法院不予支持合理合法。恳请二审法院驳回上诉、维持原判。
海利尔药业公司、海利尔化工公司共同辩称:同意江西邦浦公司的答辩意见。
辛根塔公司向原审法院提起诉讼,原审法院于2020年3月17日立案受理,辛根塔公司起诉请求:1.判令江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司立即停止使用涉案专利方法,立即停止销售、**销售、使用侵害涉案专利的产品;2.判令江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司在辛根塔公司指定代表在场的情况下销毁其拥有、储存或控制的全部侵权产品以及在本诉讼中辛根塔公司购买的产品,并承担销毁上述产品的所有费用;3.判令江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司赔偿辛根塔公司经济损失及调查和制止侵权行为的费用总计100万元;4.判令江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司承担本案的诉讼费。事实和理由:辛根塔公司是中国化工集团全资子公司先正达集团位于瑞士的经营实体,在全球拥有大量知识产权。在中国合法拥有涉案专利权,至今有效。噻虫嗪是先正达集团开发的杀虫剂,是全世界销量最大的杀虫剂之一,2-氯-5-氯甲基噻唑(或者简称CCT)是制备噻虫嗪的常用物质,涉案专利保护制备2-氯-5-氯甲基噻唑的必要纯化方法以及使用经纯化的2-氯-5-氯甲基噻唑制备噻虫嗪的方法。2019年4月17日,辛根塔公司发现江西邦浦公司在其官方网站**销售2-氯-5-氯甲基噻唑。2019年9月19日,辛根塔公司从江西邦浦公司公证购买获得2-氯-5-氯甲基噻唑产品,经检测分析,辛根塔公司发现该产品的生产使用了涉案专利权利要求1所保护的专利方法。2019年9月25日,辛根塔公司从海利尔药业公司公证购买获得2-氯-5-氯甲基噻唑产品,上述产品由江西邦浦公司生产,经检测分析,辛根塔公司发现该产品的生产使用了涉案专利权利要求1所保护的专利方法。同时,辛根塔公司了解到海利尔药业公司不但销售涉案产品,还在生产噻虫嗪的过程中使用江西邦浦公司生产的涉案产品,上述噻虫嗪的生产活动落入涉案专利权利要求7的范围,侵害了涉案专利权。根据海利尔药业公司于2020年6月23日在上海证券交易所发布公告《海利尔药业集团股份有限公司关于子公司噻虫嗪和噻虫胺原药项目试生产的公告》,海利尔化工公司作为海利尔药业公司的全资子公司是噻虫嗪原药的实际生产者,因此与海利尔药业公司共同实施了侵权行为,构成共同侵权。江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司使用涉案专利方法以及销售、**销售依照涉案专利方法直接获得的产品的行为侵害了辛根塔公司的涉案专利权,给辛根塔公司带来了经济损失,为制止江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司的侵权行为,辛根塔公司在调查取证及委托律师提起诉讼的过程中花费了大量费用,为维护自己的合法权利,根据法律规定,特向法院提起诉讼。
江西邦浦公司原审辩称:(一)辛根塔公司的起诉是否是其真实的意思表示请法院予以核实。(二)辛根塔公司缺乏合法有效证据证明江西邦浦公司存在使用涉案专利方法及销售、**销售依照涉案专利方法直接获得的产品的行为。(三)江西邦浦公司销售的产品在涉案专利申请日前已经是公开结构化合物。(四)涉案专利申请日为2001年,距今已近20年,制造涉案产品的方法早已更新迭代。
海利尔药业公司、海利尔化工公司原审共同辩称:(一)代理人起诉没有获得辛根塔公司授权,辛根塔公司不具备本案原告主体资格。(二)涉案专利说明书已经说明了使用另外三种方法产生的物质是一样的,辛根塔公司没有提交证据证明江西邦浦公司使用了涉案专利方法,尤其是权利要求1的B步骤,是用水和任选的碱稀释,而在其说明书中不用碱也可以有三种方法进行实现,其无法证明江西邦浦公司生产的产品同时使用了水和碱,根据江西邦浦公司公开的“绿色合成”专利方法,水和碱均没有使用。(三)海利尔药业公司购买销售2-氯-5-氯甲基噻唑均系善意,不知存在侵害专利权行为。(四)海利尔药业公司只是一个试生产公告,海利尔化工公司没有生产噻虫嗪。其他答辩意见同江西邦浦公司的答辩意见。
原审法院认定事实:
2001年10月25日,辛根塔公司向国家知识产权局申请涉案专利,并于2006年6月28日获得授权,专利号ZL01817985.1。该专利现处有效期内。
辛根塔公司要求保护涉案专利权利要求1、7。其权利要求为:
“1.一种制备如下通式(III)的化合物的方法,其为自由形式或盐的形式,其中如下通式(II)的化合物与氯化剂反应,其中X为离去基团,其中对于所形成的反应物:a)用酸性水溶液处理,使其ph小于4;和b)用水和任选的碱稀释,将通式(III)的化合物提取入与水不混溶的有机溶剂中。
7.一种制备通式(I)的化合物的方法,其中按权利要求1的方法制备通式(III)的化合物,然后该通式(III)的化合物进一步与通式(IV)的化合物反应,得到通式(I)的化合物以及任选的其E/Z-异构体、E/Z-异构体混合物和/或互变异构体,其在每种情况下均为自由形式或盐的形式。其中(通式(I)的化合物中)Q为CH或N;Y为NO2或CN;Z为CHR3、O、NR3或S;R1和R2相互独立地为氢、未取代的或被R4-取代的C1-C8烷基,或者一起为含有两个或三个碳原子的亚烷基桥,该亚烷基桥任选含有一个选自NR5、O、和S的杂原子,R3为H或未取代的或被R4-取代的C1-C12烷基,R4为未取代的或取代的芳基或杂芳基,以及R5为H或C1-C12烷基;其中(通式(IV)的化合物中)R1、R2、Y、Z和Q具有与上述相同的意义。”
2019年4月17日,北京市安伦律师事务所向北京市东方公证处申请办理保全证据公证。同日,在公证员**和公证处人员的监督下,北京市安伦律师事务所委托代理人高维京使用公证处计算机,进入“www.bp-pharm.com”网站,该网站有“2-氯-5-氯甲基噻唑”产品展示。进入国家工业和信息化部网站查询,“www.bp-pharm.com”网站为江西邦浦公司所有。2019年5月10日,北京市东方公证处出具(2019)京东方内民证字第07180号公证书,对上述事实予以证实。
2019年9月12日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。2019年9月19日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到上海市奉贤区“中外运化工国际物流有限公司”,公证员**和公证处人员**对李成军携带的手机进行了检查,确认该手机储存空间为空白,在公证员**和公证处人员**的监督下,李成军收取了货桶六个及编号为0001552的“江西邦浦公司产品发运通知单”,该通知单显示:收货单位成都**号、件数6桶、数量1.5吨,李成军进行了拍照,公证员**和公证处人员**对上述六个货桶进行了封存,公证处人员**对上述单据进行了拍照并封存。2019年10月31日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到上海市奉贤区“中外运化工国际物流有限公司”,公证员**和公证处人员**对北京市安伦律师事务所的委托代理人**携带的手机进行了检查,确认该手机储存空间为空白,并对存放于该处的六个货桶进行了检查,确认封存完好。在公证员**和公证处人员**的监督下,**对货桶进行了拍照,并将其中一个货桶拆封,取出样品分成三份装入袋中,公证处人员**对拆封过程进行了拍照,公证员**和公证处人员**对取样后的货桶重新封存,并对所取三份样品进行了封存。2019年11月29日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09475号公证书,对上述事实予以证实。
2019年11月13日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。同日,公证员**和公证处人员**对手机号181××××5650与手机号137××××9058之间的微信进行了证据保全,微信记录显示:江西邦浦公司与成都**号医药化工有限公司(以下简称**号公司)签订购销合同,约定**号公司向江西邦浦公司购买2-氯-5-氯甲基噻唑产品1.5吨,该合同已实际履行。2019年12月11日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09956号公证书。
2019年11月13日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。同日,公证员**和公证处人员**对北京市安伦律师事务所委托代理人李成军使用手机拨打电话079627××××6进行了证据保全,录音显示:电话079627××××6是江西邦浦公司的固定电话,江西邦浦公司负责国内销售的经理是***,其手机号为137××××9058。2019年12月27日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09981号公证书。
2020年1月2日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。2020年1月3日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到江苏省南通市如东县洋口化学工业园,公证员**和公证处人员**对存放于该出处的六个货桶的封存状态进行了检查,封存状况完好,在公证员**和公证处人员**的监督下,李成军使用公证处清空内存的拍照设备对封存完好的1个货桶进行了拍照,并将该货桶拆封,取出样品分成三份装入塑料盒中,公证处人员**对拆封、取样过程进行了拍照,公证员**和公证处人员**对取样后的货桶重新封存,并对所取三份样品进行了封存。2020年2月13日,北京市信德公证处出具(2020)京信德内民证字第00101号公证书,对上述事实予以证实。
2019年9月12日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。2019年9月25日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到上海市奉贤区“中外运化工国际物流有限公司”,公证员**和公证处人员**对李成军携带的手机进行了检查,确认该手机储存空间为空白,在公证员**和公证处人员**的监督下,李成军收取了货桶六个及《检验报告单》1张,李成军对收取的六个货桶及物流送货人员出示的编号为0001557的“江西邦浦公司产品发运通知单”进行了拍照,该通知单显示:收货单位江***、件数6桶、数量1.5吨,公证员**和公证处人员**对上述六个货桶进行了封存,公证处人员**对上述单据进行了拍照并封存。2019年10月31日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到上海市奉贤区“中外运化工国际物流有限公司”,公证员**和公证处人员**对北京市安伦律师事务所的委托代理人**携带的手机进行了检查,确认该手机储存空间为空白,并对存放于该处的六个货桶进行了检查,确认封存完好。在公证员**和公证处人员**的监督下,**对货桶进行了拍照,并将其中一个货桶拆封,取出样品分成三份装入袋中,公证处人员**对拆封过程进行了拍照,公证员**和公证处人员**对取样后的货桶重新封存,并对所取三份样品进行了封存。2019年11月29日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09476号公证书,对上述事实予以证实。
2019年11月13日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。同日,公证员**和公证处人员**对手机号181××××5650与手机号188××××5109以及海利尔医药公司其他工作人员之间的微信进行了证据保全,微信记录显示:海利尔药业公司与**号公司签订了购销合同,约定**号公司向海利尔药业公司购买2-氯-5-氯甲基噻唑产品1500公斤,该合同已实际履行,该产品由江西邦浦公司生产。2019年12月11日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09956号公证书,对上述事实予以证实。
2019年11月13日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。同日,公证员**和公证处人员**对北京市安伦律师事务所委托代理人李成军使用手机拨打电话0532586××××7进行了证据保全,录音显示:电话0532586××××7是海利尔药业公司的固定电话,**是海利尔药业公司销售部的销售人员,其手机号为188××××5109。2019年12月27日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09982号公证书,对上述事实予以证实。
2019年11月13日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证。同日,在公证员**和公证处人员**的监督下,北京市安伦律师事务所委托代理人高维京使用公证处的计算机,进入海利尔药业公司的“www.hailir.cn”网站,该网站有“噻虫嗪”产品销售。2019年12月30日,北京市信德公证处出具(2019)京信德内民证字第09983号公证书,对上述事实予以证实。
2020年1月2日,北京市安伦律师事务所向北京市信德公证处申请办理保全证据公证,对在北京市信德公证处监督下((2019)京信德内民证字第09476号《公证书》)封存的货桶重新开封,取出相关证物进行公证。2020年1月3日,公证员**和公证处人员**同北京市安伦律师事务所的委托代理人李成军来到江苏省南通市如东县洋口化学工业园,公证员**和公证处人员**对存放于该出处的六个货桶的封存状态进行了检查,封存状况完好,在公证员**和公证处人员**的监督下,李成军使用公证处清空内存的拍照设备对封存完好的1个货桶进行了拍照,并将该货桶拆封,取出样品分成三份装入塑料盒中,公证处人员**对拆封、取样过程进行了拍照,公证员**和公证处人员**对取样后的货桶重新封存,并对所取三份样品进行了封存。2020年2月13日,北京市信德公证处出具(2020)京信德内民证字第00103号公证书,对上述事实予以证实。
2020年6月23日,海利尔药业公司发布《关于子公司噻虫嗪和噻虫胺原药项目试生产的公告》,海利尔药业公司所属全资子公司海利尔化工公司自有资金建设的第二代烟碱类杀虫剂噻虫嗪和噻虫胺原药项目已完成工程主体建设及设备安装、调试工作,近日试生产方案经专家评审通过,符合试生产条件,正式进入试生产阶段。
2016年6月3日,江西邦浦公司向国家知识产权局申请名称为“一种高品质2-氯-5-氯甲基噻唑的绿色合成方法”发明专利(以下简称绿色合成方法专利),并于2018年4月27日获得授权,专利号为ZL201610394621.1。该专利现处有效期内。
2019年9月12日,海利尔药业公司向江***化工有限公司购买2-氯-5-氯甲基噻唑产品1500KG。
辛根塔公司本案支出公证费28200元、翻译费3193元、律师费198723元、差旅费14118元、检索费265元,购买涉案产品费用21万元,总计454499元。
2020年8月13日,原审法院对江西邦浦公司生产2-氯-5-氯甲基噻唑产品的生产车间进行了现场勘验及取证。江西邦浦公司生产2-氯-5-氯甲基噻唑产品的生产工艺可归纳为:1.通过二氯乙烷进料泵及管道,将二氯乙烷泵入氯化釜;2.通过通式(Ⅱ)化合物进料泵及管道,将通式(Ⅱ)化合物泵入氯化釜;3.将氯气通入氯化釜内;4.将氯化釜内氯化反应料液通过底阀放料管道放入**脱气釜;5.**脱气釜开启真空泵,进行脱气;6.将蒸汽送入**脱气釜的夹套里,进行**回收二氯乙烷溶剂;7.打开**脱气釜的放料底阀,将**脱气物料放入蒸馏釜,将蒸汽送入蒸馏釜的夹套里,进行蒸馏,先截取前馏为低含量2-氯-5-氯甲基噻唑产品,在接受后馏为高含量2-氯-5-氯甲基噻唑产品。
在现场勘验及取证过程中,江西邦浦公司提交江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心于2018年4月26日出具的江西邦浦公司年产6000吨精细化学品改建项目一期工程《安全设施竣工验收评价报告》,该报告记载了2-氯-5-氯甲基噻唑工艺流程简述和工艺流程简图。其工艺流程简述为:(1)异酯合成工段。在溶解釜内定量投入固体硫氰酸钠,高位權定量放入新鲜水,溶解釜夹套通入热水升温至50℃搅拌,观察孔观察固体物料溶解完全后,经泵定量打入酯化釜,高位槽定量放入二氯丙烯(由罐区二氣丙烯储罐打入高位槽,高位槽设置溢流管接储罐),酯化釜夾套蒸汽开启,缓慢升温至80℃,常压下保温6h,关闭蒸汽,开启循环水降至常温,将物料放入二合一压滤机过滤,固体物料为氯化钠装桶入库,母液经泵打入分层釜。常温常压下,静置分层,水层经泵打回溶解釜套用,有机相经泵打入蒸酯釜,开启真空系统,蒸酯釜夹套蒸汽开启升温至70℃,减压蒸馏,压力-0.01Mpa,蒸出中间产品2-氯丙烯基异硫氰酸酯放入异酯中转罐备用,釜底液送污水处理池处理。(2)成环工段(氯化)。将异酯中转罐中氯异硫丙烯经泵定量(700.0kg)打入成环釜,由二氯乙烷中转罐或二氯乙烷储罐经泵定量(1500kg)打入成环釜,夹套冷盐水开启,将釜内温度降至0~5℃,开启尾气真空系统(其中四级水吸收,三级10%液碱吸收),压力为-0.01MPa,温度和压力稳定后,缓慢定量通入氯气(316k),通氯结束后成环釜温度保温(30~55℃)h,自然冷却至常温,将物料经泵打入**釜。(3)成品精制工段。**釜夹套蒸汽加热至80℃,开启真空系统,蒸发气经冷凝器冷却后放至二氯乙烷接收罐,真空尾气送尾气吸收塔,3h后**釜母液经泵打入粗蒸釜。粗蒸釜夹套蒸汽升温至130℃,常压下按馏分沸点不同分别蒸馏出:氯乙烷和粗成品分别放入接收罐,至无馏分时粗蒸结束。将二氯乙烷接收罐及粗蒸釜母液经泵打入水洗釜,待溶剂回收。粗成品经泵打入二蒸釜,二蒸釜夹套蒸汽加热至110℃,常压下蒸馏成品经冷凝器放入成品接收罐,桶装入库;二蒸釜母液送污水处理池处理。(4)溶剂回收工段。**及粗蒸溶剂经泵打入水洗釜,定量放入新鲜水,开启搅拌均匀后静置分层,水层经泵打入尾气吸收塔,有机层经泵打入二氯乙烷中转罐,中转后经泵打入溶剂蒸馏釜,夹套蒸汽加热至85℃,常压下蒸出二氯乙烷,放入二氯乙烷中间罐备用,至无馏分时蒸馏完毕,釜底液送至污水处理池处理。(5)尾气吸收工段。102生产车间主要尾气包括氯气、氯化氢气体及极少量的二氧化硫气体,车间东侧外设置有7座尾气吸收塔,经四级水吸收三级10%液碱吸收后30m高空排放,吸收溶液达到一定浓度盐酸后经泵送至206罐区副产盐酸罐。其工艺流程简图为:水、硫氰酸钠→溶解→酯化(加入二氯丙烯)→蒸酯、过滤→成环(加入二氯乙烷、氯气)→**→粗蒸→二蒸→成品包装入库。
原审法院认为:本案的争议焦点是江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司的行为是否侵害了辛根塔公司的涉案专利权。
关于江西邦浦公司是否侵犯了辛根塔公司的专利权的问题。
本案中,将涉案专利权利要求1所记载的技术特征与江西邦浦公司生产2-氯-5-氯甲基噻唑工艺技术方案中包含的相应技术特征进行比对,其不同点在于:涉案专利权利要求1所记载的技术特征是:对于通式(Ⅱ)化合物与氯化剂反应所形成的反应物:a)用酸性水溶液处理,使其ph小于4;和b)用水和任选的碱稀释,将通式(III)的化合物提取入与水不混溶的有机溶剂中。而被诉侵权技术方案中相应的技术特征是:对于通式(Ⅱ)化合物与氯化剂反应所形成的反应物:进行**脱气、蒸馏,得到通式(III)化合物,即得到2-氯-5-氯甲基噻唑产品。
原审法院认为,涉案专利是一种产品的制备方法,其权利要求是以制备方法界定其技术特征。原审法院经现场勘验、取证,被诉侵权技术方案的技术特征与涉案专利权利要求1所记载的全部技术特征相比,两者提取2-氯-5-氯甲基噻唑产品的方式的技术特征不相同也不等同,故应当认定被诉侵权技术方案未落入涉案专利权保护范围,辛根塔公司的诉讼请求不成立,应予驳回。
关于辛根塔公司认为,目前无法证明法院调查的现场生产方法与被诉侵权方法相同的问题。本案中,辛根塔公司对法院调查获得的证据的真实性、合法性认可,但对关联性不认可,认为江西邦浦公司有动机并有充分机会对其生产线或生产方法进行修改或掩盖,以逃避侵权责任。原审法院认为,原审法院已对江西邦浦公司生产线进行了现场勘验,并对其生产过程进行录像以固定证据,江西邦浦公司也已提交其《安全设施竣工验收评价报告》以及“成品蒸馏岗位操作记录”以证明其与涉案专利方法的不同,辛根塔公司若对此有异议,应当提供证据予以证明,不能仅凭臆想、推断,如果不能提供证据,则应承担不利的后果。在辛根塔公司未能提供证据的情况下,其上述主张没有事实和法律依据,原审法院不予支持。
关于辛根塔公司认为,涉案产品含有杂质EXC9164,辛根塔公司有充分理由相信江西邦浦公司的生产方法具备涉案专利“a)用酸性水溶液处理,使其ph小于4”的技术特征的问题。本案中,辛根塔公司申请瑞士洛桑联邦理工学院化学系教授***博士出庭,就专业问题提出意见,认为在两个公证样品中存在EXC9164的事实允许其得出以下结论:从(1)海利尔药业公司和(2)江西邦浦公司获得的CCT样品极有可能是使用涉案专利保护的“水提取工艺”步骤生产的。同时,辛根塔公司提交山东省农药科学研究院和先正达植物保护公司于2020年8月在《农药》杂志上发表的论文《2-氯-5-氯甲基噻唑纯化工艺的杂志分析》,其结论是:通过对2-氯-5-氯甲基噻唑(CCT)纯化工艺的研究,CCT的纯化是生产高含量噻虫嗪的关键步骤,这项研究标明:杂质EXC9164是先正达在蒸馏CCT检测到的最初的酸洗处理步骤的一个关键标志。
原审法院认为,首先,如前所述,原审法院已对辛根塔公司提交的专家辅助人意见以及论文均不予采纳;其次,专家辅助人意见仅是涉案产品存在EXC9164杂质“极有可能是使用涉案专利保护的水提取工艺步骤生产的”,而论文结论是“杂质EXC9164是先正达在蒸馏CCT检测到的最初的酸洗处理步骤的一个关键标志”,两者均是认为在生产2-氯-5-氯甲基噻唑过程中,如果使用酸洗处理工艺则必然在产品中含有杂质EXC9164,但是,专家辅助人或者论文作者均没有认定在生产2-氯-5-氯甲基噻唑工艺中,如果不使用酸洗处理工艺则在产品中不会含有EXC9164杂质。第三,经现场勘验,江西邦浦公司并没有对于所形成的反应物用酸性水溶液处理,处理后的混合物ph小于4,以及用水和任选的碱稀释上述混合物的技术特征。综上,辛根塔公司该主张不成立,原审法院不予支持。
关于辛根塔公司认为,基于公平原则非常有必要对法院调取证据所获得的2-氯-5-氯甲基噻唑样品的主要成分和杂质成分进行鉴定,并将其与辛根塔公司公证购买获得的2-氯-5-氯甲基噻唑产品进行比对,否则,无法确定现场调查所获得的生产工艺信息与被诉侵权技术方案之间具有关联性的问题。原审法院认为,首先,如前所述,虽然在生产2-氯-5-氯甲基噻唑过程中,使用酸洗处理工艺“极有可能”或“必然”在产品中含有杂质EXC9164,但是,辛根塔公司没有提供证据证明如果在生产2-氯-5-氯甲基噻唑工艺中,不使用酸洗处理工艺则在产品中不会含有EXC9164杂质,因此,即使对法院调取证据所获得的2-氯-5-氯甲基噻唑样品进行鉴定后含有杂质EXC9164也无法推断出江西邦浦公司使用了酸洗处理工艺。其次,经现场勘验、取证,原审法院已确认涉案专利与江西邦浦公司在提取2-氯-5-氯甲基噻唑产品的方式的技术特征不相同也不等同,被诉侵权技术方案未落入专利权的保护范围,因此,如果辛根塔公司仍认为法院现场调查所获得的生产工艺信息与被诉侵权技术方案之间不具有关联性,则应提供证据予以证实,否则应承担不利的后果。在辛根塔公司未能提供其他证据相佐证的情况下,其上述请求原审法院不予支持。
综上所述,在江西邦浦公司生产2-氯-5-氯甲基噻唑的被诉侵权技术方案未落入涉案专利权利要求1的保护范围的情况下,辛根塔公司认为江西邦浦公司使用涉案专利方法,并**销售、销售依照涉案专利方法所直接获得的产品,海利尔药业公司销售依照涉案专利方法所直接获得的产品,海利尔药业公司、海利尔化工公司共同使用依照涉案专利方法所直接获得的产品,侵害涉案专利权的诉讼主张没有事实和法律依据,原审法院不予支持。
关于辛根塔公司认为江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司共同实施了使用涉案专利权利要求7的方法制造噻虫嗪的侵权行为的问题。原审法院认为,涉案专利权利要求1是第一独立权利要求,权利要求7是并列独立权利要求,在确定引用在前独立权利要求的并列独立权利要求的保护范围时,被引用的在前独立权利要求的技术特征应当予以考虑,其实际的限定作用应当根据其对该并列独立权利要求的技术方案是否有实质性影响来确定。本案中,权利要求7是一种制备通式(I)(噻虫嗪)的化合物的方法,其明确限定是按权利要求1的方法制备通式(III)的化合物,然后该通式(III)的化合物进一步与通式(IV)的化合物反应,得到通式(I)的化合物。可见权利要求1记载的技术特征对于权利要求7产生了实质性的影响,因此,在确定权利要求7的技术特征时,应包括权利要求1记载的技术特征。由于江西邦浦公司在制备通式(III)的化合物的技术方案与涉案专利权利要求1记载的技术方案不同,并未侵害涉案专利权,故即使海利尔化工公司利用江西邦浦公司生产的2-氯-5-氯甲基噻唑试生产噻虫嗪产品,也不构成对涉案专利权的侵害。因此,辛根塔公司认为江西邦浦公司、海利尔药业公司、海利尔化工公司共同实施了使用权利要求7的方法生产噻虫嗪的侵权行为的诉讼主张不成立,原审法院不予支持。
原审法院判决:驳回辛根塔公司的诉讼请求。案件受理费13800元,由辛根塔公司负担。
二审中,当事人未提交新证据。
原审查明的事实基本属实,本院予以确认。
本院另查明:1.关于涉案专利,(1)背景技术,说明书上标第2页记载:“通式(Ⅰ)的化合物是已知的有用的杀虫剂,并且其制备方法在文献中有描述。具体描述了通式(Ⅲ)的主要化合物的各种制备方法。但已经发现在上述通式(Ⅲ)化合物的纯度方面,以及由文献已知的这些制备方法得到的具有杀虫活性的通式(Ⅰ)的化合物都存在有相当大的问题。通式(Ⅲ)的化合物的副产物只能通过具有很大产物损失、并借助于复杂耗时的措施的精馏方法分离。这严重削弱了通式(Ⅲ)化合物的热稳定性,这将导致严重问题以及制备操作的长的循环周期。另外,通式(Ⅲ)化合物纯度的提高也对后续过程所达到的收率有积极作用。针对其它参数如通式(Ⅲ)化合物的收率、贮存稳定性、合成周期的持续时间、体积收率、从生态学和毒性观点来看存在问题的废物料的处理、未反应原料的再循环灯,这些已知方法同样具有相当多的缺点。因此,需要提供一种改进的方法用来制备通式(Ⅰ)的化合物以及具体为通式(Ⅲ)的化合物。”说明书上标第2-3页记载:“为了纯化通式(Ⅲ)的化合物,在文献中提出了各种方法,例如在有机溶剂中形成化合物(Ⅲ)的氢氯化合物,然后过滤并通过加入碱释放所述化合物;由适当溶剂通过结晶纯化通式(Ⅲ)的粗化合物;通过溶剂的蒸发和后续在减压下馏分精馏进行纯化;用大量碱的水溶液将有机相产物洗出;或用大量水将固体有机相产物洗出。”(2)关于杂质EZA14304,说明书上标第3页记载:“上述很难分离的其它副产物为下列通式的化合物(Ⅴ),2,5,5-三氯-5,6-二氢-4H-[1,3]噻嗪和(Ⅵ),2,5-二氯-6H-[1,3]。”“通式(Ⅴ)的化合物通常是在通式(Ⅲ)化合物的制备过程中产生的最重要的副产物。”通式(Ⅴ),2,5,5-三氯-5,6-二氢-4H-[1,3]噻嗪,即杂质EZA14304。(3)关于“水提取工艺”,涉案专利说明书上标第3-4页记载:“所述过程主要包括使反应物与水在酸性PH值范围内接触,然后以适当方式分离想要的通式(III)化合物,其中所述反应物包括通式(III)的化合物和可能未反应的如下通式的化合物。”(即通式(Ⅴ),杂质EZA14304)“在该过程中,向酸性反应物中加入酸性水溶液或者单纯的水。”具体的实施方案a1:“在合成通式(III)的化合物后,用酸性水溶液,优选为浓盐酸处理反应物。”“将通式(III)的化合物从作为氢氯酸盐形成的反应混合物中转移到酸性水溶液相中。易于水解的副产物被破坏,而想要的产物保留下来。在该纯化方法中,然后通过增加水溶液产物相的PH值,如通过用水稀释或加入一些碱,并在有机溶剂中吸收释放的通式(III)的化合物而回收产物。”a2:“在处理通式(III)的化合物之前,任选在精馏出一些溶剂后,向反应物中加入水。”
2.关于被诉侵权人的绿色合成方法专利,(1)绿色合成方法专利说明书第[0006]段记载:“利用2-氯-5-氯甲基噻唑能与盐酸成盐,而杂质不成盐的特性……洗涤盐酸盐。此方法主要存在的问题在于中和2-氯-5-氯甲基噻唑盐酸盐中的氯化氢,需要耗费大量的碱,并且产生大量的含盐废水,对后面的废水处理增加了很大的处理成本。”第[0007]段记载:“本发明的目的在于提供一种高品质2-氯-5-氯甲基噻唑的绿色合成方法,以解决上述背景技术中提出的问题。”江西邦浦公司认为,其实际生产工艺在“绿色合成法”基础上,去除杂质的方式采用蒸馏方式,蒸馏工艺中使用了助剂实现杂质分离,具体使用的助剂是其商业秘密,如二审法院需要确认,可随时配合法院现场勘验核实。(2)关于原审法院根据原告保全证据的申请,于2020年8月13日对被告邦浦公司的生产现场进行了勘验,并对其生产工艺进行了录像。本院于2020年9月11日对本院保全的证据进行了证据交换,原告对法院调查获得的证据的真实性、合法性认可,对关联性有异议,认为目前无法证明法院调查的现场生产方法与本案被诉的生产方法相同。(3)关于江西邦浦公司工艺,原审法院保全的制造方法。因辛根塔公司委托诉讼代理人拒绝签署保密承诺,未能完整查阅原审法院保全的江西邦浦公司工艺(视频、报告)。江西邦浦公司认为,其生产工艺采用CN105949145B专利文献记载的成品蒸馏工艺为基础的改进工艺,排除了涉案专利“水提取工艺”产生大量含盐废水工艺的绿色合成方法。归纳工艺流程以原审判决第23页记载为准,该工艺与安全设施竣工验收评价报告记载的工艺流程简述和工艺流程简图一致。原审判决第25页关于“3055℃”系“30~55℃”的笔误。蒸馏工艺中使用了助剂实现杂质分离,具体使用的助剂是商业秘密。
本院认为:本案是侵害发明专利权纠纷,因被诉侵权行为发生在2009年10月1日以后、2021年6月1日前,故本案应适用2008年修正的《中华人民共和国专利法》。本案二审争议焦点问题:1.被诉侵权制造方法是否使用了涉案专利方法,具体涉及涉案专利方法制造的产品不属于新产品,辛根塔公司是否已满足举证要求;2.辛根塔公司所主张标记化合物的认定问题,“水提取工艺”权利要求及其解释。
(一)被诉侵权制造方法是否使用了涉案专利方法的问题
关于辛根塔公司举证是否满足条件,根据《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条的规定,专利方法制造的产品不属于新产品的,当权利人举证满足下列条件:(一)被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品;(二)被诉侵权人制造的产品经由专利方法制造的可能性较大;(三)权利人为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力,人民法院可以要求被诉侵权人举证证明其产品制造方法不同于专利方法。首先,各方当事人确认,涉案专利权利要求1中“一种制备如下通式(III)的化合物的方法,其为自由形式或盐的形式,其中如下通式(II)的化合物与氯化剂反应”属于现有技术,通式(III)化合物为已知化合物,即本案不属于新产品的制造方法发明专利的案件,被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品。其次,根据涉案专利说明书上标第3页记载“本发明所要求的通式(III)化合物的纯化方法直接满足产物外观必须是纯白色到米黄色这一标准。”涉案专利说明书上标第3-4页记载:“所述过程主要包括使反应物与水在酸性PH值范围内接触,然后以适当方式分离想要的通式(III)化合物”,据此,涉案专利权利要求1中“水提取工艺”纯化通式(III)化合物,是涉案专利方法对现有技术的改进。关于“b)用水和任选的碱稀释”技术特征,“用水和任选的碱稀释”是否必须同时使用“水”和“碱”,即是否排除“单独用水稀释”的技术方案。对此,权利要求中的“和”,是专利审查指南关于权利要求撰写中用并列选择法概括时的撰写方式,即用“或者”或者“和”并列几个必择其一的具体特征;“任选”从字面理解为任意选择,包括选择无,即“任选的碱”包括选择无碱,因此“用水和任选的碱稀释”,包括了“单独用水稀释”。由此可知,本案争议核心在于被诉侵权制造方法纯化通式(III)化合物是否使用了与涉案专利方法“水提取工艺”相同或者等同的工艺,辛根塔公司应当就此提供证据。再次,根据原审在案证据,原审法院根据辛根塔公司保全证据的申请,于2020年8月13日对江西邦浦公司的生产现场进行了勘验,对其生产工艺进行了录像,并调取了江西邦浦公司年产6000吨精细化学品改建项目一期工程《安全设施竣工验收评价报告》,根据视频及报告的内容,江西邦浦公司采用蒸馏法纯化通式(III)化合物,并无“水提取工艺”步骤。江西邦浦公司认为,其实际生产工艺在“绿色合成方法”基础上,去除杂质采用蒸馏方式,蒸馏工艺中使用了助剂实现杂质分离。因辛根塔公司委托诉讼代理人拒绝签署保密承诺,未能完整查阅原审法院保全的江西邦浦公司工艺(视频、报告),应当承担相应不利后果。综上,原审判决认定辛根塔公司的诉讼主张没有事实依据并无不当,本院予以确认。
(二)关于“水提取工艺”是否存在标记化合物问题
辛根塔公司主张,EXC9164是使用涉案专利的标记化合物,故在辛根塔公司所举证据材料显示被诉侵权产品存在EXC9164化合物的情况下,其为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力。对此,本院认为:首先,辛根塔公司关于“水提取工艺”会形成其他副产物(杂质)EZA14261、EZA15124及标记化合物EXC9164的主张,并未记载在说明书中,缺乏说明书的支持。其次,辛根塔公司提供的论文、专家意见,作为CCT纯化工艺的杂质分析意见,不属于专利审查指南规定的化学领域发明专利申请有关的涉案专利申请日之后补交的实验数据。再次,在案并无证据表明,辛根塔公司提出的CCT纯化工艺的杂质分析意见已经成为本领域公知常识,也不足以对抗原审法院对江西邦浦公司生产现场勘验获得的不支持辛根塔公司主张的证据。据此,辛根塔公司关于委托相关机构鉴定涉案CCT主要成分和杂质成分的申请理由不能成立,本院不予支持。综上,辛根塔公司关于标记化合物的上诉理由不成立,本院不予支持。
综上所述,辛根塔公司的上诉请求不成立,本院不予支持。原审判决认定事实清楚,适用法律正确,依法应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定,判决如下:
驳回上诉,维持原判。
二审案件受理费13800元,由辛根塔参与股份公司负担。
本判决为终审判决。
审 判 长 ***
审 判 员 ***
审 判 员 颜 峰
二〇二一年九月二十二日
法官助理 祁 帅
书 记 员 ***
裁判要点
案号
(2021)高法知民终872号
案由
侵害发明专利权纠纷
合议庭
审判长:***
审判员:***、**
法官助理:**
书记员:***
裁判日期
2021年9月22日
涉案专利
专利号为ZL01817985.1名称为“具有杀虫活性的噻唑衍生物的制备方法”的发明专利
关键词
发明专利、方法专利、并列独立权利要求
当事人
上诉人(原审原告):辛根塔参与股份公司;
被上诉人(原审被告):江西邦浦医药化工有限公司;
被上诉人(原审被告):海利尔药业集团股份有限公司;
被上诉人(原审被告):山东海利尔化工有限公司。
裁判结果
驳回上诉,维持原判。
原判决内容:驳回辛根塔公司的诉讼请求。案件受理费13800元,由辛根塔公司负担。
相关法条
《最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定》第三条
法律问题
专利方法制造的产品不属于新产品的,权利人举证应当满足的条件问题
裁判观点
被诉侵权人制造的产品与使用专利方法制造的产品属于相同产品;被诉侵权人制造的产品经由专利方法制造的可能性较大;权利人为证明被诉侵权人使用了专利方法尽到合理努力,人民法院可以要求被诉侵权人举证证明其产品制造方法不同于专利方法。
注:本摘要并非判决书之组成部分,不具有法律效力。