宜兴协联生物化学有限公司等二审行政判决书

北京市高级人民法院

行 政 判 决 书

（2018）京行终4970号

上诉人（原审原告）安徽丰原集团有限公司，住所地安徽省蚌埠市胜利西路。

法定代表人李荣杰，董事长。

委托代理人杨安进，北京市维诗律师事务所律师。

委托代理人徐永浩，北京市维诗律师事务所专利代理人。

上诉人（原审被告）国家知识产权局专利复审委员会，住所地北京市海淀区北四环西路。

法定代表人葛树，副主任。

委托代理人史晶，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

委托代理人刘亚，国家知识产权局专利复审委员会审查员。

上诉人（原审第三人）江苏国信协联能源有限公司，住所地江苏省无锡市宜兴市经济开发区。

法定代表人李刚，总经理。

委托代理人邵鋆，江苏拓鸿律师事务所律师。

委托代理人王小为，北京恒都律师事务所律师。

上诉人安徽丰原集团有限公司（简称安徽丰原公司）、国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）、上诉人江苏国信协联能源有限公司（简称江苏国信公司）因发明专利权无效行政纠纷一案，不服北京知识产权法院（2015）京知行初字第5250号行政判决，向本院提出上诉。本院于2018年8月27日受理后，依法组成合议庭，于2018年11月8日公开开庭审理了本案。上诉人安徽丰原公司的委托代理人杨安进、徐永浩，上诉人专利复审委员会的委托代理人史晶、刘亚，上诉人江苏国信公司的委托代理人邵鋆、王小为到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

北京知识产权法院经审理查明：

本专利是专利号为95111000.4号、名称为“一种柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法”的发明专利，申请日为1995年4月8日，授权公告日为1997年2月12日，专利权人为安徽省蚌埠柠檬酸厂。

1998年9月30日，安徽省蚌埠市国有资产管理局作出蚌国资工字[1998]93号《对<关于申请核实安徽丰原生物化学集团有限公司资产状况的请示>的批复》，决定以蚌埠柠檬酸厂为核心企业组建安徽丰原生物化学集团有限公司。

2000年1月11日，安徽省对外经济贸易委员会作出《关于安徽丰原生物化学集团有限公司等6家企业更名的批复》，同意安徽丰原生物化学集团有限公司更名为“安徽丰原集团有限公司”，即本案原告。

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1、一种柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法，该方法包括：

（1）将玉米粉和水按重量比1:4-1:5调浆后加热，温度至65℃时按每克玉米粉加入6-12单位的高温淀粉酶，温度至90℃时再按每克玉米粉加入4-8单位的高温淀粉酶，温度至95℃时维持至完全液化；

（2）采用快速过滤将含过剩蛋白质及不可发酵固形物的玉米渣与液化液分离，将液化液投入发酵罐；

（3）取上步所得玉米渣总重量的5-25％的玉米渣加入发酵罐；

（4）加温消毒，加温至85℃时停止加热并开始快速降温，降至37℃时将种子液接入发酵罐；

（5）将发酵后所得含柠檬酸的液体用钙盐法提取柠檬酸，或从用钙盐法提取过程中产生的柠檬酸钙进一步制备柠檬酸钠。

2、根据权利要求1所述的柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法，其第（3）步所说的玉米渣可用第（1）步所得未经过滤的液体液替代。”

本专利说明书中记载了六个实施例，对发明内容作了进一步说明。其中，实施例1-3所使用的初始原料为未经干脱皮脱胚的玉米粉，实施例5使用的初始原料为经干脱皮脱胚的玉米粉。

针对本专利，宜兴协联生物化学有限公司于2014年10月12日向专利复审委员会提出了无效宣告请求，认为本专利不符合《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款的规定，请求宣告本专利权利要求全部无效，同时提交了以下证据：

证据1：徐伟、徐宗烈，“用玉米面生产柠檬酸的新工艺”，生物技术，1994年，第4卷第2期，第21-23页，共3页。

证据2：杨淑兰，“直接利用玉米粉生产柠檬酸”，化工冶金，1991年08月，第12卷第3期，第256-260页，共5页，其中具体公开了直接利用玉米粉为原料生产柠檬酸的方法。在“2试验内容”部分，首先公开了通过摇床试验发现12-14%糖含量的玉米粉糖液具有更好的发酵结果，且加入1％的麸皮可以提高产酸率，并发现在选用55目筛过的去胚的玉米粉制成糖液且不过滤的情况下，为调整碳、氮比，可以用糖渣代替麸皮，以渣补充发酵液中（不加麸皮时）的氮含量。之后，具体公开了采用单酶法制取糖液，即将玉米粉与酶混合，边搅拌边加热，直到液化后，经过板框压滤，制成糖液。再将制好的糖液稀释到发酵浓度（12-14%），实消后冷却到接种温度，接入种子后发酵制柠檬酸。在“3试验结果及讨论”部分，载明“在用玉米粉的条件下玉米粉糖液浓度在12-14%之间比较适宜，浓度再高不利。这是因为：发酵底物只有在适宜的浓度下，才对搅拌和增加溶氧有利，从而促进生产菌的增殖，提高产酸率。”同时，该部分还载明，“考虑到黑曲霉菌种能产生糖化酶，可边糖化边产酸。故此，本试验不用糖化酶，只用液化酶使玉米粉在相应的温度和pH值下进行液化，初始有少量的单糖存在，供菌种增殖和产酸利用，随后菌种发挥其本能进行糖化和产酸。”

证据3：李玲，“世界柠檬酸生产和应用进展”，现代化工，1989年，第9卷第2期，第24、28-31页，共5页。

证据4：杨淑兰，“用玉米淀粉生产柠檬酸的试验研究”，化工冶金，1991年05月，第12卷第2期，第150-154页，共5页。

专利复审委员会受理上述无效宣告请求后，于2015年4月17日进行了口头审理，并于2015年5月19日作出第26029号无效宣告请求审查决定（简称被诉决定），认定：

一、无效宣告理由及范围

本无效宣告请求案的无效理由和范围是，权利要求1-2不符合专利法第二十二条第三款的规定，证据结合方式包括证据1-3的结合、证据1、3-4的结合、证据2-3的结合。

二、关于权利要求1和权利要求2的创造性

权利要求1请求保护一种柠檬酸或柠檬酸钠的制备方法。证据2公开了直接利用玉米粉为原料生产柠檬酸的方法，并具体公开了采用单酶法制取糖液，将玉米粉与液化酶混合，边搅拌边加热，直到液化后，经过板框压滤，制成糖液，将制好的糖液稀释到发酵浓度，实消后冷却到接种温度，接入种子后发酵制柠檬酸，此外还提到在发酵过程中，为促进菌体生长和产物积累，需要配加一定量的碳、氮源，在玉米粉条件下加入1％的麸皮可以提高产酸率，而上述制取糖液过程中产生的糖渣可以代替麸皮，用渣补充发酵液中（不加麸皮时）的氮含量。权利要求1与证据2相比，区别在于：1.玉米粉液化的工艺步骤不同，证据2中是直接将玉米粉、水和液化酶混合加热至液化，权利要求1中是将玉米粉与水按一定比例调浆后，在连续升温至95℃过程中分两次加入高温淀粉酶；2.权利要求1限定了玉米渣的加入量为玉米渣总重量的5-25％；3.权利要求1限定了采用钙盐法提取柠檬酸或将钙盐法提取产生的柠檬酸钙进一步制备柠檬酸钠；4.加温消毒以及接种种子的温度略有不同。由此可知，权利要求1相对于证据2实际解决的技术问题是对现有的以玉米粉为原料发酵提取柠檬酸的方法进行改进。

对于区别特征1，液化酶即α-淀粉酶，对本领域技术人员而言，为了提高淀粉酶液化速度和效果，通常会考虑选择较高的液化温度，然而温度的升高通常会导致酶活力的损失，因此，本领域技术人员会考虑选择使用高温淀粉酶，而为了使液化更完全，在升温过程中会考虑分次加入淀粉酶以补偿反应掉或损失的酶活，而液化的具体温度通常会保持与所使用的淀粉酶发挥活性的最适温度范围相适应，本领域技术人员会根据反应底物的液化程度以及酶活的损失情况，酌情考虑补充添加的酶量，因此，区别技术特征1是所述领域技术人员能够想到的，其效果也是本领域技术人员可以合理预期的。

对于区别特征2，结合对证据2的整体分析，其中所述糖渣同样是玉米粉经液化酶处理完全液化后过滤得到的，证据2还公开了玉米粉液化酶处理产生的玉米糖液中麸皮的加入量对产酸率的影响，并确定了最适宜的麸皮加入量，而且还提到糖渣可以代替麸皮以补充发酵液中的氮含量，但渣子多会对发酵不利，由此可见，证据2教导了在玉米粉液化液中加入一定量的玉米渣以补充发酵液中的氮含量而不影响发酵。

对于区别特征3和区别特征4，证据3公开了从发酵液中提取柠檬酸通常采用钙盐法，以及包括柠檬酸钠在内的柠檬酸盐在食品、医药等领域都广泛的应用潜力，在此基础上，本领域技术人员容易想到采用钙盐法提取发酵液中的柠檬酸，并进一步选用常规制备手段制备适合工业应用的柠檬酸盐。而消毒灭菌以及种子液的接种温度均是本领域常规选择，本领域技术人员会根据灭菌要求以及柠檬酸生产菌的发酵条件选择合适的温度。因此，权利要求1相对于证据2-3以及本领域常规选择的结合不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

专利权人认为：1.证据2中所述的糖渣并非本专利的玉米渣，而且证据2记载了不过滤玉米粉糖液渣中由于氮含量高，菌种需要的碳、氮比不合适，因此产酸率低，另外渣子多（杂质）对发酵也不利，因此，本领域技术人员在面对如何调配发酵适宜碳氮比时，不会随意将任何比例的糖渣代替麸皮作为发酵氮源，而且根据证据2中加入1％麸皮的启示，玉米渣的加入量应该是1％，而非本专利中的5-25％。因此，证据2并没有给出加入5-25％的玉米渣的技术启示；2.证据2与本专利中发酵底物的初始原料不同，证据2中的玉米粉是经55目筛过的去胚的玉米粉，而本专利是未经干脱皮脱胚的玉米粉，无需对玉米粉作进一步处理；3.证据2虽然提及单酶法，但并未给出任何可行的技术参数，即使结合证据2中该部分所引用的参考文献5-6，其中记载的制取糖液的步骤和参数条件也与本专利完全不同。

对此，专利复审委员会认为：1.根据证据2的记载可知，所述糖渣是单酶法制取糖液后经过滤获得的，所述单酶法即本专利中只用淀粉酶处理玉米粉使其液化，而液化的结果是淀粉酶水解淀粉链中的α-1、4糖苷键产生柠檬酸发酵所需的短链糊精，因此，过滤后产生的糖渣即是本专利中的玉米渣。对本领域技术人员而言，在微生物代谢发酵过程中为了达到菌种发酵培养的最适碳氮比以促进菌体生长和代谢产物的积累需要补加一定量的碳、氮源，证据2中麸皮和糖渣以及本专利中玉米渣的加入均是为了补充发酵液中的碳、氮含量以调整培养基的营养成分，虽然证据2中没有明确提到糖渣的具体加入量，但其中教导了不过滤玉米粉糖液渣中的氮含量高，菌种需要的碳、氮比不合适，因此，产酸率低，另外渣子多（杂质）对发酵也不利，在上述教导的基础上，本领域技术人员在确定糖渣具体加入量的时候，会考虑过滤除去部分糖渣以调整其碳氮比，同时减少其中杂质对发酵的不利影响，而且证据2还通过研究麸皮加入量对产酸率的影响，确定了最适宜的麸皮加入量，可见，证据2给出了在液化液中补充玉米渣并调整其适宜的用量的教导，而且也提供了如何确定加入量的具体实验方法，在此基础上，本领域技术人员通过合乎逻辑的分析、推理或有限的试验确定加入量范围，属于本领域技术人员能力范围内的常规改进，不需要付出创造性劳动。2.本专利权利要求1并未对所使用的玉米粉作具体限定，而且根据其实施例1-5的记载，所述玉米粉可以是未经干脱皮脱胚的，也可以是经干脱皮脱胚的，可见，权利要求1所述制备方法对所使用的玉米粉没有特别的处理要求，也没有证据显示未经脱皮脱胚处理的玉米粉会对柠檬酸的发酵生产产生显著不利的影响，本专利说明书也没有提供实验证明玉米粉未经干脱皮脱胚处理与经干脱皮脱胚之间的差别。3.在柠檬酸的工业生产中，通过外加α-淀粉酶完成淀粉的液化，并依赖发酵菌种自身产生的糖化酶完成后续的糖化是本领域熟知且常规使用的液化方法，而液化效果会直接影响后续的糖化、柠檬酸发酵，因此，为了提高淀粉酶液化速度和效果，本领域技术人员通常会考虑选择较高的液化温度，并在升温过程中采用二次加酶液化以补偿损失的酶活，而具体温度和补充添加的酶量会根据所使用的淀粉酶发挥活性的最适温度范围、反应底物的液化程度以及酶活的损失情况进行常规选择，其效果也是本领域技术人员可以合理预期的。而且专利权人提及的参考文献5-6在玉米粉的液化步骤也均采用了二次加酶液化法。

权利要求2进一步限定了权利要求1步骤（3）中的玉米渣可用步骤（1）所得未经过滤的液体液替代。根据上述分析，证据2给出了在液化液中补充玉米渣并调整其适宜用量的教导，而未经过滤的液化液中即含有可以补充培养基营养成分的玉米渣，通过控制其加入量同样可以满足柠檬酸发酵对营养成分的需求，因此，本领域技术人员通过合乎逻辑的分析、推理或有限的试验可以确定其最适的加入量，本专利说明书中也没有记载权利要求2的技术方案获得了预料不到的技术效果，因此，在其引用的权利要求1不具备创造性的情况下，权利要求2也不具备创造性，不符合专利法第二十二条第三款的规定。

基于上述事实和理由，专利复审委员会决定：宣告本专利全部无效。

另查明，2014年10月24日，经江苏省无锡市宜兴工商行政管理局批准，江苏国信公司吸收合并了宜兴协联生物化学有限公司，同时批准宜兴协联生物化学有限公司准予注销。此外，在安徽省蚌埠柠檬酸厂向专利复审委员会提交的《无效宣告请求意见陈述书正文》中，针对宜兴协联生物化学有限公司提出的无效理由和证据进行了答辩，认为本专利具备创造性，但具体理由中仅有一句提及本专利“取得了巨大的商业成功”，且未有本专利解决了长期没有解决的技术难题和克服了技术偏见的相关主张。

在原审诉讼过程中，安徽丰原公司提交了5份诉讼新证据，均为报刊杂志对安徽丰原公司的相关报道，用以证明本专利取得了巨大的商业成功。开庭审理过程中，安徽丰原公司明确其对被诉决定中已经认定的本专利权利要求1与证据2之间所存在的四个区别特征不持异议，且对有关区别特征3的评述不持异议，但主张被诉决定还遗漏了三个区别特征，即初始原料不同、发酵底物不同、加温消毒前是否需要稀释不同。

北京知识产权法院认为：初始原料并非本专利权利要求1与证据2的区别技术特征。本专利权利要求1与证据2的发酵底物不同。证据2在发酵前还需要进行稀释，而本专利无需进行稀释。专利复审委员会在被诉决定中遗漏了上述区别技术特征，可能导致对本专利创造性判断结论的错误，故被诉决定依法应予撤销。依据《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：撤销被诉决定，专利复审委员会重作决定。

安徽丰原公司不服原审判决并提出上诉，对原审判决的结论无异议，但请求本院认定：1、初始原料不同也是本专利权利要求1与证据2的区别技术特征；2、本专利权利要求1-2具备创造性；3、本专利在商业上取得了巨大成功；4、本专利解决了长期以来的技术难题并克服了技术偏见。

专利复审委员会不服原审判决并提出上诉，请求撤销原审判决、驳回安徽丰原公司的诉讼请求，其主要上诉理由为：1、被诉决定并未遗漏区别技术特征，原审判决对区别技术特征认定错误；2、原审判决认定的区别技术特征对本专利权利要求1-2的创造性并无实际影响，不应撤销被诉决定。

江苏国信公司不服原审判决并提出上诉，请求撤销原审判决、驳回安徽丰原公司的诉讼请求，其主要上诉理由为：1、被诉决定并未遗漏区别技术特征，原审判决对区别技术特征认定错误；2、本专利权利要求1-2不具备创造性。

本院经审理查明，原审法院查明事实清楚，且有本专利授权公告文本、当事人提交的证据、当事人陈述等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。

二审审理过程中，江苏国信公司提交了《酶法生产淀粉糖的液化技术》、《玉米直接制淀粉糖浆液化工艺的控制》、《利用低温蒸煮工艺进行高浓度酒精发酵》三篇文献，用以证明被诉决定正确，安徽丰原公司和专利复审委员会对上述证据的真实性不持异议，但认为上述证据并非专利复审委员会作出被诉决定的依据。安徽丰原公司提交了部分荣誉证书、新闻报道等证据，用以证明本专利获取了商业上的成功，江苏国信公司、专利复审委员会对其真实性不持异议，但认为上述证据并非专利复审委员会作出被诉决定的依据，亦不能证明本专利获取了专利法意义上的商业成功。

本院认为：

一、关于初始原料

安徽丰原公司认为，证据2中的玉米粉是经过55目筛过筛去胚的玉米粉，而本专利可以用未经干脱皮脱胚的玉米粉，故被诉决定遗漏了此项区别技术特征。但是，认定区别技术特征应以本专利权利要求限定的内容为基础，本专利权利要求1仅限定初始原料为“玉米粉”，并未进一步限定该玉米粉是否去胚，故安徽丰原公司的此项上诉主张缺乏依据，本院不予支持。

二、关于发酵底物

根据本专利权利要求1的记载，初始原料玉米粉在与水混合调浆后，经过两次加温加酶至完全液化，然后将该玉米粉液化液与一定量的玉米渣共同加入发酵罐进行发酵，故其发酵底物为玉米粉液化液和玉米渣。根据证据2公开的内容可知，其中不仅专门记载了首先通过摇床试验发现12-14%糖含量的玉米粉糖液具有更好的发酵结果，然后公开了采用单酶法制取糖液的具体方法，即先将玉米粉与酶混合、搅拌、加热直至液化后，再经板框压滤制成糖液。而在得到该糖液后，还需通过稀释步骤，将玉米粉糖液中的糖含量稀释到上述12-14%的浓度范围内，之后再冷却到接种温度进行发酵。基于以上内容，证据2还在“3试验结果及讨论”部分进行了讨论，明确指出“发酵底物只有在适宜的浓度下，才对搅拌和增加溶氧有利，从而促进生产菌的增殖，提高产酸率”，而该“适宜的浓度”指的就是同一段文字所记载的“玉米粉糖液浓度在12-14%之间”。因此，证据2公开的发酵底物为糖含量在12-14%的浓度范围内的玉米粉糖液。鉴于本专利权利要求1中未对玉米粉液化液的糖含量进行限定，故其与证据2的发酵底物并不相同。原审判决认定此系本专利权利要求1与证据2的区别特征正确，本院予以支持。

三、关于稀释步骤

证据2首先经过试验发现12-14%的糖含量能够产生更好的发酵效果，在对发酵底物进行发酵前，需要对经过前期步骤制备所得的玉米粉糖液的糖含量进行调整，将超过浓度范围的糖液稀释到12-14%的浓度范围，以产生更好的发酵效果。鉴于本专利说明书中未记载稀释步骤，故稀释步骤是本专利权利要求1与证据2的区别技术特征。原审判决对此认定正确，本院予以支持。

鉴于被诉决定遗漏区别技术特征，且上述区别特征的认定错误可能导致对本专利创造性判断结论的错误，故专利复审委员会应当重新对本专利是否具备创造性的问题进行审查。原审判决对此认定正确，本院予以支持。

综上所述，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，结论正确，应予维持。安徽丰原公司、江苏国信公司、专利复审委员会的上诉理由均不能成立，本院对其上诉请求均不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费一百元，由国家知识产权局专利复审委员会负担（于本判决生效之日起七日内交纳）。二审案件受理费一百元，由国家知识产权局专利复审委员会负担四十元（已交纳），由安徽丰原集团有限公司、江苏国信协联能源有限公司分别负担三十元（均已交纳）。

本判决为终审判决。

审判长　　刘晓军

审判员　　蒋　强

审判员　　樊　雪

二〇一八年十一月二十三日

书记员　　徐　帆