北京恩吉赛威节能科技有限公司、浙江西华节能技术有限公司等侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 （2023）最高法知民终781号 上诉人（一审被告）：某甲公司。 委托诉讼代理人：***，北京法头条律师事务所律师。 被上诉人（一审原告）：某乙公司。 委托诉讼代理人：***，北京观韬中茂律师事务所律师。 委托诉讼代理人：***，北京观韬中茂律师事务所律师。 一审被告：某丙公司。委托诉讼代理人：周某，男，该公司员工。上诉人某甲公司因与被上诉人某乙公司及一审被告某丙公司侵害发明专利权纠纷一案，不服广州知识产权法院于2022年11月2日作出的（2021）粤73知民初123号民事判决，向本院提起上诉。本院于2023年4月18日立案后，依法组成合议庭，并分别于2023年6月15日、11月9日对本案进行了询问。上诉人某甲公司的委托诉讼代理人***，被上诉人某乙公司的委托诉讼代理人***、***到庭参加第一次询问。上诉人某甲公司未到庭参加第二次询问，被上诉人某乙公司的委托诉讼代理人***到庭参加第二次询问，本案现已审理终结。 某甲公司上诉请求：1.撤销一审判决，发回重审或改判驳回某乙公司的诉讼请求；2.本案一审、二审案件受理费由某乙公司负担。事实与理由：（一）一审法院明知某甲公司仅仅将节能元件安装在他人早已建造好的炉窑炉壁上的行为并不构成侵权行为，加热炉并非某甲公司改造新建，却擅自变更某乙公司的诉讼请求为“停止使用侵害专利的技术方案改造、新建加热炉”，并直接予以判决，严重违反法定程序；（二）某乙公司公证取证过程不合法，不应用于侵权比对；某甲公司使用的技术方案与专利号为201310041728.4、名称为“节能炉窑及节能方法”的发明专利（以下简称涉案专利）存在多处不同，不构成对涉案专利权的侵害；（三）某甲公司提交的证据已经形成完整的证据链证明某甲公司使用的技术系现有技术，且为在先使用；（四）基于错误的事实认定，一审法院判决某甲公司赔偿损失并承担某乙公司维权费用，缺乏相应的事实和法律依据。某乙公司辩称：一审判决程序合法，事实清楚，证据确凿充分。事实与理由：（一）某乙公司一审诉讼请求为“某甲公司停止生产、销售用于建造侵权加热炉的节能元件，并停止改造、新建侵权加热炉”，一审判决未变更某乙公司的诉讼请求；（二）某乙公司提交的公证书合法有效，清楚展示了改造后节能加热炉的结构，可以与涉案专利权利要求1、2所限定节能炉窑进行结构比对；（三）某甲公司提供的证据不足以证明被诉侵权节能加热炉技术来源于现有技术或先用权；（四）一审判决的损失赔偿数额有依据，且是按照酌定较低的专利贡献率计算。某丙公司未陈述意见。 某乙公司向一审法院提起诉讼，一审法院于2021年1月28日立案受理，某乙公司起诉请求：1.判令某丙公司停止使用侵害涉案专利的加热炉及节能方法，某甲公司停止生产、销售用于建造侵权加热炉的节能元件，并停止改造、新建侵权加热炉；2.判令某甲公司赔偿某乙公司经济损失300万元，某丙公司在其侵权范围承担连带赔偿责任；3.判令某甲公司和某丙公司共同承担某乙公司维权的合理开支21391.96元（包括公证费、公证时的差旅费等）和律师费10万元；4.判令某丙公司、某甲公司共同承担本案的诉讼费。一审审理中，某乙公司撤回对某丙公司的全部诉讼请求，包括停止使用及赔偿损失等。 某丙公司一审辩称：案涉项目通过议标确定某甲公司作为该项目的中标单位，某甲公司应遵守诚实信用原则，其在项目实施过程中的相关技术方案应当与其提交的投标文件内容一致，或使用合法的现有技术。某丙公司作为项目的发包方通过合法途径获得，不构成侵权，不应承担侵权赔偿责任。 某甲公司一审辩称：被诉侵权技术方案与涉案专利全部技术特征既不相同也不等同，未落入涉案专利权保护范围。即使整个节能炉窑落入涉案专利权保护范围，仅仅将节能元件安装在他人早已建造好的炉窑炉壁上的行为也不构成侵权行为。 一审法院认定以下事实： （一）涉案专利相关事实 案外人某丁公司是涉案专利的专利权人，涉案专利申请日为2013年1月25日，授权公告日为2015年12月23日，最近一次缴纳年费的时间为2020年12月28日，目前为有效状态。2016年4月15日，国家知识产权局出具《手续合格通知书》，涉案专利的专利权人由某丁公司变更为某乙公司。某乙公司在本案中明确主张涉案专利权利要求1、2，具体内容为：1.一种节能炉窑，所述节能炉窑包括炉壁：其特征在于：所述节能炉窑进一步包括：第一容纳空间，所述第一容纳空间设置在所述炉壁上，所述第一容纳空间的深度大于3毫米；黑体元件，所述黑体元件的内部中空，指向炉膛中央的一端为开口，另一端为安装端；耐火材料，所述耐火材料填充在所述第一容纳空间内，并连接所述安装端，烧结后的耐火材料使所述黑体元件和炉壁连接在一起；所述的耐火材料为耐火泥；所述黑体元件具有与所述第一容纳空间对应的第二容纳空间，所述耐火材料填在所述第二容纳空间内；金属或陶瓷钉，所述金属或陶瓷钉设置在所述第一容纳空间和第二容纳空间，所述耐火材料裹在所述金属或陶瓷钉上。2.根据权利要求1所述的节能炉窑，其特征在于：所述第一容纳空间和/或第二容纳空间是孔或槽。涉案专利说明书背景技术第[0002]段中记载“黑体技术能够提高炉膛的发射率和强化炉墙的辐射传热，是高效的炉窑节能技术”。第[0003]段中记载“现有技术仅把黑体元件粘结在这些粉化的炉壁表层，导致黑体元件短时间内成批掉落，严重影响了黑体节能技术的推广应用”。第[0005]段中记载“本发明提供了一种节能炉窑，解决了在炉壁上不能可靠、牢固安装黑体元件的技术难题，且安装快捷”。第[0088]段记载“所述陶瓷钉设置在所述第一容纳空间和第二容纳空间内，所述耐火材料裹在所述陶瓷钉上。所述陶瓷钉有助于在低温场合下将所述黑体元件可靠、牢固地安装在炉壁上；而在高温烧结后，所述耐火材料具有很高的强度，从而使得黑体元件、耐火材料及炉壁烧结在一起”。 （二）被诉侵权行为相关事实 根据（2018）连灌南证民内字第1200号公证书的记载，2018年5月1日，在江苏省一处厂区大门有“某亚钢铁集团”字样的厂区建筑内有身穿“某甲”字样工服的工人在施工，带有某甲公司全称的热辐射体节能元件包装箱堆放在建筑物内。在一处安装有管道设备的建筑内部壁顶中，密布着多边棱柱体，该多边棱柱体底部中间有孔洞，有螺钉穿过孔洞将该棱柱体与壁顶连接起来，在该棱柱体与壁顶安装的端面具有附着物。 某甲公司制作《节能减排产品方案手册》及《炉内黑体强化热辐射节能创新技术应用》幻灯片并对外发布，前述资料除对其节能技术方案进行介绍外，还宣称项目案例包括宝钢热轧厂等多家用户单位。 2019年11月，某丙公司与某甲公司就被诉加热炉节能改造项目达成协议，约定由某甲公司承揽，中标价380万元，包含一棒115万元、二棒115万元、高线150万元。某甲公司出具的《投标书》（资质册）中载有公司业绩表，其中竣工日期在2018年1月之后的节能炉数量合计为5台。根据（2019）粤茂正大第1011号公证书的记载，2019年12月18日，位于广东省的某丙公司轧钢厂区内有一处安装有管道设备的大型装备。该装备的炉墙和炉顶上密布许多元件，元件内部中空且开口指向炉内方向。扳下三个元件，其中第一个元件里面有小孔，与其对应安装的炉壁上有孔洞，元件安装到炉壁的位置附有黑灰色物质；第二个元件安装在炉壁的位置上有对应的孔洞，孔内有黑灰色固体物质；第三个元件对应安装炉顶位置中心有孔洞，该孔被白色物体和环绕在白色物体周围的黑灰色固体物填充，且在该孔的外部周边分布着一些黑灰色固体填充物。另取其中一个元件，该元件底部中心位置有一个穿通的孔洞，一根螺钉从元件的空腔体内穿出孔洞，螺钉上裹有和灰色固体物质，元件底部中心孔周围另有四个孔洞，孔洞内均塞有黑灰色固体物质。一审庭审中，某丙公司确认被诉侵权加热炉炉壁由其制造，并陈述被诉侵权加热炉（二棒）于2021年12月7日被拆除，某乙公司对此予以确认。 2022年5月17日，一审法院组织当事人到某丙公司现场勘验，并从加热炉侧壁及顶壁上通过借用工具强力取下黑体元件四枚。某丙公司和某甲公司认为，被诉侵权技术方案缺少以下技术特征：1.“所述黑体元件具有与所述第一容纳空间对应的第二容纳空间”，被诉侵权技术方案黑体元件中心孔周围设置有四个小孔，炉壁未设置第一容纳空间与黑体元件的四个小孔对应；2.“所述耐火材料裹在所述金属或陶瓷钉上”，被诉侵权技术方案耐火材料并非裹在陶瓷钉设置进去的；3.“所述的耐火材料为耐火泥”，被诉侵权技术方案为高温胶泥；4.“所述金属或陶瓷钉设置在所述第一容纳空间和第二容纳空间”，被诉侵权技术方案陶瓷钉起连接作用，并非涉案专利的烧结后支撑作用；5.“所述耐火材料填充在所述第一容纳空间内”“所述耐火材料填在所述第二容纳空间内”，被诉侵权技术方案耐火材料是渗入炉壁和黑体元件所在的小孔；6.“烧结后的耐火材料使所述黑体元件和炉壁连接在一起”，被诉侵权技术方案由陶瓷钉直接连接。 （三）现有技术抗辩与在先使用抗辩相关事实 某甲公司是专利号为201020276498.1、名称为“设置有炉膛热辐射元件的耐火材料”实用新型专利的专利权人，该专利申请日为2010年7月30日，授权公告日为2011年3月2日。该专利权利要求书记载：1.一种设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，包括耐火材料本体，其特征在于：所述耐火材料本体上设置有炉膛热辐射元件。2.如权利要求1所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件设置在所述耐火材料本体的上表面。3.如权利要求1所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件为空心结构。4.如权利要求3所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件采用八面锥台、六面锥台、圆锥台、圆锥体或圆柱体。5.如权利要求1所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件为空腔结构，设置在所述耐火材料本体内部，所述炉膛热辐射元件在所述耐火材料本体的外表面设置有开口。6.如权利要求5所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件采用八面锥台、六面锥台、圆锥台、圆锥体或圆柱体。7.如权利要求4或者6任一项所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件的底面到锥体顶点的高和底面直径的比值范围在25-100之间。8.如权利要求6任一项所述的设置有炉膛热辐射元件的耐火材料，其特征在于：所述炉膛热辐射元件的外表面设置有热辐射涂层。 根据（2022）豫安安证内民字第518号公证书的记载，2022年7月28日，某甲公司法定代表人李某随公证处工作人员一起，到某安公司调取了双方于2013年1月25日签订的《节能技术改造合同》《某安公司1#加热炉强化热辐射节能技术改造技术协议》，现场查看了双方合作的改造项目运行现状。一名自称为加工车间负责人马某的人员，手持一枚元件并称其自双方技术改造项目中脱落，该人员还介绍了元件的内部结构及安装使用方法。 根据（2022）豫安安证内民字第618号公证书的记载，2022年8月23日，某甲公司法定代表人李某随公证处工作人员一起到某安公司。一名新普公司的工作人员于1号加工车间2层加热炉旁，捡起一枚元件并称之为脱落元件，并由某安公司的另一工作人员转交公证处工作人员封存。 （四）其他相关事实 某乙公司指控某甲公司应停止侵权并赔偿某乙公司300万元，理由如下：1.诉请赔偿的期间自本案立案时间2021年1月起向前计算3年，在此期间某甲公司至少使用被诉侵权技术方案改造了8台加热炉，包括某甲公司投标书中自称的5个项目（序号21-25）共有5台加热炉，以及某丙公司处被诉侵权加热炉均采用相同技术方案的3台加热炉；2.改造每台加热炉的价格至少在100万元以上，行业利润至少在50%以上，则某甲公司至少获利400万元；3.参考某乙公司的审计报告可知，某乙公司改造无锡项目合同金额296万元、获利141万元，改造某钢项目合同金额200万元，获利86万元，平均获利率约为45%。某乙公司另主张合理开支21391.96元及律师费10万元，其中合理开支包括公证费、公证产生的差旅费等。 一审法院认为，某甲公司的被诉侵权行为构成专利法意义上的制造、销售。被诉侵权技术方案包括：一种炉窑，其包括炉壁、黑体元件、陶瓷钉、耐火材料；炉壁钻有安装孔，该通孔深度大于3mm（从陶瓷钉入孔深度可知）；黑体元件的内部中空，指向炉膛中央的一端为开口，另一端为安装端；耐火材料附着在陶瓷钉杆身与炉壁通孔间的间隙内（相当于耐火材料填充在所述第一容纳空间内），并连接黑体元件安装端，烧结后的耐火材料使黑体元件和炉壁连接在一起；耐火材料为耐火泥；黑体元件具有与炉壁安装孔对应的通孔，耐火材料随陶瓷钉附着在通孔内；陶瓷钉设置在炉壁安装孔和黑体元件通孔内，耐火材料附着在陶瓷钉上。被诉侵权技术方案落入涉案专利权利要求1、2的保护范围。关于某甲公司主张缺少“所述黑体元件具有与所述第一容纳空间对应的第二容纳空间”的技术特征问题。被诉侵权技术方案中的黑体元件中心孔设置陶瓷钉或金属钉安装至炉壁内，即构成“所述第一容纳空间对应的第二容纳空间”；关于耐火材料在陶瓷钉设置在第一容纳空间和第二容纳空间前，耐火材料是否已填入第一容纳空间或裹在陶瓷钉上的问题，一审法院认为，涉案专利权利要求1的技术方案实际上并未限定填泥和裹泥的步骤顺序，故不应将权利要求4中的方法步骤限定纳入本案比对范围。被诉侵权技术方案耐火材料在第一容纳空间和第二容纳空间内均以包裹的形式设置在陶瓷螺钉的外周上，符合涉案专利填泥和裹泥的最终设置状态，且具备一定的厚度，耐火材料的含量和布置情况足够产生涉案专利所述的烧结连接效果，故被诉侵权技术方案具备涉案专利“所述耐火材料裹在所述金属或陶瓷钉上”“所述耐火材料填充在所述第一容纳空间内”“所述耐火材料填在所述第二容纳空间内”的技术特征。关于某甲公司主张缺少“所述的耐火材料为耐火泥”技术特征的问题。某甲公司称被诉侵权技术方案使用的是高温胶泥，与涉案专利耐火泥材质不同。但实际上，某甲公司所称的高温胶泥亦具备高温耐火属性，被诉侵权技术方案通过该胶泥将黑体元件与炉壁烧结连接，未超出本领域技术人员对耐火泥的理解范畴，可认为其胶泥构成涉案专利的耐火泥，具体材质不影响对耐火泥这一技术特征的认定。关于某甲公司主张缺少“所述金属或陶瓷钉设置在所述第一容纳空间和第二容纳空间”技术特征的问题。被诉侵权产品耐火泥已和黑体元件结为一体，经勘验拆卸，耐火泥还粘接有炉壁的材料，被诉侵权技术方案耐火材料在第一容纳空间和第二容纳空间内均以包裹的形式设置在陶瓷螺钉的外周上，符合涉案专利填泥和裹泥的最终设置状态。陶瓷钉有助于在低温场合下将所述黑体元件可靠、牢固地安装在炉壁上，耐火材料在第一容纳空间和第二容纳空间内均以包裹的形式设置在陶瓷螺钉的外周上具备一定的厚度，耐火材料的含量和布置情况足够产生涉案专利所述的高温烧结连接效果。因此，被诉侵权技术方案具有“所述金属或陶瓷钉设置在所述第一容纳空间和第二容纳空间”的技术特征和技术效果。关于某甲公司主张缺少“烧结后的耐火材料使所述黑体元件和炉壁连接在一起”技术特征的问题。被诉侵权技术方案黑体元件和炉壁间设有耐火材料烧结连接，在勘验取证的过程中，需工具强力破坏黑体元件与炉壁间的粘接，足以认定被诉侵权技术方案具有“烧结后的耐火材料使所述黑体元件和炉壁连接在一起”的技术特征。某甲公司提交的证据尚不足以反映能够支持其现有技术抗辩的详细、完整、可供比对的技术方案，进而无法用之与被诉落入专利权保护范围的全部技术特征进行有效比对，某甲公司的现有技术抗辩据此不能成立。某甲公司并未举证其已在专利申请日前使用了与被诉侵权技术方案相同的产品或作了相应准备，其应承担举证不能的不利后果。且某甲公司系于2019年11月与某丙公司就被诉加热炉节能改造项目达成协议，即使某甲公司主张其享有的先用权成立，涉案项目的施工亦不属于在“原有范围内继续制造和使用”，故某甲公司的先用权抗辩缺乏依据，一审法院不予支持。某乙公司诉请某甲公司停止生产、销售用于建造侵权加热炉的节能元件，但涉案专利保护的系一种“节能炉窑及节能方法”而非单独的节能元件，在某乙公司未提交证据证明节能元件系专用产品的情况下，一审法院对其该项诉请不予支持。综上，某甲公司应停止使用被诉侵权技术方案改造、新建加热炉。综合考虑涉案专利权类型、某甲公司侵权行为性质与情节等因素，一审法院酌定某甲公司赔偿某乙公司经济损失180万元（8台×1**万元/台×**%利润率×50%贡献率）。某乙公司主张为制止侵权而支付的合理开支以及律师费共121391.96元，并提供相应的凭据予以证明，一审法院予以支持。 综上，一审法院判决：一、某甲公司于判决发生法律效力之日起立即停止使用侵害某乙公司专利号为201310041728.4、名称为“节能炉窑及节能方法”的技术方案改造、新建加热炉；二、某甲公司于本判决发生法律效力之日起十日内赔偿某乙公司经济损失180万元及维权合理费用121391.96元；三、驳回某乙公司其他诉讼请求。如未按一审判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费31771.14元，由某乙公司负担6107.11元，某甲公司负担25664.03元。 二审期间，某甲公司补充提交（2022）豫安安证内民字第518号公证书中视频1里面的对话内容、公开的黑体元件技术文献、发明专利申请、实用新型专利申请书、期刊文献《耐火泥在工业炉体中的作用》等，以证明被诉侵权技术方案系现有技术。 某乙公司的质证意见为：不认可期刊文献的真实性，对其余证据认为与本案不具有关联性。 本院认证意见为：上述证据并不属于民事诉讼法规定的新证据，且与某甲公司主张的现有技术不具有直接关联性，本院均不予采信。 一审法院查明的事实属实，本院予以确认。 本院认为，本案二审的争议焦点为：（一）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求1、2的保护范围；（二）某甲公司提出的现有技术抗辩是否成立；（三）某甲公司提出的先用权抗辩是否成立；（四）一审法院判令某甲公司承担的民事责任是否适当。 关于争议焦点一。《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第六十四条第一款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（以下简称关于审理专利权纠纷案件的解释）第七条规定：“人民法院判定被诉侵权技术方案是否落入专利权的保护范围，应当审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征。被诉侵权技术方案包含与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征的，人民法院应当认定其落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”本案中，根据一审法院现场勘验查明的事实，被诉侵权技术方案具备涉案专利权利要求1、2的技术特征。某甲公司主张被诉侵权技术方案缺少涉案专利权利要求1、2相关的技术特征，本院具体分析如下： 第一，关于某甲公司认为被诉侵权产品的黑体元件中心孔周围设置有四个小孔，炉壁未设置与四个小孔相对应的第一容纳空间的问题。涉案专利仅要求黑体元件上具有与第一容纳空间相对应的第二容纳空间即可，并未要求第一容纳空间和第二容纳空间在数量上必须完全相同。而且四个小孔并未设置陶瓷钉或者金属钉，并不属于涉案专利限定的第二容纳空间。 第2◊关于某甲公司认为被诉侵权产品的耐火材料并非裹在陶瓷钉设置进去的问题。涉案专利权利要求1并未限定耐火材料必须先裹在陶瓷钉上再设置进容纳空间，不应用其他权利要求的限定解释权利要求1的相应技术特征。关于某甲公司提出的其他缺少的技术特征，一审法院已予以详尽分析，本院予以确认，不再赘述。 此外，某甲公司主张某乙公司的公证取证结果无法进行比对但一审法院并非仅依据某乙公司的公证书而是基于现场勘验查明的事实进行侵权比对，在某甲公司没有提交相反证据推翻上述事实的情况下，本院对于某甲公司的相关意见，不予采信。关于争议焦点二。专利法第二十二条第五款规定：“本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。”第六十七条规定：“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”根据关于审理专利权纠纷案件的解释第十四条第一款的规定：“被诉落入专利权保护范围的全部技术特征，与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的，人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于专利法规定的现有技术。”本案中，首先，某甲公司提交的公证书证明的技术内容并非涉案专利申请日以前已经完成的技术方案。某甲公司提交的（2022）豫安安证内民字第518号公证书涉及的合同签订日期为2013年1月25日，而涉案专利的申请日为2013年1月25日，合同项下的相关技术并不属于涉案专利申请日以前的技术方案。（2022）豫安安证内民字第618号公证书并未反映相关技术的形成时间，无法证明系在涉案专利申请日前已经完成的技术方案。故该两份公证书无法用于现有技术比对。其次，某甲公司提交的专利号为201020276498.1的专利文件虽然申请日早于涉案专利，但专利文件并未公开被诉落入涉案专利权保护范围的“耐火材料填充在所述第一容纳空间内、耐火材料填在所述第二容纳空间内、金属或陶瓷钉设置于第一容纳空间和第二容纳空间、耐火材料裹在金属或陶瓷钉上”等技术特征。故某甲公司的现有技术抗辩不能成立，本院不予支持。关于争议焦点三。专利法第七十五条第二项规定：“有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的。”故先用权抗辩适用于在申请日前已经实施有关发明创造或者为之作好必要准备的行为，即使先用权抗辩成立，先用权人仍然只能在原有范围内继续实施。现有技术抗辩则不存在原有范围的限制。因此，如果被诉侵权技术方案系已经公开的技术方案，虽然被诉侵权人可以同时主张现有技术抗辩和先用权抗辩，但考虑到先用权抗辩对于行为人的限制，通常应优先适用现有技术抗辩，而非先用权抗辩。否则会导致先用权人虽然实施的是现有技术，却仍要受到“原有范围”的不利限制。且基于相同证据材料所主张的现有技术抗辩不成立的情况下，先用权抗辩自然也不成立。本案中，某甲公司基于基本相同的证据同时主张现有技术抗辩和先用权抗辩，在现有技术抗辩不成立的情况下，先用权抗辩自然也不成立。况且某甲公司提交的证据并不能证明其在涉案专利申请日前已经制造被诉侵权产品或者做好了必要准备。故对于某甲公司提出的先用权抗辩，本院不予支持。 关于争议焦点四。首先，某甲公司是否实施了制造、销售被诉侵权产品的行为。专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”本案中，某甲公司系在某丙公司现有的加热炉上安装节能元件，被诉侵权产品中的炉壁系某丙公司而非某甲公司制造。对此本院认为，专利法意义上制造行为的本质在于对专利技术方案的再现。对已有产品进行加工改造是否侵害专利权关键在于加工过程或者加工后的产品是否再现或者实质性再现了专利技术方案。如果加工改造仅系对产品个别零部件的修理或者替换，通常属于对产品正常维修的范围，并不存在专利侵权的问题。但如果加工改造完全或者实质性利用了专利技术方案，那么对已有产品进行加工改造的行为可以认定为专利法意义上的制造。本案中，虽然被诉侵权产品的炉壁并非某甲公司制造，但某甲公司并非仅仅销售节能元件，而是基于节能元件对加热炉进行改造，改造过程中提供的节能元件与涉案专利相应的技术特征相同，安装节能元件所使用的技术方案亦与涉案专利相同，利用节能元件加工改造后的炉窑再现了涉案专利权利要求1、2的全部技术特征，实质上属于擅自利用涉案专利技术方案制造被诉侵权产品。据此一审法院认定某甲公司构成擅自制造、销售的行为，并无不当。在此基础上，一审法院判令某甲公司停止使用侵害涉案专利的技术方案改造、新建加热炉亦无不当。某甲公司关于一审法院相关判决违反法定程序的主张，不能成立，本院不予支持。 其次，关于某甲公司应当承担的赔偿金额。专利法第七十一条第一款、第二款、第三款规定：“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予三万元以上五百万元以下的赔偿。赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。”《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十七条规定：“权利人因被侵权所受到的实际损失难以确定的，人民法院应当要求权利人对侵权人因侵权所获得的利益进行举证；在权利人已经提供侵权人所获利益的初步证据，而与专利侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下，人民法院可以责令侵权人提供该账簿、资料；侵权人无正当理由拒不提供或者提供虚假的账簿、资料的，人民法院可以根据权利人的主张和提供的证据认定侵权人因侵权所获得的利益。”本案中，一审法院要求某甲公司限期提交关于与被诉侵权行为相关的账簿等资料，但某甲公司以涉及公司商业秘密为由未提交。一审法院综合考虑被诉侵权行为的持续时间、被诉侵权产品数量、销售单价、利润率以及涉案专利的贡献率等因素综合确定某甲公司的赔偿数额并支持某乙公司的维权费用并无不当。一审法院已经详细分析了相关理由，本院不再赘述。 综上，某甲公司的上诉请求不能成立，应予驳回。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费22092.53元，由某甲公司负担。 本判决为终审判决。 审判长*** 审判员*** 审判员*** 二〇二三年十一月二十四日 法官助理***上 书记员***