3某某与赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司、江苏一品环保科技有限公司侵害外观设计专利权纠纷二审民事判决书

江苏省高级人民法院

民 事 判 决 书

(2018)苏民终3号

上诉人（原审原告）：孔玮，女，1983年2月6日出生，汉族，住江苏省。

委托诉讼代理人：杨燕，南京知识律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司，住所地湖北省赤壁市砂子岭路8号。

法定代表人：陈立新，该公司董事长。

委托诉讼代理人：张四明，湖北君泽律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）：江苏一品环保科技有限公司，住所地江苏省宜兴市丁蜀镇洛涧村。

法定代表人：袁树伟，该公司董事长。

委托诉讼代理人：陈庆，江苏骏图律师事务所律师。

上诉人孔玮因与被上诉人赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司（以下简称蓝天公司）、江苏一品环保科技有限公司（以下简称一品公司）侵害外观设计专利权纠纷一案，不服江苏省苏州市中级人民法院(2017)苏05民初305号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。上诉人孔玮委托诉讼代理人杨燕、被上诉人蓝天公司委托诉讼代理人张四明、被上诉人一品公司委托诉讼代理人陈庆到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

孔玮一审诉称：扬州托普莱特照明器材配套有限公司于2006年3月28日向国家知识产权局申请名为“路灯灯具（PV-1单光源）”的外观设计专利，该专利授权公告日为2007年2月14日，专利号为ＺＬ20063008××××.4号。扬州托普莱特照明器材配套有限公司于2014年7月24日将该专利转让给孔玮，并依法办理了著录项目变更，孔玮为该专利的合法专利权人。孔玮发现湖北省赤壁建设大道（即深圳大道）安装的路灯与涉案专利极为相似。根据相关合同显示，涉案路段安装被控侵权路灯610盏。该路段路灯由蓝天公司发包、一品公司承包建设，但孔玮并没有许可蓝天公司、一品公司制造、销售涉案专利，蓝天公司、一品公司已构成对涉案专利权的侵犯，为维护自身合法权益，故诉至法院，请求判令：蓝天公司、一品公司赔偿孔玮经济损失704550元（含维权的合理费用），由蓝天公司、一品公司承担全部诉讼费用。

蓝天公司一审答辩称：1.被控路灯与涉案外观设计专利不一致，不构成侵权；2.被控路灯系由一品公司向其提供，有合法来源，故蓝天公司不应承担民事责任；3.孔玮起诉要求的经济损失没有明确的计算依据。综上，请求法院驳回孔玮的诉请。

一品公司一审答辩称：被控路灯并非由其提供给蓝天公司，其是按照与蓝天公司签订的采购合同中选用的灯具样式向蓝天公司供货，而该灯具样式与涉案专利外观完全不同，孔玮不能仅凭被控路灯中安装有一品公司生产的镇流器就认为被控灯具也是由一品公司制造提供。综上，请求法院驳回孔玮的诉请。

一审法院查明：

扬州托普莱特照明器材配套有限公司于2006年3月28日向国家知识产权局申请名称为“路灯灯具（PV-1单光源）”的外观设计专利，并于2007年2月14日获授权公告，专利号第ＺＬ20063008××××.4号。后该公司更名为江苏托普照明有限公司，并于2014年7月24日经国家知识产权局著录项目变更登记，将涉案专利转让给孔玮。该外观设计专利权已于2016年3月28日终止。在（2016）苏民终604号民事判决书中查明：2014年7月1日，江苏托普照明有限公司与孔玮签订《技术转让（专利权）合同》，将涉案外观设计专利权转让于孔玮，合同第五条约定，受让人针对该专利授权公告之日起的侵权行为有权主张权利，对于专利转让之前的侵权行为有权以受让人、转让人或者双方共同的名义主张赔偿责任。

就孔玮与蓝天公司、一品公司之间侵害外观设计专利权纠纷，孔玮曾诉至湖北省武汉市中级人民法院，该院于2016年5月6日组织双方至赤壁市××大道就被××路灯进行勘验，勘验笔录载明，路灯及灯杆上未有铭牌，勘验照片显示，该被控路灯的氙气灯电子镇流器上有一品公司的相关信息。该院于2016年5月9日裁定准许孔玮撤回起诉。2017年4月17日，孔玮又将其与蓝天公司、一品公司之间的上述外观设计专利侵权纠纷诉至本院。

根据江苏省南京市钟山公证处（2017）宁钟证经内字第2835号公证书载明，2017年4月22日，该公证处公证人员和某,4来到赤壁的相关道路，公证人员使用携带的专用数码照相机对赤壁相关道路上的路灯以及道路现状进行拍照。其中蒲圻大道（百度地图显示为建设大道）自与陆水湖大道交汇处开始到G107交汇处结束，道路上共有270根双灯头路灯，总计540盏灯头。诉讼中蓝天公司确认该路段路灯即为前述武汉中院勘验路段的路灯，且系其自一品公司处采购并指定路灯公司于2013年6月份左右安装。一品公司否认该路灯系由其提供。根据各方均作为证据举证的蓝天公司与一品公司2013年4月19日签订的《赤壁深圳大道、蒲纺大道氙气灯光源采购合同》记载，蓝天公司曾向一品公司采购180W的先诺氙气照明275个，金额为376200元，150W的先诺氙气照明335个，金额为421430元，该合同主文中对先诺氙气照明的产品描述以及合同附件中手写“同意造型”字样旁均有灯具图片。诉讼中蓝天公司及一品公司均确认上述灯具图片即系蓝天公司向一品公司实际采购的灯具造型。但经查，该灯具造型与前述公证书附件照片中的路灯造型有较大区别，属不同设计。

庭审中，将涉案公证书中第23页到27页的路灯照片与涉案外观设计专利进行比对，从主视图看，两者整体线条的组合及走向基本无差异，顶部表面线条设计相同，路灯轮廓基本一致，从仰视图看，整体呈现出相同的不规则椭圆状，光源区形状一致，路灯尾部均密布直线条纹，仅光源区外围的线条走向存在差异。

2013年5月至2014年12月期间，一品公司曾多次向湖北省电力公司赤壁供电公司路灯工区（以下简称路灯工区）发货150W和180W的安定器各50多只，安定器即镇流器。蓝天公司当庭陈述，路灯工区系其相关单位，被控侵权的灯具系由蓝天公司采购，由路灯工区负责安装和维护，其向一品公司采购的是包括镇流器、灯罩、灯源在内的整套灯具，并未单独向一品公司采购镇流器，但若路灯安装后发生故障，需要路灯工区另行采购镇流器进行维护。孔玮和蓝天公司庭审中确认前述武汉中院勘验的路灯仅在镇流器上显示一品公司信息，灯罩和灯源上均无指向一品公司的信息。

蓝天公司的经营范围为从事土地收购储备、开发经营、政府公共资源或产品的特许经营；城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运；市域内企业（事业）产业及项目的融资、投资、委贷、咨询与评估服务。

孔玮与常州市棱光照明有限公司于2015年8月18日签订《专利实施许可合同》，约定孔玮将涉案专利以普通实施许可的方式许可该公司实施，期限为2015年8月18日至2016年3月26日，该公司每销售一套专利产品需向孔玮支付385元作为许可使用费。该《专利实施许可合同》于2015年11月10日备案，备案证明上显示使用费为0。2015年10月，常州市棱光照明有限公司向孔玮支付了112套路灯的专利使用费43120元。孔玮在本案中以该专利许可费的3倍主张赔偿。

一审法院认为：

孔玮系第ＺＬ20063008××××.4号“路灯灯具（PV-1单光源）”的外观设计专利权人，且该专利的原权利人在转让专利的同时已与孔玮约定受让人针对该专利授权公告之日起的侵权行为有权主张权利，故孔玮有权提起本案诉讼。

经比对，被控侵权路灯与孔玮涉案专利的整体造型轮廓及各部位的形状、线条基本相同，仅存在光源区外围线条走向的区别，不足以对整体视觉效果造成明显区别，依照“整体观察、综合判断”的比对原则，以一般消费者的观察角度及认识能力，被控侵权路灯与涉案外观设计专利在整体视觉效果上构成近似，落入涉案外观设计专利的保护范围。

诉讼中蓝天公司既主张被控侵权路灯系自一品公司处采购，又确认该路灯即为双方签订的《赤壁深圳大道、蒲纺大道氙气灯光源采购合同》中经领导签字同意的灯具造型。但经查，两者路灯造型明显不同，一品公司亦否认被控侵权路灯系其提供，蓝天公司就涉案路灯的陈述前后矛盾。且被控侵权路灯灯罩及灯源均无生产厂商的相关信息，仅镇流器表明来源于一品公司，有悖常理，而一品公司已举证证明其曾在上述合同签订后向负责该路灯维护的路灯工区单独提供过镇流器，而镇流器属通用产品，在路灯的维护过程中属消耗品，无法仅凭镇流器来源于一品公司得出被控侵权路灯即来源于一品公司的结论。综合以上几点，孔玮对一品公司制造、销售被控侵权路灯的举证未达到高度盖然性，现有证据不足以证明一品公司系被控侵权路灯的制造者和销售者，孔玮关于一品公司实施专利侵权行为的主张不能成立。而不论被控侵权路灯来源于何处，蓝天公司的涉案行为因不属于《中华人民共和国专利法》第十一条规定的为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口外观设计专利产品的行为，故其亦不构成对孔玮涉案外观设计专利权的侵犯。

综上所述，孔玮对一品公司、蓝天公司的诉讼请求均不能成立，应予驳回。一审法院依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款、第五十九条第二款、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十条、第十一条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第一百零八条第一款、第二款规定，判决：驳回孔玮的诉讼请求。案件受理费10846元，由孔玮负担。

孔玮不服一审判决，向本院提起上诉，请求撤销一审判决，依法改判蓝天公司、一品公司赔偿经济损失704550元，由蓝天公司、一品公司承担一、二审全部诉讼费用。事实和理由：1、本案已经有大量证据证明被控侵权路灯来源于一品公司，根据举证责任分配原则，应当由一品公司证明其供应的路灯与被控侵权路灯不同。2、孔玮指控蓝天公司、一品公司的侵权行为系制造、销售，在无法认定被控侵权路灯来源于一品公司的情况下，蓝天公司应承担相应的侵权责任，一审法院仅凭工商登记的经营范围认定蓝天公司未制造、销售侵权产品缺乏事实和法律依据。

蓝天公司二审答辩称：1、被控侵权路灯系一品公司提供，蓝天公司与一品公司签订了采购合同。2、被控侵权路灯未侵犯涉案外观设计专利权。一审法院查明事实清楚，请求驳回上诉，维持一审判决。

一品公司二审答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。首先，在一品公司已经提供了充分的反驳证据的情况下，孔玮应承担举证责任，其必须提供充分的证据证明涉案侵权路灯系一品公司提供，否则孔玮对本案基础法律事实的举证义务仍然没有完成。其次，蓝天公司一方面主张侵权路灯系从一品公司处采购，又确认涉案合同中经领导同意签字的灯具造型系实际购买的路灯，但两者路灯造型明显不一致。蓝天公司的陈述前后矛盾，不可信。另外，蓝天公司一审中提供的现场验货照片，也反映不出灯具由一品公司提供。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应当予以维持。

本案二审争议焦点：1、蓝天公司、一品公司涉案行为是否侵犯涉案外观设计专利权；2、如侵权成立，赔偿额应如何确定。

一审判决认定的事实有相应证据证实，本院予以确认。

二审中，一品公司提交了商标注册网上查询资料、照明灯及包装盒照片，以证明一品公司供应的灯具及外包装盒上有厂名、厂址、商标等，被控侵权路灯并非一品公司生产。

孔玮对上述证据真实性无异议，但认为不能证明照片显示的产品系涉案合同约定的路灯及包装盒，与本案不具有关联性。

本院对上述证据真实性予以确认，对关联性将综合本案事实作出认定。

本院认为：

一、关于蓝天公司、一品公司涉案行为是否构成侵犯外观设计专利权问题

根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条规定，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实，应当提供证据加以证明，但法律另有规定的除外。在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，孔玮主张被控侵权路灯系一品公司生产，应提供证据加以证明。诉讼中，孔玮提供了实物图片、采购合同等证据。公证图片显示涉案路段安装的被控侵权路灯实物上并未记载生产企业的相关信息，仅有镇流器系一品公司生产，但镇流器本身属于通用产品，一品公司亦提供证据证明其向负责维护涉案路灯的路灯工区单独供应过镇流器，故仅凭镇流器来源于一品公司不能得出涉案侵权路灯系一品公司制造的必然结论。对于蓝天公司与一品公司签订的路灯采购合同，该合同条款及附件中均明确附有双方约定购买的灯具造型图片，与被控侵权路灯造型明显不同，且蓝天公司亦按照合同约定的灯具单价支付了大部分款项。因此，根据现有证据，不足以认定一品公司实际提供的路灯就是被控侵权路灯。孔玮主张一品公司未按照合同约定的灯具造型供货，一品公司系侵权路灯的生产者依据不足，本院不予支持。

关于蓝天公司涉案行为是否构成侵犯外观设计专利权问题，孔玮上诉称，在无法认定涉案侵权产品来源于一品公司的情况下，蓝天公司应承担制造、销售的侵权责任。蓝天公司辩称，其系侵权产品使用者，涉案侵权产品来源于一品公司，故其不应承担侵权责任。对此本院认为，根据《中华人民共和国专利法》第十一条第二款规定，任何单位或个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。蓝天公司称涉案侵权路灯系其购买，并指定路灯工区安装维护，其完全有能力，亦有义务披露侵权产品的来源。诉讼中，蓝天公司既主张涉案路段安装的侵权路灯系一品公司生产提供，又确认其与一品公司签订的路灯采购合同中约定的路灯系实际购买的路灯，而合同中记载的路灯造型与涉案路段安装的侵权路灯明显不同。对此，蓝天公司未能作出合理的解释，亦未进一步提供证据披露侵权产品的真实来源。根据现有证据，不足以认定蓝天公司仅系涉案侵权路灯的使用者，应视为被控侵权路灯的制造者并承担相应的侵权责任。蓝天公司以侵权产品使用者的身份主张不侵权，缺乏充分事实依据，本院不予支持。一审判决认定蓝天公司的涉案行为不构成侵权，系适用法律错误，应予以纠正。

二、关于本案赔偿额应如何确定问题

鉴于本案权利人的损失、侵权人获得的利益均难以确定，故本案适用法定赔偿。经查明，孔玮于2014年7月受让涉案外观设计专利权，该专利权已于2016年3月届满。孔玮就本案侵权事实曾经诉至湖北省武汉市中级人民法院，主张侵权赔偿额为168000元。根据孔玮提供的公证书记载，涉案路段有270根双灯头侵权路灯，总计540盏灯头。据此，综合考虑涉案专利权的类型、期限、涉案专利许可使用费的数额、侵权产品的数量、蓝天公司侵权行为和性质及孔玮为制止侵权所支出的合理费用等因素，酌情确定本案赔偿额为11万元。孔玮主张赔偿70余万元依据不足，本院不予支持。

综上，孔玮的上诉请求部分成立，本院予以支持。一审判决适用法律错误，应予以纠正。依照《中华人民共和国专利法》第十一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（二）项之规定，判决如下：

一、撤销江苏省苏州市中级人民法院（2017）苏05民初305号民事判决；

二、赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司于本判决生效之日起十日内赔偿孔玮经济损失及为制止侵权所支出的合理费用共计110000元；

三、驳回孔玮其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费10846元，由孔玮负担3846元，蓝天公司负担7000元；二审案件受理费10846元，由孔玮负担3846元，蓝天公司负担7000元。

本判决为终审判决。

审判长　　曹美娟

审判员　　罗伟明

审判员　　何永宏

二〇一九年一月三十日

书记员　　张一然