山西路桥第八工程有限公司、武汉耐久伸缩工程有限公司侵害发明专利权纠纷民事二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院

民 事 判 决 书

◊2021◊最高法知民终1845号

上诉人（原审被告）：山西路桥第八工程有限公司。住所地：山西省运城市圣惠南路88号。

法定代表人：周泽晓。

委托诉讼代理人：邵晓青，湖南金厚律师事务所律师。

被上诉人（原审原告）：武汉耐久伸缩工程有限公司。住所地：湖北省武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号（15）。

法定代表人：方红梅。

委托诉讼代理人：杨旭，湖北智楚律师事务所律师。

上诉人山西路桥第八工程有限公司（以下简称路桥公司）因与被上诉人武汉耐久伸缩工程有限公司（以下简称耐久公司）侵害发明专利权纠纷一案，不服江西省南昌市中级人民法院于2020年12月23日作出的（2020）赣01知民初103号民事判决，向本院提起上诉。本院于2021年10月25日立案后，依法组成合议庭，并于2021年11月25日询问当事人，上诉人路桥公司的委托诉讼代理人邵晓青、被上诉人耐久公司的委托诉讼代理人杨旭到庭参加询问。本案现已审理终结。

路桥公司上诉请求：撤销原审判决，驳回耐久公司的诉讼请求。事实和理由：被诉侵权产品具有合法来源，被诉侵权产品系上诉人向第三方衡水易赢橡胶制品有限公司处合法购得。

耐久公司辩称：路桥公司主张的合法来源抗辩不成立。路桥公司提供的证据没有显示购买产品的送货、签订合同及具体安装的过程，只能部分证明被诉侵权产品的某些材料是采购的，不能证明被诉侵权产品具有合法来源。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉，维持原判。

耐久公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2020年7月20日立案受理，耐久公司起诉请求：1.判令路桥公司立即停止制造、销售、使用等侵害专利号为20161030××××.6、名称为“低摩阻力三防无螺栓梳形板桥梁伸缩装置及安装方法”的发明专利权（以下简称涉案专利）的产品的行为，并销毁被诉侵权产品的生产模具、设备以及侵权产品、半成品等；2.判令路桥公司赔偿因侵权行为给耐久公司造成的经济损失及合理费用人民币50万元（以下币种同）；3.判令由路桥公司承担本案的诉讼费用。

路桥公司在原审中辩称：（一）根据本案目前的证据，无法证明路桥公司所使用的产品是否侵害了涉案专利权。耐久公司仅提供了一份《公证书》以证明路桥公司所使用的桥梁伸缩装置产品构成侵权，然而该份《公证书》中仅对路桥公司所使用的桥梁伸缩装置产品的外观进行了拍照，并无其他对产品规格、型号、技术特征等详细数据的说明，且《公证书》中所附桥梁伸缩装置产品的现场照片与耐久公司的发明专利证书中所附产品附图存在一定差异，该份证据无法直接证明路桥公司所使用的桥梁伸缩缝产品构成侵权。（二）本案因耐久公司的原因存在无法查清涉案桥梁伸缩缝产品是否构成侵权的情况，相应的责任应当由耐久公司承担。即便路桥公司所使用的桥梁伸缩装置产品与耐久公司的发明专利证书所附图一致，而路桥公司所使用的桥梁伸缩装置产品系从第三方衡水易赢橡胶制品有限公司所购，路桥公司已申请追加衡水易赢公司作为共同被告以查明本案的事实，然而耐久公司却不同意追加被告，导致本案无法查清涉衡水易赢公司已就涉案的桥梁伸缩缝产品是否已取得专利授权、是否存在不视为侵犯专利权的情形，无法查清的原因系因耐久公司原因所致，路桥公司不应当承担相应的责任。（三）路桥公司已提交证据证明涉案的桥梁伸缩装置产品的合法来源，不应当再向耐久公司承担赔偿责任。耐久公司所拥有发明专利权的产品并非知名品牌，路桥公司无从知晓第三方销售的产品是否构成侵权。因此，即便路桥公司所使用的桥梁伸缩缝产品构成侵权，也不应当再承担损失赔偿责任。

原审法院认定事实：耐久公司于2016年5月11日向国家知识产权局提出涉案专利申请，国家知识产权局于2017年7月7日发布授权公告，授予专利权。目前该专利权处于有效状态。耐久公司以涉案专利权利要求1主张保护范围，权利要求1为：低摩阻力三防无螺栓梳形板桥梁伸缩装置，包括：固定梳齿板3及第一支撑件4、移动梳齿板5及第二支撑件7、防水组件6、集水排水组件22；所述固定梳齿板3与移动梳齿板5之间是相互交叉的梳形齿板；所述固定梳齿板3下部与第一支撑件4焊接固连，所述移动梳齿板5下部与第二支撑件7焊接固连；所述第一支撑件4包括：位于固定梳齿板3的梳齿下部的水平滑板13、位于水平滑板13下部的垂直立板，水平滑板13的尾部设置有锚固组件9，所述水平滑板13上表面与移动梳齿板5中的梳形齿板下表面紧密滑动接触；所述第二支撑件7尾部也焊接固连有锚固组件9，现场安装施工时所述锚固组件9焊接固连在桥梁伸缩缝两侧的预埋件上，再通过C50钢纤维砼现场浇筑，将所述第一支撑件4、第二支撑件7及锚固组件固定在桥梁伸缩缝之间；所述防水组件6是U形不锈钢或铝合金薄板，所述U形不锈钢或铝合金薄板两边的上沿分别与桥梁缝隙处两端桥梁上沿的C50钢纤维砼咬合且密封；所述集水排水组件22包括：漏斗和接水管26，集水排水组件22位于桥梁缝隙处两侧的防水组件6下部，集水排水组件22是下部或侧部封装有沉水管的橡胶板兜水装置，所述兜水装置位于桥梁外侧靠近防撞墙的下部，且兜接在U形不锈钢或铝合金薄板两端的下面；其特征在于：所述水平滑板13是上表面不锈钢板、下表面普通钢板，且不锈钢板与普通钢板复合形成一块复合钢板；位于水平滑板13下部的垂直立板内侧，并排焊接固连有至少四段槽钢11，所述槽钢11上开有螺栓安装孔，所述螺栓安装孔上固连有螺帽；所述水平滑板13上开有与所述螺栓安装孔同心且直径稍大的通孔10；所述移动梳齿板5上开有至少四个预装孔12，所述预装孔12与所述槽钢11上的螺栓安装孔沿纵向位置重合。

2020年1月9日，耐久公司的委托代理人周某向湖北省武汉市东西湖公证处（以下简称东西湖公证处）申请办理保全证据公证。2020年1月10日，东西湖公证处公证员陈某与周某一同来到位于江西省九江市彭泽县××镇××路桥彭泽县红光至白莲公路工程项目经理部。同日下午十四时许，又一同来到位于江西省九江市彭泽县××镇××村××楼何附近的一处在建桥梁。经查看，上述在建桥梁附近有挂有“定山镇春光村高楼何”字样门牌的村庄，相距上述在建桥梁约3ＫＭ处有标有“红桥村”字样的村庄等字样的提示牌。在上述查看过程中，公证员持公证处的照相设备对上述在建桥梁及其周边环境中的门牌、宣传牌等的现状进行了拍照，共拍得照片七张。随后，又来到上述在建桥梁的桥梁伸缩缝装置安装处。现场查看，上述在建桥梁共有四道桥梁伸缩缝装置安装处。第一道桥梁伸缩缝装置安装处相距春光村高楼何约100米，该处桥梁伸缩缝装置共安装10套，其中长约100厘米、宽约35厘米的桥梁伸缩缝装置共10套。在周某的指引下，公证员持公证处的拍摄设备对上述第一道桥梁伸缩缝装置的现状及其周边环境等进行了拍照、摄像，拍得照片七张，视频一段。第二道桥梁伸缩缝装置安装处相距第一道桥梁伸缩缝装置安装处约50米，该处安装、摆放有桥梁伸缩缝装置10套，其中长约100厘米、宽约57厘米的桥梁伸缩缝装置共10套。在周某的指引下，公证员持公证处的拍摄设备对上述第二道桥梁伸缩缝装置的现状及其周边环境等进行了拍照、摄像，拍得照片十三张，视频一段。第三道桥梁伸缩缝装置安装处相距第二道桥梁伸缩缝装置安装处约50米，该处摆放着7套桥梁伸缩缝装置，其中长约100厘米、宽约57厘米的桥梁伸缩缝装置共7套。在周某的指引下，公证员持公证处的拍摄设备对上述第三道桥梁伸缩缝装置的现状及其周边环境等进行了拍照、摄像，拍得照片七张，视频一段。第四道桥梁伸缩缝装置安装处相距第三道桥梁伸缩缝装置安装处约50米，该处没有摆放、安装桥梁伸缩缝装置。在周某的指引下，公证员持公证处的拍摄设备对上述第四道桥梁伸缩缝装置的现状及其周边环境等进行了拍照、摄像，拍得照片四张，视频一段。事后，公证员对上述保全过程所得照片、视频进行了打印、刻录，打印照片四十三张，刻录光盘一张。东西湖公证处为此出具（2020）鄂东内证字第1090号公证书，收取公证费4000元。

原审另查明，路桥公司成立于2001年9月3日，法定代表人为周泽晓，经营范围为公路工程、市政道路工程、隧道和桥梁工程等。

原审庭审中，原审法院组织双方将被诉侵权产品的技术特征与涉案专利权利要求1的技术特征进行了比对，二者都包括：

1.固定梳齿板3，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

2.第一支撑件4，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

3.移动梳齿板5，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

4.防水组件6和集水排水组件22，由于取证原因，无法比对，但作为防水排水功能的组件，在结构和功能上应基本相同。

5.第二支撑件7，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

6.锚固组件9，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

7.通孔10，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

8.槽钢11，结构等同，功能相同，达到的技术效果也相同。

9.预装孔12，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同。

10.水平滑板13，固定梳齿板的梳齿之间的水平板就构成了水平滑板结构，结构相同，功能相同，达到的技术效果也相同，构成等同。

经比对，被诉侵权产品与涉案专利权利要求1的技术特征部分相同部分等同。路桥公司对技术特征的比对表示以原审法院认定为准。

原审法院认为，本案的争议焦点为：（一）被诉侵权技术方案是否落入涉案专利权利要求1保护范围，路桥公司是否构成侵权；（二）如果构成侵权，路桥公司应如何承担民事责任。

在判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围时，应当审查权利人主张的权利要求所记载全部特征。被诉侵权技术方案包含了与权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的特征的，应当认定被诉侵权技术方案落入专利权的保护范围；被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上技术特征，或者一个以上技术特征不相同也不等同的，应当认定被诉侵权技术方案没有落入专利权的保护范围。因此，耐久公司主张的涉案专利权利要求1中的技术特征与被诉侵权产品采用的技术方案存在一定差别的情况下，判定被诉侵权技术方案是否落入专利权保护范围，关键在于被诉侵权技术方案的技术特征是否与涉案专利权利要求1中的技术特征构成等同。等同的技术特征，是指与权利要求记载的技术特征相比，以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到的特征。本案中，被诉侵权产品的技术方案虽与涉案专利权利要求1的技术特征有差异，但根据权利要求1相关技术特征的描述，结合专利说明书和附图描述的功能或效果，被诉侵权产品是以基本相同的手段，实现了与涉案专利技术特征基本相同的功能与效果，且本领域普通技术人员在侵权行为发生时无需创造性劳动即可联想到。根据《中华人民共和国专利法》（以下简称专利法）第十一条第一款规定，发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。路桥公司在其承建的工地上使用的涉案侵权产品的技术特征落入了耐久公司涉案专利的保护范围，构成专利侵权。关于合法来源问题：路桥公司主张其通过正常的买卖取得的产品，但只提供了买卖合同和发票，未能提交相应的付款凭证，不能达到其商品来源合法的证明目的，故其合法来源的抗辩不能成立。路桥公司未经专利权人的许可，为生产经营的目的销售侵权产品系侵权行为，应依法承担相应的侵权责任。关于赔偿数额，专利法第六十五条规定，侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该专利许可使用费的倍数合理确定。赔偿额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理费用开支。权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。本案耐久公司主张路桥公司应赔偿30万元，耐久公司为此提交了律师费及其他费用的发票，但因相关费用无法认定为本案发生的实际费用，原审法院只在考虑赔偿数额时一并予以酌定。原审法院综合考量涉案专利的类型、路桥公司的经营规模、侵权行为持续时间等因素，酌定路桥公司赔偿耐久公司5万元（包括合理费用）。关于耐久公司主张销毁路桥公司被诉侵权产品及生产模具的请求，因耐久公司并未提交证据证明路桥公司被诉侵权产品库存情况，耐久公司庭审时明确路桥公司是被诉侵权产品的销售商，判令路桥公司停止销售、许诺销售足以制止侵权产品的市场流通及后续使用，因此，耐久公司的该部分诉讼请求原审法院不予支持。

综上，耐久公司关于停止侵权、赔偿损失、支付合理开支的诉讼请求部分成立，原审法院予以支持。但耐久公司主张的侵权损失证据不足，金额过高，原审法院依法予以酌定。依照专利法第十一条第一款、第六十五条，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条等之规定，原审法院判决：一、路桥公司立即停止销售、许诺销售等侵害涉案专利权产品的行为；二、路桥公司在判决生效后10日内赔偿耐久公司经济损失（包括合理费用）5万元；三、驳回耐久公司的其他诉讼请求。如果未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费8800元，由耐久公司负担7700元，路桥公司负担1100元。

本院二审期间，路桥公司为证明其主张，向本院提交了如下新证据：

证据1：《国内支付业务付款回单》。证明目的：路桥公司于2021年2月10日向衡水易赢橡胶制品有限公司支付20万元材料款。

证据2：《应收账款询证函》。证明目的：涉案工程因发包方彭泽县交通运输局未结清工程款，截止至2021年8月31日尚欠工程款3305.78万元，导致路桥公司未与衡水易赢橡胶制品有限公司结清合同款。

耐久公司的质证意见为：对证据1的真实性、合法性没有异议，对其关联性和证明目的有异议，付款时间是2021年并且单据上未显示与涉案工程有任何关系；对证据2的真实性、合法性没有异议，对其关联性有异议，其与本案的侵权认定没有直接联系。

本院的认证意见为：对上述证据的真实性、合法性予以确认，对上述证据的关联性及证明力将结合本案其他事实予以综合认定。

耐久公司未向本院提交新证据。

本院经审理查明，原审法院查明的事实基本属实，本院予以确认。

本院认为，本案为侵害发明专利权纠纷，因被诉侵权行为发生在2009年10月1日之后、2021年6月1日之前，故本案应适用2008年修正的专利法。综合双方当事人的诉辩意见及案件事实，本案二审阶段的争议焦点为：路桥公司主张的合法来源抗辩是否成立。

关于路桥公司主张的合法来源抗辩是否成立。专利法第七十条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条规定，为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，且举证证明该产品合法来源的，对于权利人请求停止上述使用、许诺销售、销售行为的主张，人民法院应予支持，但被诉侵权产品的使用者举证证明其已支付该产品的合理对价的除外。本条第一款所称不知道，是指实际不知道且不应当知道。本条第一款所称合法来源，是指通过合法的销售渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得产品。对于合法来源，使用者、许诺销售者或者销售者应当提供符合交易习惯的相关证据。

为生产经营目的的使用者合法来源抗辩的成立，需要同时满足被诉侵权产品具有合法来源这一客观要件和销售或者使用者无主观过错这一主观要件。被诉侵权产品具有合法来源是指销售或者使用者通过合法的渠道、通常的买卖合同等正常商业方式取得所使用的产品。对于客观要件，销售或者使用者应当提供符合交易习惯的相关证据。对于主观要件，销售或者使用者应证明其实际不知道且不应当知道其所售产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出。其中，“不知道”是指销售或者使用者实际没有认识到所使用的产品是未经专利权人许可而制造并售出，表明销售或者使用者为善意。“不应当知道”是指销售或者使用者已经尽到合理注意义务，对于实际不知道所销售或使用的产品是未经专利权人许可而制造并售出的事实主观上没有过失。据此，可以将专利侵权纠纷中销售或者使用者合法来源抗辩的主观要件归纳为善意且无过失。

本案中，关于客观要件，路桥公司主张被诉侵权产品购自衡水易赢橡胶制品有限公司，并提供了《桥梁伸缩缝供应合同》《结算单》《发票》《国内支付业务付款回单》和《应收账款询证函》。上述证据显示路桥公司与衡水易赢橡胶制品有限公司于2019年10月28日订立合同，为彭泽县红光至白莲公路建设工程采购型号为D80和D160的桥梁伸缩缝，总价为722680元；2020年7月2日至3日，衡水易赢橡胶制品有限公司向路桥公司开具了7张发票，总金额为722680元，发票备注工程名称为彭泽县红光至白莲公路建设工程；2021年2月10日，路桥公司通过中国银行运城西城支行向衡水易赢橡胶制品有限公司付款20万元，用途为材料费；彭泽县交通运输局于2021年9月10日确认其截止2021年8月31日欠路桥公司账款3305.78万元。路桥公司表示，因彭泽县交通运输局未结清工程欠款，所以暂时未能全额支付《桥梁伸缩缝供应合同》的全部价款，亦符合常理且在工程建设领域较为常见。耐久公司公证保全的被诉侵权产品上有“160型5米”的标识，亦能与《桥梁伸缩缝供应合同》中的产品型号相对应。上述事实已经清楚的表明被诉侵权产品系路桥公司向衡水易赢橡胶制品有限公司购买所得，且该交易符合合法、正常的市场交易规则。关于主观要件，在路桥公司取得被诉侵权产品的来源清晰、渠道合法、价格合理，其购买行为符合诚信原则、合乎交易惯例的情况下，可推定路桥公司为善意且无过失，其实际不知道且不应当知道其所使用和销售的产品系制造者未经专利权人许可而制造并售出。

综上，路桥公司在原审提交的证据基础上，二审期间又提交了付款凭证等证据，在此基础上可以认定其主张的合法来源抗辩成立。原审法院关于路桥公司合法来源抗辩不成立的认定，有所不当，本院予以纠正。

路桥公司主张的合法来源抗辩成立，根据专利法相关规定可以免除赔偿责任。但应注意的是，根据专利法第六十五条、第七十条之规定，合法来源抗辩成立的仅免除赔偿经济损失的责任，而维权合理开支系因制止侵权行为而发生，权利人为获得停止侵权救济的合理开支仍应得到支持。即，合法来源抗辩成立的情形下，不能免除被诉侵权行为人停止侵权行为和支付维权合理开支的责任。因此，路桥公司仍应支付耐久公司本案维权的合理开支。本案中，耐久公司为获得法律救济支付了相应的公证费4000元，并委托律师参与诉讼，虽然没有相应票据加以佐证，但属于必然存在的支出，应当在合理范围内予以支持，故本院根据案件实际情况和其提供的票据情况，酌情确定合理开支为10000元。

综上所述，路桥公司的上诉请求部分成立，原审判决认定不当之处本院予以纠正。依照《中华人民共和国专利法》第六十五条、第七十条、《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项之规定，判决如下：

一、维持江西省南昌市中级人民法院（2020）赣01知民初103号民事判决第一项；

二、撤销江西省南昌市中级人民法院（2020）赣01知民初103号民事判决第三项；

三、变更江西省南昌市中级人民法院（2020）赣01知民初103号民事判决第二项为：山西路桥第八工程有限公司于本判决生效之日起十日内向武汉耐久伸缩工程有限公司支付维权合理开支1万元；

四、驳回武汉耐久伸缩工程有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

一审案件受理费8800元，由武汉耐久伸缩工程有限公司负担8600元，山西路桥第八工程有限公司负担200元。二审案件受理费1050元，山西路桥第八工程有限公司负担200元，武汉耐久伸缩工程有限公司负担850元。

本判决为终审判决。

审 判 长　徐卓斌

审 判 员　董　胜

审 判 员　黄中华

二〇二一年十二月九日

法官助理　宋　磊

书 记 员　王倩倩

⼀⼂