广汉金达隧道机械有限公司、成都某某科技有限责任公司专利合同纠纷二审民事判决书

中华人民共和国最高人民法院 民事判决书 （2020）最高法知民终1091号 上诉人（原审原告、反诉被告）：广汉金达隧道机械有限公司。住所地：四川省广汉市新平镇。 法定代表人：**，该公司董事长。 委托诉讼代理人：***，男，该公司工作人员。 委托诉讼代理人：**，四川锦川律师事务所律师。 被上诉人（原审被告、反诉原告）：成都**科技有限责任公司。住所地：四川省成都市温江区公平镇正阳街**。 法定代表人：***，该公司执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：***，四川力久律师事务所律师。 委托诉讼代理人：**，四川力久律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：**，女，1972年9月25日出生，汉族，住四川省成都市温江区。 委托诉讼代理人：***，四川力久律师事务所律师。 委托诉讼代理人：**，四川力久律师事务所律师。 上诉人广汉金达隧道机械有限公司（以下简称金达公司）因与被上诉人成都**科技有限责任公司（以下简称**公司）、**专利合同纠纷一案，不服四川省成都市中级人民法院于2020年3月17日作出的（2018）川01民初3270号民事判决，向本院提起上诉。本院于2020年7月21日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。 金达公司上诉请求：1.撤销原审判决，改判支持金达公司的全部诉讼请求；2.本案一审、二审诉讼费由**公司、**承担。事实和理由：（一）原审判决认定事实错误，依法应当撤销。1.**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所使用的技术方案与双方签订的《关于加工制造水电站大型压力钢管台车合作协议书》（以下简称涉案合同）中的实用新型专利完全一致。**公司违反了涉案合同中其不得向第三方提供技术服务的约定，应承担违约责任。2.本案是追究**公司违反合作协议约定的合同纠纷，非专利侵权纠纷，本案合作协议约定的技术范围实际上包括涉案两项专利技术以及因实施技术转化获得的新技术。**公司也认可其后获得授权的ZL20122017xxxx.8号实用新型专利和ZL20141048xxxx.7号发明专利是因与金达公司合作实践获得的技术革新，**公司不得单独占有，同时也不应与第三方合作。3.原审判决对专利技术已转化完成的事实认定错误。涉案项目正式的洞外试验是在2009年及2010年，**公司提供的第三方有关技术转化完成的证据，仅仅是对合作项目的预想和宣传，不能证明**公司已完成了全部合同义务。金达公司举示的报告总结等也证明**公司的设计及技术有严重缺陷，需要进一步改进。4.原审判决错误认定技术改进、革新的提供方，根据合同约定，合同项目的技术均由**公司提供及改进。为了保证**公司能够正常有序地完成技术改进，金达公司提供了大量的人力物力配合，还出借资金给**公司长期使用。但洞外试验结束一年多后，**公司未将新技术告知金达公司，自行申报专利权并与第三方合作，以实际行动表明不再履行合同，违反合同约定及诚信原则，应承担违约责任。（二）原审判决适用法律错误。本案不是简单的专利技术转化合同纠纷，不仅涉及样机的生产，技术转化后还有后续的技术革新、销售、合作等事宜。原审判决未能综合进行评判，应当撤销。 **公司、**共同辩称：原审判决认定事实清楚，适用法律正确，金达公司的上诉理由均不能成立。（一）**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所使用的技术方案未落入涉案合同中的实用新型专利权的保护范围。上述技术方案不具有该实用新型专利权利要求1中的“固定架”这一技术特征，且回转架的连接方式与该实用新型专利不相同也不等同，能够实现瓦片和钢管节的快速运输，是全新的改进技术，不是从属于涉案合同中两项专利的技术方案。（二）涉案合同仅约束双方共同完成的后续技术改进，**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所实施的技术并非涉案合同中的专利技术，系**公司单独研发完成的技术改进，并已获得相应专利授权，不受合同约束。金达公司在合同履行过程中，仅履行了投资生产样机和进行洞外试验的义务，而未履行生产、销售义务，金达公司亦无证据证明其参与过技术改进工作。根据《中华人民共和国合同法》（以下简称合同法）第三百二十三条、第三百二十九条、《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第一项的规定，限制合同一方使用其独立完成的改进技术，是“非法垄断技术、妨碍技术进步”的行为，应属无效约定。（三）涉案合同的技术转化已经完成。根据涉案合同第一条及第三条第3款约定，合同项目是将专利技术转化成产品（含样机），并实现销售。同时，根据涉案合同第五条第一款及第六条约定，专利技术转化完成的标志是产生样机。而根据在案证据，涉案合同中的专利技术转化成果已经专家鉴定会通过，专利技术已成功转化为样机，具备批量生产条件。专利技术转化合同解决的是专利技术从实验室走向工厂的技术工业化问题。根据涉案合同签订及履行情况，应认定**公司已完成技术转化义务。 金达公司向原审法院提起诉讼，原审法院于2018年9月17日立案受理，金达公司起诉请求判令**公司、**向金达公司支付违约金400万元。事实与理由：金达公司与**公司于2008年3月17日签订的涉案合同合法有效。同日，**公司、**向金达公司出具《***》，明确约定“**承诺不再向任何一方转让上述二种发明专利技术及提供本专利的技术咨询和服务”。金达公司共为该合作项目投入资金（包括人工费、运输费、出借、材料费等）共计2266393.18元。锦屏水电台车试验后，**公司一直表示能够进行技术的完善，但一直没有下文。2017年11月，金达公司从**公司的官方网站上获悉，其已经将完善后的台车与第三方合作，并已经投入使用。后还得知**公司在乌东德水电站与第三方合作，出售、使用压力钢管台车。**公司和**的行为已严重违约。故诉至法院，请求支持其诉讼请求。 **公司辩称：（一）**公司已完成涉案合同项下的全部义务。涉案合同是以专利许可的方式进行的专利转化，包括发明专利和实用新型专利，**公司通过提供专利技术以及专利技术转化的方式来参与涉案项目，金达公司进行专利转化的投资、生产、销售，并由其自负盈亏。涉案合同中的专利已经完成了成果转化，样机已生产，并且具有批量生产的能力，金达公司向四川省经济委员会提交的验收报告中显示产品研发成功，故**公司已经完成合同的义务。（二）**公司不存在金达公司所指控的违约行为。根据约定，涉案合同中的专利许可方式为排他许可，权利人可自行实施。**公司从未向第三方转让合同项下的专利或提供技术咨询，梨园水电站、***水电站、乌东德水电站使用的技术均不是合同项下的两项专利技术，是完全不同的技术方案，且与第三方是租赁关系而非技术开发等技术合作关系，是**公司自行实施专利技术。综上，金达公司主张的违约责任不能成立，故请求法院予以驳回。 **辩称：**签署的《***》是因为涉案合同需要使用其两项专利技术，**已根据《***》的约定使**公司与金达公司正常使用了该两项专利，已完成了***约定的义务；**从未向第三方许可或转让涉案专利。综上，金达公司主张的违约责任不能成立，故请求法院予以驳回。 **公司提出反诉请求：1.解除双方签订的涉案合同；2.金达公司向**公司支付赔偿款30万元。事实和理由：涉案合同签订后，**公司按约履行合同义务。涉案钢管台车在锦屏水电站及瀑布沟水电站测试中均取得成功试机效果。当事人双方及使用单位、鉴定单位均认可，钢管台车生产性试验成功，可转入投产阶段。金达公司也凭借该项目获得了2010年四川省重点技术创新项目验收及2010年度国家重点新产品计划立项。**公司就涉案合同项下的全部义务已履行完毕。自专利技术成果转化完成至今，金达公司从未就专利技术转化成果提出任何质疑或催告，却怠于进行钢管台车的市场推广、销售达八年之久，导致涉案合同处于实质终止状态。涉案合同中的实用新型专利已于2015年因专利权期满失效，涉案合同中的发明专利保护期已过半，且距协议期满仅剩四年。**公司在专利技术转化成功后，却未按合同约定取得任何专利许可收益，合同目的彻底落空。故依据合同法第九十四条及涉案合同第九条第一项，**公司有权解除合同并获得30万元补偿。 金达公司辩称：**公司的反诉请求无事实和法律依据。合同签订后金达公司在合作项目中投入200多万元，在成果转化过程中出现了洞内完成钢管焊接有缺陷的问题，不得不进行技术革新，不存在怠于履行合同的事实。反而是**公司实际上完成了技术革新后隐瞒了金达公司并与第三方合作，故请求法院驳回**公司的反诉请求。 **对**公司的反诉请求无异议。 原审法院认定事实： （一）涉案专利情况 1.涉案合同约定专利情况 2005年8月22日，**就名称为“一种大型管形钢结构拼装焊接装置”的实用新型申请专利，并于2007年7月4日获得授权，专利号ZL20052003xxxx.0。该实用新型专利的权利要求书记载了10项权利要求，其中权利要求1为独立权利要求，其余为从属权利要求。权利要求1的技术特征包括：（1）一种大型管形钢结构拼装焊接装置，包括回转机构、固定机构；（2）由一个固定架和轴线水平的回转架、回转内支撑和调节内支撑组成；（3）瓦片固定在回转机构上；（4）回转架、固定架、回转内支撑、调节内支撑、驱动机构由4个垂直支腿或4个支撑臂承载。该专利的说明书中，对技术领域的说明为：“本实用新型涉及一种机械装置，其作用是实现大型管形钢结构机械化拼装，并提高其自动化焊接比率”。对技术背景的说明为：“现在在制作大型的管形钢结构时较多地使用手工组装和焊接的方式，生产效率和质量控制难度较大，而且成本较高”“在某些工作条件特殊的地方，大型吊装设备的使用受到限制，导致需要大量的人工劳动进行组装、吊运和焊接，不仅生产效率更低，直接成本更高”。对该实用新型的目的的说明为：“提供一种大型管形钢结构的拼装焊接装置，不仅占用的操作场地小，而且减化了大型管形钢结构的吊运程序，并能更多地使用自动焊接或半自动焊接。”“本实用新型的目的是这样实现的：利用一个可以在中心线水平方向回转的机械装置，该装置上具备固定管壁的结构，可以实现对瓦片的固定和旋转……每转动一个瓦片的位置之后，安装另一个瓦片并使两个瓦片连接，逐步转动和安装使所有瓦片转接成一个整圆，通过径向机械调圆度后，可以在其内壁下方或外壁上方焊接，此时，焊接设备只作水平运动……焊接设备固定在焊缝上方或某一侧，通过机械装置连续回转实现自动焊接，同时可以进行多外圆环结构的组装和焊接……”该专利目前保护期限已经届满。 2006年1月4日，**就名称为“一种钢管台车及其用途”的发明申请专利，并于2008年2月27日获得授权，专利号ZL20061002xxxx.0。该发明专利的权利要求书记载了10项权利要求，其中权利要求1为独立权利要求，其余为从属权利要求。权利要求1的技术特征包括：（1）一种大型钢管台车，其结构包括主梁、纵向行走架、旋转架、支腿、支臂、调节支撑；（2）纵向行走架安装在主梁上；（3）旋转架安装在纵向行走架上；（4）调节支撑安装在旋转架上；（5）瓦片或钢管节可临时固定在调节支撑上。该专利的说明书中，对技术领域的说明为：“本发明涉及一种大直径钢管制造、运输、安装的机械设备结构及其用途”。对发明目的的说明为：“提供一种大型钢管台车，可用它完成钢管制造、运输、安装、表面防腐、检验以及混凝土浇筑过程所需的多种机械功能，再结合瓦片运输的方式，可能利用普通道路条件，在钢管安装地点集中地进行瓦片组装、钢管焊接等全部工作。”“本发明的技术方案是这样实现的：它以主梁、支臂和支腿为基础，主梁上具有纵向行走架及其机械控制机构，纵向行走架通过机械机构的驱动作用在主梁往复直线运动，纵向行走架上设置一个或两个旋转架，旋转架上安装多组均匀分布的调节支撑杆，调节支撑由液压千斤顶和螺旋千斤顶组合而成，调节支撑用于支撑和临时固定瓦片，……支臂和支腿为液压杆件，主梁上配备液压泵站和相应的电液控制器件，集中地调节控制支臂和支腿的液压油缸伸缩长度，由于钢管台车在一定范围内具有往复水平、旋转和径向伸缩三个运动方向的自由度，在钢管的制造和安装过程中可具备以下用途：1.组装；2.运输；3.安装；4.支撑；5.焊接：结合通用的自动焊接设备，实现钢管纵缝和环缝的气体保护自动焊接……6.防腐。” 2.其他专利情况 **公司于2012年4月23日申请了名称为“一种钢管组焊装置机架”的实用新型专利，并于2012年12月5日获得授权，专利号为20122017xxxx.8，专利权人为**公司，发明人为***、***，权利要求书记载了8项权利要求，其中权利要求1为独立权利要求，其余为从属权利要求。权利要求1的技术特征包括：（1）一种钢管组焊装置机架，包括位于两侧的支柱；（2）支柱上连接有用于安装钢管组焊装置的横梁；（3）每个支柱下端连接有底座，底坐向靠近安装的钢管组焊装置回转机构一端延伸。在该专利文件的说明书中，对背景技术的说明为：“钢管机械化设备可以在特殊环境下如施工有限的空间内完成大型钢管（如直径可达12m）的现场制造和安装，钢管机械化设备机架起着承重、支承和稳定的作用。现在的钢管组焊接装置机架结构较为复杂、安装较为麻烦、设备比较笨重而不便于运输。对本实用新型目的说明为：“针对现有钢管组焊装置机架体积庞大笨重、安装复杂、不便随时移动的缺陷，提供一种钢管组焊装置机架，机架上安装钢管组焊装置，该机架无需配置配重块，装置的重心就能稳定，而且也无需采用地肢螺栓将支架固定在地面，从而该机架移动非常方便。” **公司于2014年9月22日申请了“一种钢管组焊装置及其快速安装移动方法”发明专利，专利号为20141048xxxx.7，并于2018年11月5日获得授权，权利要求书记载了10项权利要求，其中权利要求1和7为独立权利要求，其余为从属权利要求。权利要求1的技术特征包括：（1）一种钢管组焊装置，包括**、横梁和主机体；（2）主机体设置在横梁上方；（3）横梁与**连接部位具有定位夹紧和升降的装置；（4）横梁或**的底部设置有行走装置。权利要求7的技术特征包括：（1）一种钢管组焊装置的快速安装移动方法，首先将横梁与**和主机体进行组合安装；（2）通过横梁和**连接部位设置的升降装置调节横梁高度，直到与钢管直径相适应的位置后固定；（3）调整主机体转轴轴线与横梁长度方向呈90º；（4）将与钢管直径相适应的回转支撑架安装在主机体转轴上，具备钢管组焊作业条件；（5）一段钢管的组焊作业完成后，拆卸主机体转轴上的回转支撑架；（6）将横梁及主体机整体降低；（7）由设置在横梁或**底部的行走装置将该钢管组焊装置的主体部分整体移动到预定的下一个工作位置。在该专利文件的说明书中，对于背景技术的说明为：“为了解决在特定环境下大型钢管自动化制造工艺问题，中国专利20051002xxxx.7提出了大型钢管自动化制造工艺，同时在中国专利20052003xxxx.0（涉案实用新型专利）及20061002xxxx.0（涉案发明专利）提出了相应的机构使水平状态的钢管制造和安装机械化得以实现。然而，现有技术存在一定的局限，比如，无论是钢管台车还是后续设计的钢管组焊装置都存在安装不便，移动困难的问题，特别是在多个钢管同期作业的地下工程中，通常的交通运输支洞设计断面较小，若组焊装置在洞内进行多次安装，将导致工期长、工程经济价值低等问题。”对发明内容的阐述为：“本发明的目的在**服现在技术中所存在的上述不足，提供一种适用于不同直径或构造的钢管组焊的装置以及实现该装置快速安装和移动的方法。”“与现有技术相比，本发明的有益效果：1.本发明采用了新型机械结构和系统方法，横梁与**连接部位设置的定位夹紧和升降的装置，使横梁高度可以改变，进而可使整个装置的高度减小，减少运输隧洞的高度要求，优化交通如隧洞等工程的设计；通过设置在主机体下的水平回转装置，使整个钢管组焊装置的运输宽度尺寸进一步减小；对主机体中心高度和回转支撑直径进行调整，使钢管组焊装置适用于多种不同方位、不等管径和相近构造的工作需要，操作简单，具有快速安装的功能；配合行走装置，使该装置可快速移动；有利于优化钢管工程运输专用道路和场地，减少准备时间，节约工程投资；2.该钢管组焊装置不仅能够多次反复利用，而且能够在同一装置上生产不同直径的钢管或类似构件，设备的适用范围大、附加值得到提高。” （二）合同签订情况 2008年3月17日，金达公司（甲方）与**公司（乙方）签订涉案合同，约定：1.甲乙双方合作的项目为将水电站大型压力钢管安装的新技术、新工艺转化为产品和商品，该合作项目的生产制造地点为甲方的生产厂区内。2.双方正式合同期限从2008年3月17日至2023年3月16日止。3.甲方负责该钢管台车项目新技术、新工艺转化样机及产品的全部投资（样机预算为200万元左右）；乙方负责该合作项目产品（样机）的全部新技术、新工艺转化工作，并提供该合作项目的产品发明专利和实用新型专利技术，确保产品（样机）正常生产加工和使用效果；本协议的专利技术为前述两项专利，乙方负责维护和保护发明专利的有效性；合同所涉两种专利权利人系**个人所有，从签订本协议7个工作日内由乙方总经理***办理发明专利权独占许可转移为乙方法人所有，并同时向国家专利局提交专利权属转移文件，完成国家专利局的备案和公告程序。4.甲方以资金投入方式生产加工水电站大型压力钢管台车，乙方以产品发明专利和实用新型专利技术的提供以及专利技术的转化能力，参与该项目，共同实现该项目的盈利之目的。5.该项目试验转化成果期限（即专利技术转化为样机）为6个月，从2008年3月17日至9月16日止，该项目发明专利、实用新型专利转化为技术成果后，该技术成果由甲乙双方共同所有；转化完成后，甲方获得乙方的两项专利的使用权，并且乙方不得向第三方转让以上专利；甲乙双方在该项目合作中进行持续改进、优化、完善获得的技术和专利权或产品系列化设计技术等具有同等的使用权，甲乙双方不得向第三方转让。6.甲方负责产品的销售，甲乙双方的利益分配比例为：甲方实行自负盈亏；乙方按甲方销售合同金额每台套提取10%的专利使用费。7.乙方与甲方合作该项目后，不得向第三方提供该项目的产品专利技术和实用新型专利技术，否则乙方按《反不正当竞争法》第二十条的规定支付赔偿费用给甲方。8.水电站大型压力钢管台车技术的转化项目启动，因涉及甲方投入大量资金，在该项目终止之前，未经甲方书面同意，乙方不得与甲方以外的其他任何一方合作及提供该项目的任何技术及咨询服务，同时也不能不经甲方同意擅自终止本协议。否则除承担该项目投资总额的2倍违约责任外，该项目产品发明专利、实用新型专利的所有权归甲方所有，甲方将免费实施该项专利。甲方无故解除或终止本协议，甲方自行承担该项目所投入的全部资金风险，甲方不得再使用该以上专利技术且不得向第三方泄露该技术。9.协议终止的条件：甲方违约转让或无故终止项目合作，甲方支付人民币30万元给乙方作为补偿；甲方未按合同约定及时支付专利使用费拖欠3个月的；乙方的专利技术有重大缺陷，不能转化为科技成果（样机或产品的）；协议的合作期限届满的。 同日，**和**公司向金达公司出具《***》，主要内容为：1.**自愿将涉案合同中所涉二项专利的个人专利权转让给**公司所有；2.在上述专利权转移之前，**同意**公司与金达公司进行上述两种专利技术的成果转化，并同意双方签订的涉案合同所列的各项条款；3.**承诺不再向任何一方转让上述专利技术及提供本专利的技术咨询和服务；4.**对作出的上述承诺如有违背和反悔，**和**公司将向金达公司赔偿400万元；5.本***作为涉案合同的附件，与协议书同样具有法律效力。 （三）合同履行情况 2008年3月14日，**与**公司就涉案合同中的两项专利向国家知识产权局办理了独占许可的备案登记，其中实用新型的许可有效期至2015年8月22日，发明专利许可有效期至2026年1月4日。 金达公司于2008年8月8日发布并于2008年8月18日实施了《钢管台车企业标准》（Q/71181355-0.2-2008、备案号：B510681.180-2008）。在前言中提到，“钢管台车属国内外首创产品，现在没有国家标准和行业标准，根据《中华人民共和国标准法》的规定，结合市场和企业标准作为生产、销售及服务的依据。”该标准的提出单位为金达公司，起草单位为**公司及金达公司，主要起草人为***、***、**和等，经四川省德阳市广汉质量技术监督局备案。 金达公司于2008年10月1日在其官网上发布的《广汉金达隧道机械有限公司自主研发制造世界第一台压力钢管台车》新闻中提到，“由广汉金达隧道机械有限公司通过自主创新和技术攻关，将水电站大型压力钢管台车发明专利和实用新型专利转化为科学技术成果，经专家鉴定会通过。” 2008年10月16日金达公司与**公司向四川省经济委员会共同出具的《钢管台车鉴定报告》中，在第五章性能测试报告中的结论为“通过对钢管台车的各系统、各机构的运行检测，各系统均能满足设计及使用要求。”在第六章成本核算及效益分析“七、存在问题”中提到，“短时期内钢管和施工效率依然受制于环焊接这个重要环节，……目前适用于大型水电钢管的配套的自动焊接设备还未见大规模推广应用，因此需要加强与焊接科研机构的设备制造商的合作，尽早完成技术开发和试验（在这个系统中钢管的瓦片精确制造工艺、台车技术应用和高效焊接技术需要相互支撑）”。在第十章质量分析报告中提到，“我公司开发研制的新产品钢管台车，现已试制组装完成，并经试运行，状况一切正常，主要质量指标达到了国家相应标准。”第十一章工艺审查报告中提到，“生产工艺稳定可靠；配套专业厂家具备加工及供货要求；检查项目完整，符合设计图纸的各功能要求”。在第十三章用户使用报告中，用户中国水利水电第七工程局瀑布沟水电站项目部的用户评价中提到，“该设备整个运行平稳，……制造安装的主要参数达到了设计和工程使用要求”。 2008年10月16日，四川省经济委员会委托德阳市经济委员会在广汉主持召开了金达公司与**公司共同研制的大型钢管台车新产品鉴定会，出具了***字（2008）011号《四川省新产品新技术鉴定证书》。鉴定意见为：“首台钢管台车设备的制造、安装调试达到了设计要求，整机试验运行平稳，可满足直径7000—10000管节的现场制作、安装需要。钢管台车是一种创新型的钢管施工机械，其研究方向明确，设计结构合理，设备制造安装技术成熟，具备批量生产的条件，持续进行新产品开发和升级将有利于推动水电工程建设的技术进步。”该鉴定会的协作单位中包括中国水利水电第七工程局瀑布沟水电站。 2009年7月7日，中国水利水电第十四工程局有限公司印发《关于2009年度科研课题立项评审结果的通知》（十四局（2009）147号文件），载明经公司技术咨询委员会专家审核，共评选出申请集团公司立项科研课题7项。其中课题名称为“钢管洞内拼装技术应用研究”的评审意见为推荐集团立项，完成单位为机电安装分公司，依托工程为锦屏一级水电站压力钢管制造安装工程，起始时间为2009年4月至2010年10月。2009年7月13日，中国水利水电第十四工程局有限公司机电安装分公司以“安司[2009]111号”文件***项目部等转发了上述文件。 由***、***署名并以中国水利水电第十四工程局有限公司名义发表于《水利水电施工》2010第6期的《锦屏一级水电站压力钢管制安新技术试验》文章中，对钢管台车在锦屏水电站生产性试验进行了介绍，在“摘要”中介绍“锦屏一级钢管工程是世界首例在工程中应用机械组焊工艺的项目，生产性试验成功并顺利转入投产阶段”。在内容中提及“钢管施工新技术试验的初步成果如下：（1）钢管台车经受了近一年的露天作业环境考验，设计和制造符合工程使用要求。（2）钢管台车配合埋弧焊工艺，满足钢管制造质量标准要求。……” 金达公司向四川省经济委员会申报的《2009年四川省技术创新重点项目经费申报书》中，载明项目名称为“大型电站压力钢管台车产业化工程”，计划总投资3500万元，申请拨款200万元。 2009年11月25日四川省科学技术厅向科技部发展计划司报送的《四川省科学技术厅关于报送2010年度国家重点新产品计划项目的函》中，将金达公司的大型钢管台车作为2010年度四川省的国家重点新产品上报项目的28项A类项目之一上报。同时，道客巴巴网站上发布的《2010年度国家重点新产品计划立项项目清单》中，四川省科技厅名下有项目名称为“大型钢管台车”承担单位为“广汉金达隧道机械有限公司”的项目。 四川省经济委员会于2010年11月18日对金达公司“大型电站压力钢管台车产业化工程”进行验收，出具了《四川省重大创新成果产业化项目验收证书》，其中对项目试产的经济效益分析中载明“新增生产规模16台，新增销售收入8000万元，新增利润1200万元”，验收意见“通过该项目的实施，形成拥有自主知识产权的技术规范，并申报了专利，在此基础上形成了企业技术标准。”“资金使用合理，做到了专款专用。”“专家组认为，该项目已完成协议书规定的内容，同意通过验收。” 2010年11月24日发布在中国中小企业四川网上的《我市七个省重点技术创新项目顺利通过验收》的资讯中，提到“省经信委组织专家对我市广汉金达隧道机械有限公司承担的大型电站压力钢管台车产业化工程等七个省重点技术创新项目进行了验收，……同意通过验收。” 金达公司举示了金达公司工程技术部出具的《钢管台车洞外试验记要（一）》《钢管台车洞外试验记要（二）》《钢管台车洞外试验记要（三）》（以下简称三份《试验记要》）。三份《试验记要》主要对2009年9月25日至2009年10月28日、2010年2月24日至2010年5月20日、2010年9月6日至2010年11月22日三次洞外试验的过程进行了记录，显示2010年10月8日开始与水电十四局联系钢管台车洞内试验的电源等事宜，开展准备工作；2010年10月25日，向水电十四局提交了《钢管台车洞内生产试验工作计划》；2010年11月15日—17日，根据水电十四局的要求提交了《钢管台车洞内生产试验工作计划》，制作了《四川省雅砻江一组水电站压力钢管拼装技术应用研究》PPT文件，2010年11月22日提交了《钢管台车洞内生产试验工作周计划》。 （四）与案件相关的其他情况 在**公司的官方网站上，2010年12月9日发布了“锦屏一级水电站凑合节组焊试验”信息及图片，图片下方注明“TC100型钢管台车”；2012年3月5日发布了“梨园水电站压力钢管焊接”信息及图片，图片下方注明“ZH120钢管组焊专机工程应用，本产品适合现场超大型钢管制造，特别适合隧洞内钢管现场制造”；2014年11月28日发布了“***水电站压力钢管洞内组焊”的信息及图片，图片下方注明“ZH120组焊专机在***水电站使用”，图片显示设备在洞内；此外，还发布了“***水电站压力钢…”及“乌东德水电站导流洞…”的图片等。金达公司在乌东德水电站的拍摄照片显示，在该水电站施工现场洞内有压力钢管安装工程及设备，在设备上方的洞顶有“中国葛洲坝集团”和“成都**科技”的标牌；在乌东德水电站的“压力钢管安装工程概况”“压力钢管组圆台车安全操作规程”“安全文明生产责任牌”等标牌上的施工单位为“中国葛洲坝集团机电建设有限公司”。 2017年11月29日，金达公司向四川省广汉公证处申请对其向**公司邮寄送达《四川锦川律师事务所律师函》的内容及过程进行保全证据。律师函内容为敦促**公司立即履行2008年3月17日签订的涉案合同相关义务，在收到本函7个工作日内，到金达公司协商处理双方之间合作生产钢管台车事宜。该律师函于2017年11月29日以邮政特快专递的形式向**公司***寄出，2017年12月3日邮件投递并签收。 2017年12月9日，**公司向金达公司书面回函称，律所来函已收到，鉴于金达公司的不诚信行为，致使双方2008年3月17日签订的涉案合同被迫终止。***公司有诚意处理该协议项下遗留事宜，请金达公司负责人及时与**公司联系，并收到本函之日起10个工作日内，至**公司所在地进行协商处理，联系人***。该函于2017年12月11日通过中通快递寄出。 原审法院认为，本案的争议焦点为：金达公司、**公司、**是否按照涉案合同和《***》约定履行义务，是否存在相互主张的违反合同义务的情形。针对前述争议焦点，结合审理查明事实，原审法院认定如下： （一）关于**是否违约的问题 根据涉案合同及《***》的约定，**的义务是将涉案合同中的两项专利以独占许可的方式转让给**公司，并承诺不向任何第三方转让上述专利技术及提供上述专利的技术咨询和服务。根据前述查明的无争议的事实和证据，涉案专利已向国家知识产权局办理了独占许可的备案登记，许可期限至专利有效期止。金达公司也未举证证明**存在将上述专利技术转让给第三方或向第三方提供技术咨询和服务的行为，故对金达公司关于**违约的主张及要求支付违约金的请求不予支持。 （二）关于**公司是否存在违约的问题 金达公司主张**公司存在以下违约行为：1.因样机在锦屏水电站的洞外试验中发现存在技术缺陷，而**公司负有解决技术缺陷的义务，故**公司的专利技术转化义务未履行完毕。2.**公司将涉案合作项目中的技术以及改进、优化、完善获得的技术在乌东德水电站等地许可第三方使用及与第三方合作实施。 结合**公司的合同义务及金达公司所主张的**公司的违约行为，认定如下： 1.关于**公司的专利技术转化义务是否全面履行，样机是否能实现正常生产和加工问题 根据前文查明的金达公司对外宣传的台车转化成果以及申报情况足以证明涉案合同中的专利技术已转化生产出样机，经鉴定，样机能够正常生产和加工，金达公司为此还申报了四川省重大创新成果产业化项目并通过验收。涉案合同系专利转化技术合同，解决的是专利技术从实验室走向工厂的技术工业化问题，专利技术转化产生样机，具备批量生产条件，即转化成功，故**公司的技术转化义务已完成。 金达公司主张样机在锦屏水电站的洞外试验中发现存在技术缺陷，**公司负有解决技术缺陷的义务，故**公司的专利技术转化义务未履行完毕。为此，金达公司举示了金达公司工程技术部出具的三份《试验记要》，以及金达公司工程技术部**出具的《钢管台车洞外拼装试验报告（一）》、《钢管台车洞外拼装试验报告（二）》（以下简称两份《试验报告》），《钢管台车洞外拼深装全过程阶段性总结》（以下简称《阶段性总结》）等证据。两份《试验报告》和《阶段性总结》主要针对三次洞外试验情况进行了总结，对问题的反映集中在焊接方面，其中阶段性总结在结尾部分表述“此次生产性试验存在的主要问题仍为加劲环环缝存在大量气孔和咬边现象，有待成都**科技有限责任公司寻求解决方案。由于技术问题的缺陷，钢管台车洞外试验的技术问题得不到解决，洞内生产性试验无法进行，2010年11月26日停止试验。”对上述证据，**公司认为三份《试验记要》能够证明涉案样机试验成功。对于两份《试验报告》及《阶段性总结》，**公司对其真实性不予认可，认为系金达公司内部单方制作，没有完成时间的佐证，且前述报告和总结中提到的缺陷，涉及的全部是焊接工艺的问题，而焊接工艺并非涉案合同中的专利技术转化所涉及的问题。原审法院认为，因**公司对金达公司所举示的三份《试验记要》的真实性不持异议，也认可进行过洞外试验，故对其真实性予以采信；对于两份《试验报告》和《阶段性总结》，因**公司不予认可，金达公司也未举证证明其将两份《试验报告》和《阶段性总结》以及将提及的问题告知过**公司，故对其证明目的不予采信。并且，两份《试验报告》和《阶段性总结》中提及的问题主要系焊接工艺及焊接设备的问题，但首先根据涉案合同中的两项专利所记载的权利要求的技术特征及实现方式来看，均不包括焊接工艺和设备；其次也未明确指出该问题是工人操作技艺、购买的焊接设备的问题还是专利技术与焊接设备的配适问题，故不能证明所提及的问题属于**公司在专利技术转化过程中负有解决义务的问题。因此，对金达公司主张样机在锦屏水电站的洞外试验中发现存在技术缺陷，**公司负有解决技术缺陷的义务，**公司的专利技术转化义务未履行完毕的意见不予采纳。 2.关于**公司在乌东德水电站等地所实施的技术是否属于涉案合同中的两项专利技术以及履行涉案合同所进行的后续改进技术，**公司是否存在将涉案技术许可第三方使用或与第三方进行技术合作实施的问题。 金达公司主张**公司将涉案合同中的两项专利技术及后续进行了技术完善的钢管台车与第三方合作，用于梨园水电站、***水电站、乌东德水电站等地，违反了合同约定。**公司主张其在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所使用的技术并非涉案合同中的专利技术，也非从属专利技术，其独立实施后续技术改进不受涉案合同约束。 根据前述梨园水电站和***水电站的图片及信息，在两个水电站使用的组焊专机型号均为ZH120，系同一产品。将其与涉案合同中的实用新型专利权利要求1的技术特征相比对，无“固定架”这一技术特征，因此，梨园水电站和***水电站所使用的组焊专机未落入涉案合同中的实用新型专利权的保护范围。将梨园水电站和***水电站所使用的组焊专机与涉案合同中的发明专利权利要求1的技术特征相比对，其不具有该发明专利的“主梁”“纵向行走架”“支臂”等技术特征及“纵向行走架安装在主梁上”“旋转架安装在纵向行走架”的连接方式技术特征，与涉案合同中的发明专利系不同的技术方案，未落入该专利权的保护范围。将梨园水电站和***水电站所使用的组焊专机与**公司的ZL20122017xxxx.8号“一种钢管组焊装置机架”实用新型专利权利要求1的技术特征相比对，其具有该专利权利要求1的全部技术特征。 将乌东德水电站所使用的组焊装置与涉案合同中的实用新型专利权利要求1的技术特征相比对，无“固定架”技术特征，且回转架通过驱动机构安装在横梁上的连接方式与涉案实用新型回转架通过固定架连接的连接方式不同，未落入涉案合同中的实用新型专利权的保护范围。将乌东德水电站所使用的组焊装置与涉案合同中的发明专利权利要求1的技术特征相比对，其不具有该发明专利的“主梁”“纵向行走架”“支臂”等技术特征及其连接方式，不落入涉案合同中的发明专利权的保护范围。将乌东德水电站所使用的组焊装置与**公司ZL20141048xxxx.7号“一种钢管组焊装置及其快速安装移动方法”的发明专利相比对，其具有该专利权利要求1的全部技术特征。 **公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所实施的技术因未落入涉案合同中的两项专利的保护范围而不属于实施的该两项专利技术。至于前述技术是否属于履行涉案合同所进行的后续改进技术，根据合同约定，“甲乙双方在该项目合作中进行持续改进、优化、完善所获得的技术方案和专利权或产品系列化设计技术等具有同等的使用权，甲乙双方不得向第三方转让”，故合同对于限制实施的后续改进技术的适用条件为该技术系双方共同完成。在涉案合同的履行过程中，金达公司仅履行了投资生产样机和进行洞外试验的义务，对于需要更大资金投入的生产销售义务则未履行，金达公司也无证据表明其向**公司提出过技术改进的建议以及系因专利技术转化不成功而未进行生产销售，且因其从未进行生产销售，致其多年来从未向**公司支付专利使用费。在金达公司不能证明其对**公司的后续的技术改进提供了技术和资金支持的情况下，**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所实施的技术属于其独立完成的技术而非与金达公司在项目合作中共同完成的改进技术及合同限制实施的后续改进技术。因梨园水电站、***水电站、乌东德水电站所实施的技术由**公司独立完成并系区别于涉案合同中的专利的新技术，故**公司不存在将涉案合同中的专利转让第三方或向第三方提供涉案专利的技术及咨询服务的情形。 因金达公司关于**公司违约的主张不能成立，故对其要求判令**公司支付违约金的请求不予支持。 （三）关于涉案合同是否解除及金达公司的责任承担问题 **公司主张，自专利技术成果转化完成至今，金达公司怠于进行钢管台车的市场推广、销售达八年之久，导致合同处于实质终止状态，**公司未按合同约定取得任何专利许可收益，合同目的彻底落空。故请求解除合同并获得30万元补偿。 根据涉案合同所约定的协议终止条件，在金达公司无故终止项目合作或未按合同约定及时支付专利使用费拖欠3个月的情况下，协议终止。在本案合同履行过程中，因金达公司在2010年11月进行样机试验后未再投入资金进行生产销售，至今未向**公司支付过专利使用费，项目合作处于事实上的终止状态，故**公司主张解除合同的请求符合合同约定的协议终止条件，对此予以支持。金达公司称因成果转化过程中存在技术缺陷而等待**公司解决，故未能投入生产销售的意见，因金达公司未能证明其向**公司提出过与涉案合同中的专利相关的技术改进意见，且在涉案合同中的专利技术已成功转化为样机并通过鉴定验收，具备投产条件的情况下，后续技术的改进有赖于资金（专利使用费）的支持以及产品在市场的实际使用中发现问题并逐步解决，即技术改进是投产销售的后续而非前提，金达公司的该抗辩不符合合同约定；同时，在金达公司于2017年11月向**公司邮寄律师函之前长达7年的时间内，其既未向**公司提出继续履行合同的主张亦未主动继续履行合同，故其所称未投入生产销售系等待**公司解决技术问题不符合常理，故对金达公司的该抗辩意见不予采纳。对于**公司要求金达公司支付赔偿款30万元的反诉请求，根据合同约定，在金达公司无故终止项目合作的情况下，支付30万元给**公司作为补偿，但对于何谓“无故终止”则未有明确约定。虽然2010年11月后项目处于事实上的终止状态，但在金达公司前期已投入资金进行样机生产和试验的情况下，其无故终止项目会导致投资损失并不利于自己；虽然金达公司主张**公司存在违约行为的主张不能成立，项目终止的责任不能归责于**公司，但从涉案专利技术设备在洞外试验的记录以及**公司之后独立进行技术改进的情况来看，涉案合同中的专利技术在转化过程中确实发现了可供改进的空间；**公司在长达7年的时间里从未督促金达公司继续履行合同，未向金达公司主张过专利许可费或补偿款，并另自行进行技术改进和实施，表明其亦无积极推进合同继续履行的意愿和行为；不管金达公司是因对于**公司技术转化和技术改进义务是否存在错误理解还是因其他原因未继续履行合同，如认定其“无故终止”并承担30万元的补偿款既不符合文义且会导致双方利益失衡。故**公司主***公司无故终止项目合作并要求金达公司支付赔偿款30万元的请求不符合合同约定，对此不予支持。 原审法院判决：（一）解除金达公司与**公司签订的《关于加工制造水电站大型压力钢管台车合作协议书》；（二）驳回金达公司的全部诉讼请求；（三）驳回**公司的其余诉讼请求。一审本诉案件受理费38800元，由金达公司负担；反诉案件受理费5800元，由**公司负担。 二审中，双方均未提交新证据。 原审查明的事实基本属实，本院予以确认。 本院另查明： 涉案合同中记载，“本协议的专利技术”为ZL20052003xxxx.0号实用新型专利和ZL20061002xxxx.0号发明专利。 2008年10月16日金达公司与**公司向四川省经济委员会共同出具的《钢管台车鉴定报告》中，在第七章钢管台车技术总结报告“七、存在问题”中记载的主要问题为：“仍存在以下问题有待解决：1.大型水电安装工程的施工规划优化设计。2.大型钢管瓦片制造工艺和质量标准化技术。3.与此配套的大型钢管施工环缝焊接自动化的工艺技术和设备。4.大型钢管现场快速喷涂技术”。 二审中，金达公司认可**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站使用的设备与涉案合同中的两项专利的技术方案不同，但认为是根据双方在洞外实验和样机制造过程中发现的问题进行的技术改进和革新，属于涉案合同第五条所约定的甲乙双方在项目合作中完善所获得的技术和专利权，应受合同约束，**公司不得向第三方提供该专利技术。 本院认为，本案为专利合同纠纷。金达公司与**公司签订的涉案合同涉及技术转化和专利实施许可的内容，是当事人的真实意思表示，其内容没有违反法律、行政法规的效力性强制性规定，为有效合同。根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款的规定，双方当事人均应依照合同的约定全面履行义务。本案上诉争议的焦点为：（一）**公司是否因未全面履行专利技术转化义务而构成违约；（二）**公司、**是否因将专利技术许可第三方使用或与第三方合作而构成违约。 （一）**公司是否因未全面履行专利技术转化义务而构成违约 根据涉案合同的约定，金达公司与**公司合作的项目为将水电站大型压力钢管安装的新技术、新工艺转化为产品和商品，**公司负责该合作项目产品（样机）的全部新技术、新工艺转化工作，提供该合作项目的产品发明专利和实用新型专利技术，确保产品（样机）正常生产加工和使用效果，负责维护发明专利的有效性。合同还约定了项目试验转化成果期限，即专利技术转化为样机的期限。在**公司为证明已全面履行上述义务所提交的证据中，金达公司与**公司向四川省经济委员会共同出具的《钢管台车鉴定报告》中明确记载“通过对钢管台车的各系统、各机构的运行检测，各系统均能满足设计及使用要求”，表明合同双方均已认可设备已经满足设计和使用要求。尽管该报告中也提出了存在的问题，但均非钢管台车本身的问题，且相关问题并未影响得出设备已经满足设计和使用要求的结论。四川省经济委员会出具的《四川省新产品新技术鉴定证书》也明确表明首台钢管台车设备的制造、安装调试达到了设计要求，整机试验运行平稳，设备制造安装技术成熟，具备批量生产的条件。上述证据均为第三方出具或由**公司、金达公司共同出具，且出具的时间均在涉案合同约定的专利转化期限之后，足以证明涉案合同约定的技术转化义务已经完成，而并非如金达公司所称仅为预想或宣传。**公司提交的其他证据亦可对此予以佐证。相反，在金达公司为证明**公司未履行合同义务所提交的证据中，三份《试验记要》表明涉案设备拟进行洞内试验，并未提出洞外试验表明有达不到技术转化要求的缺陷，而两份《试验报告》和《阶段性总结》仅为金达公司单方出具的说明，不具有证明力。因此，金达公司提交的证据不足以推翻**公司证明其已全面履行义务的证据。金达公司亦未举证证明其曾在洞外实验后要求**公司改进技术缺陷。至于双方的后续技术革新、销售、合作等事宜，涉案合同的履行既需要**公司提供技术，也需要金达公司提供资金，且技术转化完成后的生产系由金达公司完成。在**公司已举证其完成了专利技术转化义务，而金达公司未有效举证其对技术缺陷提出异议的情况下，金达公司主张洞外实验之后的合同未能履行系由**公司造成，缺乏依据。因此，金达公司关于**公司的专利技术转化义务未履行完毕的主张不能成立，本院不予支持。 （二）**公司、**是否因将专利技术许可第三方使用或与第三方合作而构成违约 专利权的保护范围以权利要求记载的内容为准，专利实施许可合同中对技术方案的授权范围亦应当以权利要求限定的内容为准。根据原审技术比对的内容，**公司在梨园水电站、***水电站、乌东德水电站使用的技术方案未落入涉案合同约定的两项专利权利要求的保护范围，金达公司二审中对此亦予以认可，故**公司、**没有将涉案合同约定的两项专利许可第三方使用或与第三方合作实施的行为。 关于梨园水电站、***水电站、乌东德水电站使用的技术方案是否属于涉案合同禁止**公司向第三方提供授权许可或进行技术合作的范围，本院认为，首先，涉案合同明确约定该协议的专利技术系指ZL20052003xxxx.0号实用新型专利和ZL20061002xxxx.0号发明专利两项专利，涉案合同中禁止**公司向第三方提供授权许可或进行技术合作的技术均指涉案两项专利技术，并未禁止**公司向第三方提供水电站大型压力钢管台车领域的所有技术方案。专利中的每一项权利要求构成一项技术方案，**公司向第三方提供其他专利中的技术方案，不违反涉案合同的约定。其次，涉案合同约定双方在该项目合作中进行持续改进、优化、完善获得的技术和专利权或产品系列化设计技术等具有同等的使用权，双方不得向第三方转让，但金达公司并未提交证据证明梨园水电站、***水电站、乌东德水电站使用的技术方案是**公司与金达公司在项目合作中获得的技术方案。 综上，**公司、**均不构成违约，金达公司主张**公司、**支付违约金的上诉请求缺乏事实和法律依据，本院不予支持。 综上所述，广汉金达隧道机械有限公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原审判决认定事实清楚、适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项规定，判决如下： 驳回上诉，维持原判。 二审案件受理费38800元，由广汉金达隧道机械有限公司负担。 本判决为终审判决。 审判长*** 审判员*** 审判员*** 二〇二〇年十月二十二日 法官助理*** 书记员*** 裁判要点 案号 （2020）最高法知民终1091号 案由 专利合同纠纷 合议庭 审判长：*** 审判员：***、*** 法官助理：*** 书记员：*** 裁判日期 2020年10月22日 关键词 专利实施许可；技术转化；违约 当事人 上诉人（原审原告、反诉被告）：广汉金达隧道机械有限公司； 被上诉人（原审被告、反诉原告）：成都**科技有限责任公司； 被上诉人（原审被告）：**。 裁判结果 驳回上诉，维持原判。 原判主文：一、解除广汉金达隧道机械有限公司与成都**科技有限责任公司签订的《关于加工制造水电站大型压力钢管台车合作协议书》；二、驳回广汉金达隧道机械有限公司的全部诉讼请求；三、驳回成都**科技有限责任公司的其余诉讼请求。 涉案法条 《中华人民共和国合同法》第六十四条第一款； 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项。 法律问题 专利实施许可合同的授权范围 裁判观点 专利权的保护范围以权利要求记载的内容为准，专利实施许可合同中对技术方案的授权范围亦应当以权利要求限定的内容为准。 注：本摘要并非判决书之组成部分，不具有法律效力。