山东德齐华仪防腐工程有限公司与山东美陵博德化工机械有限公司、东营天威防腐工程有限公司侵害商标权纠纷一审民事判决书

山东省青岛市中级人民法院

民事案件判决书

（2020）鲁02民初1423号

原告山东德齐华仪防腐工程有限公司（下称德齐公司）诉被告山东美陵博德化工机械有限公司（下称博德公司）、东营天威防腐工程有限公司（天威公司）、陕西延长中煤榆林能源化工有限公司（下称中煤公司）侵害商标权纠纷一案，本院于2020年7月16日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告德齐公司的委托诉讼代理人徐和伟，被告博德公司、天威公司的委托诉讼代理人王云诚、韩文君，被告中煤公司的委托诉讼代理人薛振振到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

本院认为，本案争议焦点是被告天威公司在百度搜索及其官网中使用原告注册商标“SHY99”及与原告注册商标相近似的“SHY-99”标识进行广告宣传以招揽换热器管束防腐生意的行为，是否侵犯了原告注册商标“SHY99”的专用权、应否承担侵权责任,以及被告博德公司、中煤公司是否承担连带责任的问题。 涉案注册商标“SHY99”为山东华仪科技开发有限公司于2011年6月申请注册的商标，商标注册证为8388607号，注册有效期限自2011年6月28日至2021年6月27日，核定使用商品为第2类，2018年12月27日上述商标转让给原告，自2018年12月27日起原告合法享有“SHY99”注册商标专用权，虽原告称注册商标为“SHY99”新型防腐涂料从未在市场上公开销售，但原告使用注册商标为“SHY99”的新型防腐涂料对外承揽设备防腐施工，“SHY99”新型防腐涂料在换热器防腐行业具有一定的知名度，应受法律保护。 关于被告天威公司在百度搜索和官网上使用SHY99及SHY-99标识是否构成商标侵权，庭审查明，被告天威公司为宣传其产品，扩大市场影响，以招揽防腐生意，在百度搜索及其官网中使用SHY99及SHY-99标识，具体使用情况如下：有公证证据表明，在百度输入“SHY99”字符后，得到7项搜索内容，其中第7项为“天威防腐-SHY99换热器管束防腐、TH901冷热换设备防腐厂家”字样，直接显示原告注册商标SHY99与被告天威公司相关联;在被告天威公司网站，在介绍天威公司时，有“天威防腐还从事防腐涂料的研发、生产、销售，产品有SHY-99换热器管束防腐涂料”等内容；在介绍防腐产品时，直接使用SHY99涂料或者SHY99冷换设备防腐涂料，与原告注册商标相同；在介绍防腐知识时，则使用了SHY-99涂料或SHY-99防腐漆，与《中华人民共和国石油化工行业标准钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》（SH/T3540-2018）规定的涂料牌号或型号SHY-99用法一致。上述事实表明，被告天威公司在百度搜索和官网上既使用过SHY99，又使用过SHY-99,被告天威公司对此予以认可，但认为“SHY-99”是石油化工行业中通用的一种防腐涂料牌号，任何人均有权作为技术规范正常使用。被告天威公司在网站宣传和涉案工程施工业务中使用SHY-99，只是作为一种涂料型号或者涂料材质使用，不是作为商品的商标使用，不具有标识商品来源的功能，是一种正当合理的使用行为。本院认为，中华人民共和国工业和信息化部于2018年7月4日发布、于2019年1月1日实施《中华人民共和国石油化工行业标准钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》（SH/T3540-2018），规范4.9条规定冷换管束常用涂料的选择见表4.9，表4.9规定了常用三种涂料，其中一种涂料牌号为SHY-99，该种涂料的性质为复合涂料，适用介质为冷换设备油和水侧的防腐阻垢。规范4.10条规定不同型号的涂料不得混合使用。从该技术规范的内容可以看出，SHY-99就是一种涂料牌号或型号，是其推荐使用的一种涂料之一，不是指一种涂料的品牌，不是商标,不是用来识别涂料的来源。在原被告各方及案外人的合同、招标文件及合格证中，在说到涂料、涂层、涂装类别等与防腐有关的内容时，均以SHY-99来表示，也是用来表示一种涂料类别或型号，不属于商标性的使用，如果被告天威公司只是在此意义上使用SHY-99，只是用以表明自己提供的涂料的性质和型号，应该说就是一种正当合理的作用，不构成侵权。但被告天威公司在百度搜索和其官网上并不仅仅使用了SHY-99的标识，还使用了原告注册商标SHY99，在百度搜索上显示内容直接将天威公司与SHY99相并列，其官网上直接以SHY99介绍其产品，让受众认为SHY99换热器管束防腐业务来源于被告天威公司，SHY99涂料就是被告天威公司生产的，被告天威公司以原告注册商标SHY99宣传自己及自己产品的行为，显然侵犯了原告的注册商标专用权，应承担侵权责任。其在使用SHY-99时也存在不规范使用的情况，SHY-99虽然是国家标准推荐的涂料牌号或型号，但该型号的涂料是由向原告转让SHY99商标的山东华仪科技开发有限公司所研发，并非被告天威公司所研发、生产或销售的，而却在其官网上直接介绍SHY-99换热器管束防腐涂料由其研发、生产、销售，以此标示自己的产品，进行突出使用，而不是用自己的TW99品牌或型号代表自己的产品，其使用行为难为善意，超出了描述或说明自身产品特性的范围，客观上具有了标识产品来源的作用，导致相关客户误认为SHY99品牌涂料为天威公司所生产，从而减少了原告的业务机会，因此，本院认为该部分使用属于不规范或不正当使用，该部分不规范、不正当使用的行为，亦构成侵权，被告应承担侵权责任。 关于侵犯原告商标权的赔偿责任问题，原告认为应按被告天威公司侵犯其商标专用权所获得的利润追究被告天威公司的赔偿责任，即被告天威公司应按其所获利润600900元应向原告承担赔偿责任。原告所主张的计算赔偿额的方式如下：被告天威公司与被告博德公司签订的涂料施工合同约定的防腐处理面积为20030平方米，原告认为每平方米最低报价为150元，总额为3004500元，按照20%的利润率计算即得出利润600900元。本院认为原告的计算方式没有证据支持，除防腐处理面积20030平方米可以确定外，其他如最低价格和利润率均没有证据支持，没有证据证明被告天威公司因侵犯原告商标权所获得的利润为600900元。另外，如前所述，被告天威公司的侵权行为主要体现在在百度搜索和其官网上使用原告注册商标SHY99或不规范使用SHY-99标识进行广告宣传的行为，而不是将原告的商标使用在其产品上，不能用商品利润作为原告因被告侵权造成损失的依据，因此对原告计算方式不予采纳，而应视为《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条规定的侵权人因侵权所获得的利益或者被侵权人因被侵权所受到的损失均难以确定的情形，应由法院考虑侵权行为的性质、期间、后果、商标的声誉、制止侵权行为的合理开支等因素综合确定赔偿数额。结合本案被告天威公司侵权行为的种类、性质、情节及原告商标的声誉、制止侵权行为的合理开支等因素，本院综合确定被告应支付原告的赔偿数额为60000元，包括原告为制止侵权行为的合理开支。 关于被告博德公司、中煤公司是否承担连带责任的问题，如前所述，被告天威公司的侵权行为主要体现在在百度搜索和其官网上使用原告注册商标SHY99或不规范使用SHY-99标识进行广告宣传的行为，被告博德公司、中煤公司没有参与上述行为，两被告在相关招标文件、合同中使用SHY-99只是表示对涂料型号的要求，不具有标识商品来源的作用，不属于商标性使用，属于正当使用，所以被告博德公司、中煤公司不应与被告天威公司承担连带侵权责任。 关于原告要求被告天威公司在全国性网络媒体上就侵害原告注册商标专用权行为进行公开道歉的诉讼请求，因商标权是一种无形财产权，不具人格权的属性，原告请求法院判令被告天威公司进行公开道歉，本院不予支持。至于被告博德公司、中煤公司是否应进行公开道歉的问题，除前述原因外，被告博德公司、中煤公司没有实施侵犯原告注册商标专用权的行为，也没有参与被告天威公司的侵权行为，因此，关于原告要求被告博德公司、中煤公司在全国性网络媒体上进行公开道歉的诉讼请求，本院更是不予支持。 综上所述，依据《中华人民共和国商标法》第五十六条第一、二款、《中华人民共和国商标法实施条例》第四十九条、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条、第十七条的规定,判决如下：

当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。对当事人无异议的证据，本院依法对其真实性予以确认。对当事人有异议的证据，本院认定如下：1.关于原告提交的证据录音笔录2份和录音光盘2张，因三被告均对其真实性不认可，被录音者亦均未出庭作证，本院无法查明其真实性，故对证据不予采信。2.关于原告提交的证据《技术开发合同书》，被告未否认该证据的真实性，并认为不具关联性，但引用该证据中的内容说明SHY-99是一种新型防腐式涂料，在业界形成了长期共识。综合庭审质证情况，本院确认该证据的真实性和关联性，对该证据予以采信。3.关于原告提交的证据产品买卖合同，被告虽未否认其真实性，但认为其无关联性，亦未如对《技术开发合同书》一样引用其内容，对该证据本院不予采信。4.关于原告与浙江巨化装备制造有限公司签订的加工承揽合同及增值税发票、原告与风凯换热器制造（常州）有限公司签订加工承揽合同,对该2份证据，因被告未予认可，本院亦不予采信。5.SHY99热换器涂层报价表，因该证据系原告单方制作，本院对该证据不予采信。6.关于原告于2019年11月21日通过可信时间戳认证、原告于2019年11月21日及2020年8月4日两次通过百度取证和北京国创鼎城司法鉴定所联合验证的形式所取得被告天威公司的网页证据，被告在第一次开庭时对上述证据的真实性不予认可，但在第二开庭时，在原告补充提交取证光盘后，被告对其真实性表示无异议，因此本院对上述证据予以采信。7.关于中国石油化工集团公司设备设计技术中心站对“SH/T3540-2018”4.9节内容咨询函的回复，被告博德公司和天威公司对该证据的真实性和证明事项均不认可，因该证据是对中华人民共和国石油化工行业标准《钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》（SH/T3540-2018）内容的解释，查明中国石油化工集团公司设备设计技术中心站是否有权解释是该证据应否采信的关键，经本院查阅该技术规范，发现该规范前言明确写明该规范的解释单位是中国石化工程建设有限公司，而非中国石油化工集团公司设备设计技术中心站，因此本院对该证据不予采信。8.关于天威公司出具的冷换设备涂装产品出厂检验报告及检验合格证7份，原告对该证据的真实性不认可，但未提出相反证据推翻其真实性，根据相关质证情况，本院对该证据予以采信。 根据当事人陈述和经审查确认的证据,本院认定案件相关事实如下: 第8388607号《商标注册证》显示，注册商标为“SHY99”，注册人为山东华仪科技开发有限公司，注册有效期限自2011年6月28日至2021年6月27日，核定使用商品为第2类。2018年12月27日上述商标转让给原告，自2018年12月27日起原告享有“SHY99”注册商标专用权。 被告博德公司于2019年2月19日发布《山东美陵博德化工机械有限公司设备防腐招标文件》，在该文件第2条投标商务及技术要求规定防腐层材质为SHY-99，在招标物资的名称、数量及规格中的材质栏目也规定内防SHY-99。 山东省济南市历城公证处2019年8月19日出具的（2019）鲁济南历城证民字第2220号公证书载明，根据原告的委托代理人徐和伟的请求，该公证处公证员刘某过该公证处电脑登录互联网搜索相关网站、网页并用快捷键“PrintScreen”的屏幕截图功能进行截图，并进行了保存，与该公证书相粘连的打印资料为公证员所保存的打印件。经查看上述打印件，可看到在百度输入“SHY99”字符后，得到7项搜索内容，其中第7项为“天威防腐-SHY99换热器管束防腐、TH901冷热换设备防腐厂家”字样。 被告天威公司2011后11月11日向国家知识产权局申请注册商标“TW99”，2013年1月14日获准注册公告，该注册商标核定使用商品为国际分类第2类。注册商标专用权期限自2013年1月14日至2023年1月13日。 原告采取可信时间戳认证的形式，由其代理人徐和伟于2019年11月21日通过联合信任电子证据固化保全系统获取被告天威公司网站网页共6页，第1页在“关于天威”的栏目下载明“天威防腐还从事防腐涂料的研发、生产、销售，产品有SHY-99换热器管束防腐涂料”等内容；第2页在“防腐知识”栏目下以“SHY99防腐漆有什么特性？”为文章题目，介绍了“SHY99”换热设备防腐涂料的特点、适用范围及年限；第3页在“防腐知识”栏目下以“SHY-99涂料有什么特点？”为文章题目介绍了“SHY-99”涂料作为新型冷换设备专用防腐涂料所具有的特点；第4页在“防腐知识”栏目下以“什么是SHY-99防腐漆”为文章题目介绍了什么是“TW99”换热设备专用防腐涂料及其具有的特点、适用范围和年限；第5页在“产品介绍”栏目下，载明“SHY99涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种填加剂，经特种生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料”的内容，并介绍了其具有的特点；第6页在“防腐产品”栏目下，以“SHY99冷换设备防腐涂料”为题目，载明的内容与第5页的内容相同。 原告代理人徐和伟于2019年11月21日取得百度取证和北京国创鼎城司法鉴定所联合签发百度取证电子数据保全证书5份，证明其取得的电子数据自委托人申请时间起已经存在，且内容保持完整，未被篡改。第1份取得的网页在“防腐知识”栏目下以“什么是SHY-99防腐漆”为题目载明了“TW99换热设备专用防腐涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种填加剂，经特种生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料”的内容；第2份取得的网页在“防腐产品”栏目下，以“SHY99冷换设备防腐涂料”为题目，载明“SHY99涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种填加剂，经特种生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料”的内容；第3份取得的网页在“防腐知识”栏目下有以“SHY99防腐漆有什么特性？”为题目的文章，介绍“SHY99”换热设备防腐涂料的特性和用途；第4份取得的网页在“防腐产品”栏目下，以“产品介绍”为题目，载明“SHY99涂料由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种填加剂，经特种生产工艺加工而成的单组份新型冷换设备专用防腐涂料”的内容，并介绍了其具有的特点；第5份取得的网页内容在“关于天威”的栏目下载明“天威防腐还从事防腐涂料的研发、生产、销售，产品有SHY-99换热器管束防腐涂料”等内容。 原告通过可信时间戳认证及百度取证和北京国创鼎城司法鉴定所联合验证的形式所取得被告天威公司的网页内容可以相互印证，内容是一致的。 原告代理人徐和伟于2020年8月4日取得百度取证和北京国创鼎城司法鉴定所联合签发百度取证电子数据保全证书3份,截取被告天威公司网站网页3张，第1张网页在“防腐涂料”栏目下对天威公司的TW99防腐涂料进行了介绍，第2张网页在“天威概况”题目下载明天威公司的“防腐产品有TW99冷热换设备防腐涂料”等内容，第3张网页在“关于天威”栏目下载明“天威防腐还从事防腐涂料的研发、生产、销售，产品有TW99冷热换设备防腐涂料”等内容，证明在原告2020年8月4日取证时，被告天威公司的网站上已经没有与SHY99和SHY-99有关的宣传。 2019年4月6日，被告博德公司与被告天威公司签署《换热器管束防腐施工合同》，约定由被告天威公司为被告博德公司的8台换热器管束进行SHY-99涂层处理”，合同约定防腐部位及涂料材质为内防“SHY-99”，合同还约定选用“SHY-99”防腐涂料产品，并需要向被告博德公司提供相关证明资料。 被告天威公司分别于2019年4月17日、5月22日（该日分别出具了2份合格证、2份出厂检验报告）、6月24日、7月27日、8月27日、9月15日出具了7份合格证、7份冷换设备涂装产品出厂检验报告，7份合格证均载明涂装部位为内防，涂装类别为SHY-99，质量检测为合格，7份出厂检验报告均载明涂装部位为内防，涂料型号为SHY-99，各检验项目均为合格。 山东华仪工贸有限公司与中国化工建设总公司常州涂料化工研究院于2006年9月6日签订《技术开发合同书》，合同书约定的开发内容为冷换设备防腐蚀涂料的制备技术，要求剖析并仿制山东华仪工贸有限公司提供的"SHY-99"防腐蚀涂料，开发出的产品应与山东华仪工贸有限公司提供的牌号为"SHY-99"产品质量相当。 定作方被告博德公司与承揽方原告德齐公司于2019年2月27日签订承揽加工合同，约定合同内容为：换热器管束，专用SHY-99涂料防腐（按定作方的施工要求进行施工），防腐方式为内防SHY99；防腐单价为每平方米167元，标的额380927元；质量要求、技术标准为，SHY-99新型换热设备专用防腐涂料按照中石化防腐涂层质量管理规定和该涂料施工工艺要求进行施工及验收。2019年3月13日原告德齐公司向被告博德公司开具增值税发票4张，金额为380927元。 《齐鲁石油化工》2014年第42卷登载吴立军撰写的文章，题目为“高密度聚乙烯装置循环气冷却器腐蚀原因分析及防护”，在该文章中提到以下内容：防腐涂层材料采用了SHY99涂料，这种新型换热设备专用防腐涂料是由改性耐热、防蚀高分子合成树脂和耐热、耐蚀性、填料及特种填加剂，经特种生产工艺加工而成的。 《科技创新导报》2015年第18期登载邬耀飞撰写的文章，题目为“煤直接液化催化剂蒸发器空冷管束防腐技术探索”，在该文章中有两次提到“SHY99”防腐涂料，有九次提到“SHY-99”防腐涂料或涂料。 《石油化工腐蚀与防护》2012年第29卷登载任大同撰写的文章，题目为“涂料与牺牲阳极综合保护法在换热器上的应用”，在该文章中有四次提到“SHY-99”专用防腐涂料或涂料。 2018年12月19日被告中煤公司作为买方与山东美陵化工设备股份有限公司作为卖方签订物资采购合同，《DMTO联合装置800E2402反应气压缩机二段后冷器等9台换热器（管束）技术协议》及设计图纸作为该合同的附件，后该合同所涉业务转交被告博德公司实际履行。在合同附件技术协议卖方应向买方提供的设备及附属构件项下，载明相关设备需进行管内防腐，防腐涂层为“SHY-99”。 （案外人）河北鑫海化工集团有限公司与被告博德公司《10万吨/年轻烃回收装置工艺部分吸收塔一中回流水冷器》设计图纸（部分），在“防腐要求”一栏载明“换热管管内外SHY-99”。 中华人民共和国工业和信息化部于2018年7月4日发布、于2019年1月1日实施《中华人民共和国石油化工行业标准钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》（SH/T3540-2018），规范前言部分规定该规范由中国石油化工集团公司负责管理，由中国石油化工集团公司设备设计中心站负责日常管理，由中国石化工程建设有限公司负责具体技术内容的解释。规范4.9条规定涂料的选择应与冷换设备的操作工况、介质特性相适应，冷换管束常用涂料的选择见表4.9，表4.9规定了常用三种涂料，其中一种涂料牌号为SHY-99，该种涂料的性质为复合涂料，适用介质为冷换设备油和水侧的防腐阻垢。规范4.10条规定不同型号的涂料不得混合使用。 上海大通会幕新型节能材料有限公司2020年8月20日出具证明，证明内容为：该公司生产销售的DH22系列换热器专业防腐材料，符合中华人民共和国石油化工行业标准SH/T3540-2018《钢制冷换设备管束防腐涂层及涂装技术规范》产品属于涂料牌号为SHY-99类型。 济南市历城区公证处2019年8月22日开具的增值税发票，证明原告支付公证费用2000元。 原告与山东盛强律师事务所于2019年7月1日（2019）济律民（盛强）代字第（297）号委托代理合同，合同约定山东盛强律师事务接受原告的委托，指派徐和伟律师为原告与博德公司、天威公司、中煤公司侵害商标权纠纷一案的一审代理人，原告应向山东盛强律师事务交纳律师代理费20000元。

一、被告东营天威防腐工程有限公司于本判决生效之日起立即停止侵害原告山东德齐华仪防腐工程有限公司第8388607号“SHY99”注册商标专用权的行为； 二、被告东营天威防腐工程有限公司于本判决生效之日起10日内赔偿因侵犯原告山东德齐华仪防腐工程有限公司注册商标专用权给原告造成的损失60000元（含原告为制止侵权行为的合理开支）； 三、驳回原告山东德齐华仪防腐工程有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费10029元，由原告山东德齐华仪防腐工程有限公司负担4529元，被告东营天威防腐工程有限公司负担5500元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省高级人民法院。

审　判　长　　李焕亭 人民陪审员　　王　璐 人民陪审员　　巩秀香

法官助理宋福顺 书记员陈冬 书记员国莹莹